臺灣臺北地方法院民事判決 96年度訴字第1778號原 告 甲○○訴訟代理人 謝曜焜律師複代理人 吳俊達律師被 告 乙○○訴訟代理人 林發立律師
呂靜怡律師林翰緯律師上列當事人間，請求履行契約事件，本院於96年6月5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：
（一）被告於民國84年出資設立台北市私立大位元語文補習班，因擴大營業規模需求資金，乃邀原告及訴外人吳家樓、蔡莉芸入夥，四人於民國86年12月30日簽立合夥契約，契約有效存續期間至91年12月31日止，此有兩造簽立之大種子語文補習班隱名合夥契約書可憑。惟蔡莉芸於上開契約簽訂後不久，即因經營理念不同，決定不參與合夥，其原訂出資比例由原告承擔；吳家樓後來亦退出合夥關係，故大位元語文補習班成為「對外係被告獨資經營，對內係有原告為隱名合夥」之事業，且兩造各佔50％股份。嗣兩造又於86年4月3日簽訂大種子語文補習班隱名合夥契約，原告依約出資新台幣（下同）300萬元為隱名合夥人，被告依約出資300萬元為出名營業人，對外由被告以獨資方式經營，雙方並約定契約有效存續期間至91年12月31日止。隱名合夥補習班設立之後，兩造根據同一隱名合夥契約內容，陸續共同出資設立大種子語文補習班金華分校、大種子補習班和平分校（又稱師院分校），原台北市○○路○段○○號1樓之補習班則改稱「龍安分校」。嗣再以上開各分校之獲利盈餘轉投資設立大種子補習班新生分校、大種子補習班蘭雅分校、大種子補習班天母分校。迄今上述各大種子補習班所屬分校均為「對外係被告獨資經營，對內係有原告為隱名合夥」之事業，且兩造各佔50％股份。前開大種子補習班各分校設立後，將大位元語文補習班納入大種子補習班之體系，對外以「大種子語文補習班台大分校」名義經營。自87年迄92年止，除蘭雅分校及天母分校外，被告就其餘各分校每年均有分配盈餘予原告。詎94年1月間，被告突寄發存證信函向原告表示：雙方合夥關係已終止，欲安排協商後續問題，但始終未與原告實際聯絡協商「出資返還、利益分配事宜暨系爭商標使用權益」等事宜。
（二）兩造為經營上開語文補習班，曾向經濟部智慧財產局申請註冊如附件1所示之商標，依「大位元語文補習班合約書」、「大種子語文補習班合約書」（下稱系爭二契約）第三條之約定，系爭商標雖登記被告為商標專用權人，惟系爭商標專用權仍為兩造所共有。為此，原告爰依二造合夥契約第3條、商標法第32條第1項規定，請求被告依協同原告向經濟部智慧財產局申請將如附件1所示商標註冊事項之商標權人，變更登記為原告與被告二人。
（三）次按「各共有人按其應有部分，對於共有物之全部雖有使用收益之權。惟共有人對共有物之特定部分使用收益，仍須徵得他共有人全體之同意，非謂共有人得對共有物之全部或任何一部有自由使用收益之權利。如共有人不顧他共有人之利益，而就共有物之全部或一部任意使用收益，即屬侵害他共有人之權利。」，最高法院62年台上字第1803號著有判例，且「本節之規定，於所有權以外之財產權，由數人共有或公同共有者，準用之」，民法第831條定有明文。職是，商標專用權之共有人未得其他共有人之同意，而對共同之商標為使用收益，即屬侵害其他共有人之權利，故他共有人得依民法第831條準用民法第818條、民法第767條之規定排除該擅自使用商標之共有人之侵害。詎兩造合夥契約終止後，被告並未徵得原告同意，於龍安分校、金華分校、師院分校、新生分校、台大分校、蘭雅分校、天母分校仍繼續使用系爭商標，對外從事補習班招生，並將系爭商標使用於被告經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上，自已侵害原告關於系爭商標權共有之權利。原告自得依民法第831條準用民法第818條，及民法第767條規定請判命如訴之聲明第二項所示。
（四）締結系爭契約時，兩造即有移轉系爭商標權之合意：兩造締結系爭契約之時間與被告完成商標註冊登記之時間相近，可推知兩造於隱名合夥契約第3條約定「取得之註冊商標權，由雙方共有」之締約真意，係指「雙方為經營補習班業務所開發、創作之所有註冊商標」皆應由雙方共有，並未侷限於以「補習班名義登記」者始有共有問題。尤其，兩造系爭隱名契約第9條第3項旨在約定「補習班開發教材、教具」之智慧財產權歸屬，實與系爭商標權歸屬無涉，更不得援引推論兩造共有商標權以補習班名義登記者為限。至被告援引被證3，主張「補教業於註冊各該補習班之商標時，以『○○補習班』為商標權人之情形所在多有」，亦為其他個案情況，並不得比附援引執為解釋系爭隱名合夥契約第3條締約真意之論據。另原告之所以未積極審視被告是否辦理商標共有登記事宜，實係基於雙方合作之信任關係。正因為系爭註冊第90994號及第90993號兩商標，係被告早於84年5月23日及84年5月11日即已提出申請，兩造簽訂合夥契約時亦均「明知」上開兩商標正在註冊審定中，更因此才有合約第3條約定。質言之，正因為被告預料到「前已提出申請之上開二商標，如無意外，可望順利通過審定，完成註冊登記」，乃與原告在兩造合夥合約第3條特別明定「取得之註冊商標權，由雙方共有」。在雙方合夥契約之明文下，被告仍辯稱「自始無與原告共有系爭商標之意思」，實不足取。
（五）原告依約得主張享有系爭商標應有部分二分之一之權利：兩造合夥契約第3條約定內容，即為原告取得系爭商標權利二分之一之法律上原因。即使兩造合夥關係已終止，原告受有「系爭商標權利二分之一及登記名義」之利益，仍有雙方合約第3條約定作為其法律上原因。兩造合夥契約第3條可作為原告受有系爭商標權利之法律上原因一事，並不因兩造合夥關係終止而有所改變。兩造於締約當時既將系爭商標權獨立於其他合夥財產，特別約明「由雙方共有」，顯見兩造締約真意係將系爭商標權作不同處理。兩造已透過特約，將系爭商標權之歸屬，排除民法第702條規定之適用。縱日後兩造隱名合夥關係消滅，依民法第709條規定，原告應請求被告返還出資及給與應得之利益，亦與系爭商標權之歸屬無涉。且民法第702條並非強行規定，當事人自得另行特約，以滿足締約時之考量。依兩造系爭隱名合夥契約之文義，既將系爭商標權特別約定，獨立於其他合夥財產處理，載明「由兩造共有」，已顯見締約當時，基於雙方出資利益考量，有由原告同時取得系爭商標權二分之一之必要。如此解釋，不但無違民法第71條規定，亦與符合締約目的相符。綜上，原告關於系爭合夥契約第3條之主張及解釋，並非錯誤解釋，更無違民法及商標法之規定，且原告請求之利益依前揭說明，自合法有據。
（六）被告不得使用系爭商標，原告得依法請求排除被告之侵害：兩造於締結隱名合夥契約書時，已明確達成移轉系爭商標權應有部分二分之一之合意，原告亦於締約時取得系爭商標權二分之一應有部分。蓋商標專用權，係以登記為對抗要件，而非以登記為取得商標專用權之要件，是以登記縱有無效之原因，仍不影響實體上商標專用權之歸屬。本件被告固遲未依約履行其「辦理商標登記事項變更登記」之義務，惟依兩造隱名合夥契約書第3條約定：「補習班定名為…取得之註冊商標權，由雙方共有」之內容可知：兩造於締約當時，已明確達成移轉「系爭商標權應有部分二分之一」之合意，是商標登記事項上雖未依循商標法第35條完成變更登記，然此點實無礙原告於締約當時業已取得系爭商標權之二分之一應有部分。被告於系爭隱名合夥關係結束後，仍繼續使用系爭商標，已侵害原告關於系爭商標權之共有權利，原告依民法第831條準用民法第818條、第767條之規定，請求排除被告之侵害，實非無據。
（五）爰聲明：⒈被告應協同原告向經濟部智慧財產局申請將如附件1所示商標註冊事項中之商標權人，變更登記為原告與被告二人。⒉被告不得將如附件1所示之商標，使用於被告所經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上。
二、被告則以：
（一）系爭商標由被告創造並登記：系爭商標中，註冊第90994號「大位元」商標、第90993號「Big Byte」商標，分別由被告於84年5月23日、84年5月11日申請註冊，然原告既自承兩造係遲至「86年」4月3日、「86年」12月30日始簽立系爭二契約，顯見兩造絕無所謂為經營系爭補習班而向經濟部智慧財產局申請註冊系爭商標之情事，原告更無從依約對於註冊第90994號、90993 號商標主張任何權利。
實則，系爭商標全部均係被告之創意發想，亦由被告自行付費申請完成登記並經營維護。且兩造合夥契約第9條第3項既已明白約定「雙方因執行補習班事務所共同開發、創造之智慧財產，歸屬補習班共同擁有、不得私用。」則同一契約之第三條所稱「取得之註冊商標權，由雙方共有」自應同為解釋，即雙方因執行補習班事務所共同開發、創造以補習班名義登記之註冊商標權才由雙方共有，否則豈非矛盾？系爭註冊第90994號「大位元」商標、第90993號「Big Byte」商標既為被告所獨創，並非兩造所共同開發創造者，自無應共有問題。
（二）兩造締結系爭契約時，並無移轉系爭商標權之合意：原告明知系爭二契約訂有期限，原告締約之目的，當然僅在「分受營業所生之利益」，當事人間不可能有將商標登記為共有之意思，原告於立約時，亦從無此意。此觀訴外人吳家樓、蔡莉芸先後退出隱名合夥時，從未請求被告移轉商標登記，可證明兩造並無將系爭商標移轉為共有之合意。系爭隱名合夥契約第3條「取得之註冊商標權，由雙方共有」之真意乃：「日後以『台北市私立大種子語文短期補習班』或『台北市私立大位元短期補習班』之名義，向經濟部智慧財產局取得之商標，各締約者於隱名合夥關係存續中均有使用之權利。」此觀系爭二契約之第9條第3項均約定「雙方因執行補習班事務所共同開發、創作之智慧財產權，歸屬補習班共同擁有，不得私有。」可證。而系爭商標既非以補習班名義註冊登記，且為被告自創，兩造就系爭商標自無移轉之合意。
（三）原告不得享有系爭商標應有部分二分之一之權利：隱名合夥人既僅於其出資限度內對於合夥事務負有限之責任，且於隱名合夥關係中，所有「供經營合夥事業之用」之財產，又為隱名合夥之出名營業人所「單獨所有」，是原告自不得對於合夥財產主張享有共有之權利。而原告嗣後雖改稱「系爭商標依兩造合夥契約書第3條兩造所分別共有」、「系爭商標權獨立於其他合夥財產」云云，亦不符民法「隱名合夥」及商標法相關規定。按系爭契約既屬「隱名合夥契約」，若原告僅以系爭契約第3條後段載有：「取得之註冊商標權，由雙方共有。」即自行斷章取義，將此強解為兩造有「分別共有」系爭商標之合意，則此解釋與民法第702、第703條之規定不符，亦與隱名合夥制度之精神有違。本件各締約者簽訂系爭契約之目的，乃規範「系爭隱名合夥事業所生之各項事務」，對各該條款之解釋，自不能外於此締約目的而斷章取義。由於補教業於註冊各該補習班之商標時，以「○○補習班」為商標權人之情形在所多有，各締約者當時乃以系爭契約第3條約定「日後以『台北市私立大種子語文短期補習班』或『台北市私立大位元短期補習班』之名義，向經濟部智慧財產局取得之商標，各締約者於隱名合夥關係存續中均有使用之權利」已甚明確。基此，原告就該條款故為錯誤之解釋，以圖獲取不當之利益，自為法所不許。
（四）原告主張被告不得使用系爭商標，於法無據：我國商標法採註冊保護主義，欲取得商標權需依法申請註冊登記。而系爭商標係由被告向主管機關申請登記，復無商標法上所定不得註冊事由，從而取得之商標權依法自屬被告所有。原告既未依商標法登記為系爭商標之商標權人，無權主張被告不得使用系爭商標。商標權共有之性質與一般民法共有性質不同，共有人間約定的共有態樣亦與其他權利不同，是遑論原告非共有人，縱原告業已登記為共有人，亦無由準用民法第831條之規定禁止他共有人使用系爭商標。
（五）並聲明：原告之訴駁回。
三、不爭執事項：
（一）兩造於86年4月3日簽訂「大種子語文補習班隱名合夥契約」。
（二）兩造於86年12月30日與訴外人吳家樓、蔡莉芸簽訂「大位元語文補習班隱名合夥契約」，嗣訴外人吳家樓及蔡莉芸已分別於系爭合夥關係存續中退夥。
（三）「大位元語文補習班隱名合夥合約」、「大種子語文補習班隱名合夥合約」有效存續至91年12月31日。
（四）被告為系爭商標註冊登記之商標權人。
四、得心證之理由：本件依二造之主張及陳述，本件應審酌之爭點厥為：（一）二造簽訂系爭隱名合夥契約時，是否有移轉系爭商標權之合意？（二）原告主張被告不得使用系爭商標，有無理由？茲分別審酌論斷如下：
（一）二造簽訂系爭隱名合夥契約時，是否有移轉系爭商標權之合意？原告主張二造隱名合夥契約第3條約定：「取得之註冊商標權，由雙方共有」之締約真意，係指「雙方為經營補習班業務所開發、創作之所有註冊商標，不僅包括已完成之註冊第90994、90993號商標權利，亦包括將來合夥關係中所設計之商標權利（註冊第192788號及註冊第0000000號），且雙方當時締約之真意未侷限於「補習班名義登記」者始有共有問題」，是被告於締約當時已確有將取得註冊商標權之應有部分二分之一讓與原告之意思等語。被告則否認有讓與商標權之意思，辯稱系爭商標中，註冊第9099
4、90993號商標之申請日期為84年5月23日、84年5 月11日，早於二造合夥契約簽訂前，顯見二造絕無為經營系爭補習班而申請系爭商標之情事；依系爭隱名合夥契約第3條、第9條第3項之文義可知，被告與各合夥人之真意乃：
「日後以台北市私立大種子語文短期補習班或台北市大位元短期補習班之名義，向經濟部智慧財產局取得之商標，各締約者於隱名合夥關係存續中有使用之權利」等語。經查：
（1）系爭隱名合夥契約書第3條約定：「1、補習班定名為台北市私立大位元短期補習班（另一份為台北市私立大種子語文短期補習班）。取得之註冊商標權，由雙方共有」，依前後文觀之，系爭條文之標題為補習班之設立，被告辯稱取得之註冊商標權，由雙方共有，乃指以補習班之名義取得之註冊商標權，由雙方共有，被告所辯與系爭條文之記載並無不符，原告遽依條文後段之記載，主張被告有讓與以被告名義登記之商標權，即有疑義。
（2）次查，系爭註冊第00000000、00000000號註冊商標，分別於84年5月23日、84年5月11日即以被告個人名義提出申請，而於86年4月3日、86年12月30日二造簽訂系爭隱名合夥契約時，應為二造所明知，而二造系爭二份隱名合夥契約內並無變更商標權名義人之相關約定，反於隱名合夥契約書第9條約定：「雙方因執行補習班事務所共同開發、創作之智慧財產，歸屬補習班共同擁有、不得私用」，益證被告所辯取得之註冊商標權，由雙方共有，乃指以補習班名義取得之註冊商標權，符合雙方之真意；若果如原告所稱二造於簽訂系爭隱名合夥契約時有移轉系爭被告個人名義商標權之合意，何以於系爭隱名合夥契約內未為有關變更登記或移轉登記之約定？原告雖稱基於雙方合作之信任關係，為求合夥整體之和諧及合夥事業經營之穩定，連同原告在內之各隱名合夥人並未積極審視「被告是否依約辦理系爭商標權共有登記事宜」，惟若係二造已有合意約定，原告請求被告辦理變更登記，並不影響雙方之信任關係及和諧，原告於隱名合夥期間不主張有商標權，反於隱名合夥契約終止後始請求，均有常情不符。是原告主張二造簽訂系爭隱名合夥契約時，被告有將系爭附件所示以被告個人名義登記之商標權讓與原告之意思，尚難採信。
（3）復查，系爭二份隱名合夥契約，86年4月3日該份係由原告與被告二造簽訂，86年12月30日該份係由原告、被告與訴外人吳家樓、蔡莉芸共同簽訂，而二份契約書之第3條之文字大致相同，且於第1項後段均約定：「取得之註冊商標權，由雙方共有」，若果如原告主張上開「取得註冊商標權，由雙方共有」，係指被告以自己名義申請之註冊商標，且於雙方約定時即取得權利，不因合夥關係存在與否而受影響，則系爭附件所示之註冊商標之權利亦應由訴外人吳家樓、蔡莉芸擁有共有權，不得僅由原告及被告共有，原告主張其擁有應有部分二分之一之商標權，亦與二造86年12月30日簽訂之隱名合夥契約書簽訂之人數不符，足認原告之主張顯難採信。
（4）復按稱隱名合夥者，謂當事人約定，一方對於他方所經營之事業出資，而分受其因營業所生之利益，及分擔其所生損失之契約；又隱名合夥人之出資，其財產權移屬於出名營業人，民法第700條、第702條分別訂有明文；又隱名合夥係為出名營業之人而出資，並不協同營業，與普通合夥由夥員共同出資，以經營共同之事業者，顯有區別，最高法院18年上字第1722號判例參照。而二造隱名合夥契約第二條第2項亦明白約定：「出名合夥人及隱名合夥人僅就出資之限度內，分擔補習班所生損失」；依上開隱名合夥之相關規定及二造之約定，原告為隱名合夥人，僅負責出資，並分受營業利益及分擔營業損失，若果如原告主張被告有讓與系爭附件所示商標權之意思，二造何以約定原告為隱名合夥人？原告既擔任隱名合夥人，即表示原告僅對於被告所經營事業之出資，是原告主張其取得系爭以被告個人名義註冊之商標權應有部分二分之一，與隱名合夥之相關規定及二造之約定亦顯有不合。
（4）依上開說明，本院認被告所辯系爭合夥契約第3條後段：取得之註冊商標權，由雙方共有，乃指以補習班名義取得之註冊商標權，由雙方共有，較屬可採。從而，原告主張依二造隱名合夥契約第3條之約定，其已取得系爭如附件所示以被告個人名義登記之商標權應有部分二分之一，並要求被告協同辦理商標變更登記，應認為無理由，應予駁回。
（二）原告主張被告不得使用系爭商標，有無理由？原告主張二造於締結系爭隱名合夥契約時，已達成移轉系爭商標權應有部分二分之一之合意，原告於締約時取得系爭商標權之二分之一應有部分，被告於合夥關係結束後仍繼續使用系爭商標權之行為，已侵害原告關於商標之共有權利，原告自得請求排除被告之侵害等語。惟查，本院認二造於簽訂系爭隱名合夥契約時，並無移轉系爭商標權之合意，被告並未取得系爭如附件所示註冊商標應有部分二分之一，已如前述，從而原告以商標共有權人進而請求被告不得將如附件1所示之商標，使用於被告所經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上，亦無理由，併予駁回。
五、綜上所述，原告主張其取得系爭附件1所示之商標權應有部分二分之一並不可採，從而，原告請求：⒈被告應協同原告向經濟部智慧財產局申請將如附件1所示商標註冊事項中之商標權人，變更登記為原告與被告二人。⒉被告不得將如附件1所示之商標，使用於被告所經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，二造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經審酌後認與判決結果無影響，爰不一一論述，附此敘明。
七、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 6 月 21 日
民事第二庭 法 官 吳淑惠以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 96 年 6 月 22 日
書記官 蔡凱如