臺灣臺北地方法院民事判決 97年度智字第25號原 告 尚立國際股份有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 宋錦武律師被 告 乙○○上列當事人間因被告違反商標法案件，經原告提起刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來，本院於中華民國97年6月17日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告應給付原告新台幣壹佰肆拾柒萬捌仟伍佰柒拾伍元，及自民國九十七年六月十一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告應負擔費用，將本院九十六年度易字第二六五九號之刑事判決書主文及事實欄，暨本件民事最後事實審判決書主文欄，以新聞字體第五號登載於蘋果日報、中國時報及自由時報等新聞紙第一版各一日。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔十分之一，餘由原告負擔。
本判決第一項，於原告以新台幣伍拾萬元為被告供擔保後，得假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
甲、程序方面按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但有下列各款情形之一者，不在此限：㈠被告同意者。㈢擴張或減縮應受判決事項之聲明，民事訴訟法第255條第1項第1款、第3款定有明文。本件原告訴之聲明原請求：「㈠被告應給付原告新台幣（下同）1,382萬5,000元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡被告應負擔費用，將鈞院96年度易字第2659號之刑事判決內容全文以新聞字體第五號登載於蘋果日報、中國時報及自由時報等新聞紙第一版各一日」，嗣於民國（下同）97年6月9日變更聲明為：「「㈠被告應給付原告1,382萬5,000元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈡被告應負擔費用，將本院96年度易字第2659號之刑事判決書主文及事實欄，暨本件民事最後事實審判決書主文欄，以新聞字體第五號登載於蘋果日報、中國時報及自由時報等新聞紙第一版各一日。」，核原告訴之變更、追加與上開規定相符，應予准許，合先敘明。
乙、實體方面
一、原告起訴主張：㈠被告明知註冊第730178號之「PORTER及圖」商標，經原告取
得商標專用權，指定使用於書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、錢包、背包、腰包、皮箱、背袋、購物袋、鑰匙包、化粧袋、手提包等商品，現仍在商標專用期間，竟未經原告同意，與訴外人黃國網、劉威志等人自大陸地區輸入附有仿冒「PORTER」商標之商品，再以每件700元至950元不等之價格，販售予不特定之人牟利，嗣經警查獲小型側背包135件、中型側背包180件、大型側背包44件、中型肩背包100件、大型肩背包55件、公事包135件、大型購物袋18件、後背包4件、小包夾1,000件等，共九種商品，爰依商標法第63條第1項前段、第1項第3款規定，請求被告以零售單價之1,500倍賠償原告1,282萬5,000元（950×9種×1,500倍＝12,825,000）；又原告業務上之信譽因被告販賣仿品之行為而受損，爰依同法第63條第3項規定請求被告賠償信譽損害100萬元；並依同法第64條規定請求被告負擔費用將判決書登報，並聲明：「⑴被告應給付原告新台幣1,382萬5,000元，及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。⑵被告應負擔費用，將本院96年度易字第2659號之刑事判決書主文及事實欄，暨本件民事最後事實審判決書
主文欄，以新聞字體第五號登載於蘋果日報、中國時報及自由時報等新聞紙第一版各一日。⑶原告就第一項及第二項之聲明願供擔保，請准宣告假執行。」。
㈡對被告抗辯所為之陳述：
⑴原告註冊第730178號商標文字圖樣早已於85年10月1日取
得我國之註冊登記，並陸續核准延展專用期限，雖上開商標圖樣遭日商吉田公司申請評定，然經智慧財產局、經濟部及台北高等行政法院審理後，均審認評定不成立、訴願駁回及上訴駁回之判決，且日商吉田公司亦已於97年1月4日向最高行政法院撤回與本件有關之商標訴訟及爭議程序，而訴外人祥記實業股份有限公司（下稱祥記公司）與日商吉田公司間之契約關係為技術合作關係，日商吉田公司同意由祥記公司註冊系爭商標並取得商標權利，原告自祥記公司受讓「PORTER」系列商標後，即為該商標之所有權人，日商吉田公司即應受原告商標權之效力所拘束，是以被告主張原告並未享有商標權云云，並不足採。至最高行政法院96年度判字第809號判決係指「祥記公司於契約終止後不再享有申請註冊之權利」，惟並未否定「協議書有效期間內，因其同意註冊並經我國智慧財產局核准系爭商標註冊後，所取得商標權效力之PORTER系列商標 （包含本件系爭商標）」，是被告辯稱原告未擁有商標權云云，實屬無稽。
⑵查原告註冊第730178號「PORTER及圖」商標與被告所販賣
仿冒商品上之商標觀之，均係將商標置於商品下方，其「PORTER」字樣置於整體商標中央，以消費者寓目第一印象即為「PORTER」文字，再就其上揭商標之主要部分即「PORTER」文字，以異時異地，隔離觀察看來，不僅「PORTER」文字之排列方式、順序、字型及讀音完全相同，其外觀上之實際使用設色亦均以反白方式標示於為黑包矩形商標中，實足以引起混同誤認之虞，故被告確實有侵害所有之商標權無疑。
二、被告則以下列等語置辯：⑴原告所註冊之第730178號「PORTER及圖」商標，經訴外人
日商吉田公司提出異議後，經濟部智財局以92年8月27日中台異字第90365號商標異議審定書撤銷之，原告不服提起行政訴訟，亦經最高法院96年度判字第809號判決原告敗訴確定，是以原告於92年8月27日後已無商標權。且原告所註冊之商標與訴外人日商吉田公司之商標訴訟多年，嗣於96年11月21日與日商吉田公司與日商達成合作關係，由此可證明96年11月21日前原告並未真正擁有商標權。
⑵此外，被告所仿冒之商標乃訴外人日商吉田公司之商標，
與系爭商標並不相同，被告所仿冒之商標雖有致消費者混淆之虞，然被告主觀上所販售之商品為仿冒日商吉田公司所有之商標，並非原告所有之商標，是以受有損害者應為日商吉田公司而非原告，被告實無侵害原告商標權之故意或過失可言。況日商吉田公司之商標已經有70年歷史，被告得依商標法第30條規定主張善意先使用。
⑶並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。
三、不爭執事項：㈠註冊第00000000號「PORTER及圖」商標文字圖樣於85年10月
1日由訴外人祥記公司登記取得商標專用權，嗣移轉登記予原告所有，並陸續核准延展專用期限至105年6月1日止。㈡被告乙○○與訴外人黃國網、劉威志等人，自大陸地區輸入
未經授權印有「PORTER」商標之商品進入臺灣地區後，以每件700元至950元不等之價格販售予他人牟利，嗣經警查獲小型側背包135件、中型側背包180件、大型側背包44件、中型肩背包100件、大型肩背包55件、公事包135件、大型購物袋18件、後背包4件、小包夾1,000件。
㈢訴外人黃國網、劉威志二人，於偵查中已與原告和解，而獲
檢察官不起訴處分在案。因被告則因上開違反商標法犯行經本院刑事庭以96年度易字第2659號判決被告有期徒刑6月、減為有期徒刑3月，如易科罰金以1,000元折算一日確定。
四、得心證理由：本件原告主張被告侵害其商標權，但為被告所否認，並以前詞置辯，是以本件之爭點在於：㈠原告是否有合法之商標權（即註冊第730178號商標）存在？㈡被告是否侵害原告商標權？㈢本件損害賠償額以多少為適當？㈣原告請求被告負擔費用將判決書登報，是否有理由？茲分述如下：
㈠原告是否有合法之商標權（即註冊第730178號商標）存在？
⑴按商標權除有商標法第39條當然消滅事由，或有法定原因
遭撤銷或廢止外，經註冊後非任何人所得否認其效力。查本件註冊第730178號「PORTER及圖」商標於85年10月1日由訴外人祥記公司登記取得商標專用權，嗣移轉登記予原告所有，並陸續核准延展專用期限至105年6月1日止等情，有商標註冊證附卷可參（見本院卷第74至第75頁），雖日商吉田公司就上開商標申請評定，然業經智慧財產局評定申請不成立（見本院卷第76頁），經日商吉田公司訴願及提起行政訴訟後，亦經經濟部以經訴字第09506161040號駁回訴願（見本院卷第79頁），及台北高等行政法院以95年度訴字第1045號駁回日商吉田公司之訴，雖日商吉田公司不服該判決提起上訴，惟業於97年1月4日撤回上訴等情，有上開商標評定書、訴願決定書、行政法院判決書及撤回通知書附卷可參，揆諸上開說明，原告所享有之註冊第730178號「PORTER及圖」商標，既未經撤銷或廢止，且陸續核准延展專用期限，則原告即享有合法之商標權。
⑵被告雖以最高法院96年度判字第809號判決主張原告於92
年8月27日後已無商標權云云，然最高法院96年度判字第809號判決事實為原告於90年12月24日以「PORTER」商標作為其註冊第730178號商標之聯合商標，經智財局核准列為審定第0000000號聯合商標，日商吉田公司以該聯合商標有異議審定時商標法第37條第7款及第14款事由，對之提出異議，經濟部智慧財產局以92年8月27日中台異字第920365號商標異議審定書為上開聯合商標之審定應予撤銷之處分，日商吉田公司不服循序提起行政訴訟，經台灣高等行政法院93年度訴字第1877號判決認：「... 系爭聯合商標圖樣近似於參加人（即日商吉田公司）著名之據以異議商標，有致公眾混淆誤認之虞，已如前述，依本件異議審定時商標法第37條第7款但書之規定，系爭聯合商標如欲申請註冊，自應取得據以異議商標之所有人或授權人之同意。是上訴人（即原告）主張其合法受讓祥記公司所有之「PORTER」系列商標權利，自得依法行使法律賦與商標權人之權利，以申請系爭聯合商標，無庸再取得參加人之同意云云，自非可採。」、「上訴人另主張系爭聯合商標之註冊，實質上已得參加人之同意云云，無非以祥記公司與參加人間所簽訂之4份協議書暨上訴人與祥記公司間所簽訂之商標讓與契約為據。惟查... 上開協議書之性質究為合作契約或授權契約，上訴人與參加人各有不同之主張，並舉不同之理由支持其說，惟不論該協議書之性質為何，其明白載有「PORTER」系列商品，吉田公司同意祥記公司自西元1989年起製造、行銷，並同意祥記公司在我國申請註冊，而祥記公司則應每年支付約定之權利金等約定，此為雙方所不爭。嗣祥記公司於西元2001年4月4日發函通知參加人，於收受通知後1個月終止上開契約，並停止給付參加人權利金，此亦為雙方所不爭執。是於上開協議書有效期間內，祥記公司就「PORTER」系列商標固有申請註冊之權利，但於契約終止後，祥記公司即不再享有此權利，遑論嗣後受讓祥記公司權利之上訴人。茲上訴人於90年12月24日申請系爭聯合商標之註冊，已在祥記公司與參加人所訂上開協議書終止（西元2001年5月）之後，顯難謂已取得參加人或其授權人之同意，上訴人之上開主張，亦非可採。」為由，駁回日商吉田公司之訴，日商吉田公司再提起上訴，經最高法院96年度判字第809號判決以「據以異議之『PORTER』、『YOSHIDA & COMPANY PORTER TOK
YO JAPAN及圖』等商標係參加人首先使用於背包、皮包、手提袋等商品上之標誌，早於西元1977年起即陸續於日本申准註冊... 堪認據以異議商標所表彰之商譽於系爭聯合商標申請註冊前，應已為背包、手提袋等商品相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，又查系爭聯合商標係指定使用於皮革和人造皮革、旅行袋、旅行箱、帆布背包、手提包、皮夾、傘、手杖等商品註冊，與據以異議商標之背包、手提袋等服飾配件又具有關聯性，客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與參加人產生混淆誤認之虞，是系爭聯合商標之申請註冊，自有異議審定時商標法第37條第7款規定不得申請註冊之情形，被上訴人為系爭聯合商標之審定應予撤銷，訴願決定予以維持，均無不合，原審併予維持，並駁回上訴人在原審之訴，經核於法尚無違誤。」（見本院卷第108頁以下），足見遭撤銷者為原告於90年12月24日聲請註冊之審定第0000000號聯合商標，而非原告自祥記公司受讓而來之註冊第730178號商標，是以原告於日商吉田公司與祥記公司之契約終止後，固然必須再得到日商吉田公司之同意，始得以「PORTER 」聲請註冊商標，惟祥記公司於契約有效期間內基於日商吉田公司之同意所聲請註冊取得之第730178號商標權，並不因契約終止而受影響，是被告以最高法院96年度判字第809號判決辯稱原告無商標權，亦屬無據。
㈡被告是否侵害原告商標權？
⑴按除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之
同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。有未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權。商標法第29條第2項、第61條第2項定有明文。查被告販賣之商品所使用之商標為「PORTER」、「YOSHIDA & COMPANYPORTER TOKYO JAPAN」（見本院卷第11頁），與原告註冊第730178號「PORTER及圖」商標相較，二者均有相同之外文「PORTER」，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。再者，被告將該近似商標使用於背包、公事包、購物袋等，與原告註冊第730178號「PORTER及圖」指定使用於背包、手提袋、旅行袋、皮包、購物袋等，兩者商品相同，客觀上自有使消費者產生混淆誤認之虞，揆諸上開說明自屬侵害原告商標權。
⑵被告雖辯稱其所侵害者為日商吉田公司之商標權云云，然
日商吉田公司之「YOSHIDA &COMPANY PORTER TOKYO JAPAN
」商標並未在我國註冊，而依商標屬地主義特性，被告所使用之商標既近似於我國註冊之商標，即構成對我國商標權之侵害。至被告又主張其有商標法第30條善意先使用之適用，然被告自承：其所販賣者並非日本之水貨，而是向大陸買的，其購買時有詢問來源，廠商說是工廠外流的貨等語（見本院卷第155頁背面至第156頁），復參酌原告所販賣之商品購入價格為435元至560元，與日本正品價格為上萬元以上等情觀之，足認被告所販賣者為仿冒商品而非日商吉田公司之正品，自無從依商標法第30條第1項第3款規定主張不受原告商標權之拘束。
㈢本件損害賠償額以多少為適當？
⑴按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得
請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價500倍至1,500倍之金額。但所查獲商品超過1,500件時，以其總價定賠償金額。商標法第61條、第63條第1項第3款分別定有明文。查本件所查獲之仿冒商品有小型側背包135件、中型側背包180件、大型側背包44 件、中型肩背包100件、大型肩背包55件、公事包135件、大型購物袋18件、後背包4件、小包夾1,000件等，共計1,671件，依上開規定應以查獲侵害商標權商品之總價定其賠償額，而上開商品售價為每件700元至950元不等，取平均數應以825元計算，是以其總價共為137萬8,575元（825×1,671＝1,378,575），⑵次按，商標法第63條第3項之規定，商標專用權人之業務
上信譽因侵害致減損時，並得另請求相當之賠償。查被告販售之商品因係仿品售價低廉、材質粗糙，易使一般消費者對原告之品牌產生不佳之印象，勢必造成原告商譽之損害，爰審酌被告侵權態樣及情節，本院認被告應賠償原告商譽損失10萬元，原告逾此部分請求，即屬無據。
⑶綜上，原告因商標權受侵害，得請求被告賠償147萬8,575
元（計算式：1,378,575＋100,000＝1,478,575），逾此範圍之請求無理由，應予駁回。
㈣原告請求被告負擔費用將判決書登報，是否有理由？
按商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，商標法第64條定有明文。本件被告侵害原告之商標權，已如前述，且被告所販售之商品數量甚鉅，對原告造成之侵害難謂不大，從而，原告請求被告應負擔費用，將刑事判決書主文及事實欄，暨本件民事最後事實審判決書主文欄，以新聞字體第五號登載於蘋果日報、中國時報及自由時報等新聞紙第一版各一日，為回復信用之必要方法，應予准許。
五、綜上所述，被告確實有侵害原告商標權之行為，從而原告依據侵權行為之法律關係，請求被告賠償147萬8,575元，及自97年6月9日書狀送達被告翌日起，即97年6月11日起，至清償日止，按年息百分之5計算之利息，及將刑事判決書主文及事實欄，暨本件民事最後事實審判決書主文欄，以新聞字體第五號登載於蘋果日報、中國時報及自由時報等新聞紙第一版各一日，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。
六、因本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
七、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，經核主文第一項原告勝訴部分，於法並無不合，爰酌定相當擔保金額准許之，至
主文第二項部分不適合假執行，又原告敗訴部分，其假執行之聲請失所依據，均併予駁回。
八、結論：原告之訴為一部有理由、一部無理由，依民事訴訟法第79條、第390條第2項，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 6 月 30 日
民事第五庭 法 官 蔡如琪以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 97 年 6 月 30 日
書記官 林孔華