臺灣臺北地方法院民事判決 99年度智字第4號原 告 亞周服飾有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 連耀霖律師被 告 青韋國際有限公司法定代理人 甲○○上列當事人間損害賠償事件，本院於九十九年七月十五日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：兩造於民國93年4月1日簽訂授權合約書（下稱系爭合約），約定被告將其所有註冊號數第864408及868475號商標（下稱「DUCK」及「鴨子圖」商標，如附圖一及二）授權原告使用，期間自93年3月1日起至95年3月1日止，授權金為新臺幣（下同）80萬元，兩造並向經濟部智慧財產局辦理授權登記。依系爭合約第10條：「本約期滿，乙方（按指原告，下同）欲續約時享有優先權利，為期3年，起始日為3月1日，乙方並應於本約期滿前1年內以書面提出續約請求，未提出者，則喪失續約優先權；如為續約時，甲方（按指被告，下同）可依當時情況將權利金調升5％至10％」之約定，原告於95年1月18日以存證信函向被告表示願續約3年，請被告擇期簽訂授權合約書，並配合辦理商標授權登記，竟為被告所拒。原告訴請被告續約，經本院95年度智字第31號判決被告應按附件之授權合約自95年3月1日至98年2月28日與原告為締約之意思表示，授權金則提高至132萬元，該事件因兩造均未上訴而確定。被告明知如附圖三所示註冊號數00000000號商標與附圖一、二之註冊商標構成近似，乃向智慧財產局提出異議，經智慧財產局審定第00000000號註冊商標與附圖一、二之註冊商標近似，而於91年3月19日撤銷第00000000號「EDUCK及圖」商標之審定，被告竟於撤銷附圖三之註冊商標後，於93年間將附圖三之圖案，授權訴外人陳秋方、劉純美使用，依兩造授權合約書第5條約定：「未經乙方同意，甲方不得將本約註冊商標『DUCK』及『鴨子圖』自行製造或再授權乙方以外之其他第三人，否則甲方應將乙方所造之產品及產品附件附料依乙方批發價全數買回，並將所收權利金權數返還乙方。」被告違反授權契約之約定，於附圖一、二註冊商標使用期間，復將附圖三之商標授權第三人使用，被告依約應將原告已繳付之權利金計212萬元返還。為此依據兩造授權契約之法律關係請求，並聲明：㈠被告應給付原告212萬元及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則抗辯稱：㈠被告授權與訴外人陳秋方、劉美純使用之商標為第0000000
號「eDUCK」及第0000000號「鴨子圖」（下合稱「eDUCK及圖」商標），與授與原告之商標為不同標的，非授權合約書規定授權應得原告同意者：被告生產銷售之「DUCK」及「鴨子圖」系列商標有18件商標，均已分別向我國經濟部智慧財產局註冊並申請商標在案。附圖三為商標編號00000000號，原為訴外人馬立華所有，被告以該商標與被告商標近似，向智慧財產局提出異議，經智慧財產局撤銷註冊，並於93年7月16日公告。被告遂於其後將該商標之「eDUCK」及「鴨子圖」分開，重新申請註冊，註冊號為第0000000號、第0000000號，並於93年9月27日將重新註冊商標授權與訴外人陳秋方、劉美純使用。被告依兩造契約僅需要將第884408號「鴨子圖」及第868475號「DUCK」與原告使用即可，而授權與訴外人之第0000000號「eDUCK」及第0000000號「鴨子圖」與契約授權部份為不同標的，自無須經原告同意。
㈡被告於97年4月11日將註冊商標第884408號「鴨子圖」及第
868475號「DUCK」移轉與原告後，原告為前述商標權人，授權契約效力歸於消滅，且原告於簽訂移轉合約時，已知悉並同意系爭授權契約存在，並以該授權契約作為移轉合約附件（見智慧財產法院98年度民商訴字第8號判決），自無從再依系爭契約主張被告違約授權。
㈢聲明：原告之訴駁回。
三、兩造不爭執之事項：㈠兩造於93年4月1日簽訂系爭合約，約定被告將其所有「DUCK
」及「鴨子圖」授權原告使用於男性服飾之生產，並於台灣地區之百貨公司銷售，期間自93年3月1日起至95年3月1日止，授權金為80萬元，兩造並向經濟部智慧財產局辦理授權登記。
㈡依系爭合約第10條「本約期滿，乙方欲續約時享有優先權利
，為期3年，起始日為3月1日，乙方並應於本約期滿前1年內以書面提出續約請求，未提出者，則喪失續約優先權；如為續約時，甲方可依當時情況將權利金調升5％至10％」之約定，原告於95年1月18日以存證信函向被告表示願續約3年，為被告所拒。原告訴請被告續約，經本院95年度智字第31號判決被告應按附件之授權合約自95年3月1日至98年2月28日與原告為締約之意思表示，授權金則提高至132萬元，該事件因兩造均未上訴而確定。
㈢附圖三「eDUCK及圖」商標與附圖一、二「DUCK」及「鴨子
圖」之註冊商標構成近似，經被告向智慧財產局提出異議，經智慧財產局審定附圖三商標與附圖一、二之註冊商標近似，而撤銷「eDUCK及圖」商標之審定及註冊。
㈣前開「eDUCK及圖」商標撤銷註冊後，被告將該商標之「
eDUCK」及「鴨子圖」分開，重新申請註冊，註冊號為第0000000號、第0000000號，並於93年9月27日將重新註冊商標授權與訴外人陳秋方、劉美純使用於襯衫等男性休閒服飾，並僅得在台灣地區各小賣店銷售，不得在百貨公司設櫃銷售。㈤被告於97年4月11日將「DUCK」、「鴨子圖」、「eDUCK及圖
」等系列商標移轉與原告，原告取得商標權人地位。被告授權與第三人陳秋方、劉美純之「eDUCK及圖」商標授權契約為兩造移轉合約附件。
四、得心證之理由：㈠按「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或
一部，授權他人使用其商標」，商標法第33條第1項定有明文。所謂商標授權，是指商標權人將其註冊之商標使用於經註冊指定之商品或服務之權利全部或一部授予被授權人實施。在授權契約之情形，由於授權人並未將其權利地位全部移轉讓與他人，而只是將自己之權利中之實施權交由他人行使，自己仍保有商標權人之地位，日後仍有回復成為完整權利人之可能性，如果嗣後被授權人取得授權之原因消滅（如授權期間屆滿），商標權人之商標權即自動回復完整之權利狀態，而毋待被授權人為一返還權利之行為。此外，商標權人非不得以指定商品或服務種類、期間、地域、通路等為區隔而分別授權數人，實則兩造簽署之系爭合約第1條亦約明，被告將「DUCK」及「鴨子圖」商標授權原告使用於男性服飾之生產，並於台灣地區之百貨公司銷售，而指定商標使用之商品及通路，可見被授權人被授權之範圍，悉依授權契約約定，實具有相當之侷限性而難以任意外延。
㈡查系爭合約第5條約定：「未經乙方同意，甲方不得將本約
註冊商標『DUCK』及『鴨子圖』自行製造或再授權乙方以外之其他第三人，否則甲方應將乙方所製造之產品及產品附件附料依乙方批發價全數買回，並將所收權利金全數返還乙方」，由上可知，縱認「eDUCK及圖」商標與「DUCK」及「鴨子圖」商標構成近似而有致相關消費者混淆誤認之虞，被告授權原告使用之商標既僅限於「DUCK」及「鴨子圖」商標，而不及於「eDUCK及圖」商標，則被告將此二商標授權予訴外人陳秋芳及劉美純使用，難謂有違反系爭合約或不完全給付之情事可言。原告雖稱：系爭合約精神在保障原告商標之專用權，故解釋上被告除不得將授權原告使用之商標，再授權第三人使用外，亦不得將近似之商標授權他人使用云云，然商標法第29條第2項固規定，於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，應得商標權人之同意，同法第61條第2項復規定未經商標權人同意，而有上開情形者，為侵害商標權，惟此乃為求週延保護商標權人之商標權及消費者利益，將商標權之消極效力外延至近似商標使用於同一或類似商品或服務致相關消費者混淆誤認之情形，但不得以此解釋於商標授權契約之情形，被授權人之被授權範圍得於契約約定範圍外，另擴張至授權契約所未約定之近似商標、類似商品或服務、非約定期間、地域或通路等，且參諸92年商標法修正前存在之聯合商標制度，商標權人非不得將聯合商標單獨授權之意旨，應認兩造在系爭合約已約定被告授權予原告之商標為「DUCK」及「鴨子圖」，而未經原告同意，被告不得自行製造或再授權第三人之商標亦為「DUCK」及「鴨子圖」，均不及於與上開商標近似者之情形下，被告嗣將「eDUCK及圖」商標授權予訴外人陳秋方、劉美純，使用於襯衫等男性休閒服務，並約定僅得在台灣地區各小賣店銷售，不得在百貨公司設櫃銷售，並未違反系爭合約，原告自無從依系爭合約第5條或民法不完全給付之規定，請求被告返還權利金或給付損害賠償。從而，原告請求被告給付如其前述聲明所示，為無理由，應予駁回。本件原告既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所附麗，不應准許。
㈢至兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認
為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。
五、訴訟費用之負擔：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 99 年 8 月 13 日
民事第二庭 法 官 歐陽漢菁以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 99 年 8 月 13 日
書記官 吳貞瑩