臺灣臺北地方法院民事判決 99年度訴字第3367號原 告 中央研究院法定代理人 翁啟惠訴訟代理人 黃千玫
郭年原周為凱蔡宜真律師被 告 中陽數位光電科技股份有限公司法定代理人 陳淑芬訴訟代理人 林志雄
曾郁智律師複 代理人 吳忠勇律師上列當事人間請求給付簽約金事件，本院於民國99年11月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告應給付原告新臺幣陸拾萬元，及其中新臺幣參拾萬元部分自民國九十三年九月一日起，其餘新臺幣參拾萬元部分自民國九十三年十二月一日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
訴訟費用新臺幣陸仟伍佰元由被告負擔。
反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。
反訴訴訟費用新臺幣壹萬壹仟肆佰玖拾肆元由反訴被告負擔。
事實及理由被告於言詞辯論終結前，以與本訴防禦方法相牽連之訴訟標的
對原告提起反訴，核與民事訴訟法第260 條之規定相符，應予准許。
本訴部分兩造之聲明及陳述：
㈠原告起訴主張：
⒈兩造於民國93年4 月30日簽訂非專屬授權契約書（下稱系
爭授權契約書），約定由伊將「影像文件分析與辨識技術」之技術資料（下稱系爭技術）授權予被告實施使用，被告則應給付伊授權簽約金新臺幣（下同）120 萬元。伊已依約交付系爭授權技術予被告並作說明，且授權被告實施使用，惟被告僅給付部分授權簽約金，尚有授權簽約金60萬元未付，爰依兩造間之授權契約，請求被告給付短付之授權簽約金等語。
⒉聲明為：被告應給付原告60萬元，及其中30萬元部分自93
年9月1日起，其餘30萬元部分自93年12月1 日起，均至清償日止，按年息百分之5計算之利息。
㈡被告則抗辯：
⒈伊取得系爭技術之授權，係為於數位相機之OCR 辨識晶片
領域使用，而系爭授權契約書第8 條乃原告一方預定用於同類契約之條款，其明知伊締約之目的、用途，竟於該條約定不擔保合用，該約定應屬顯失公平而無效。
⒉又原告雖於93年5、6月間交付光碟乙片，惟該程式資料容
量過於龐大，根本無法裝載應用於晶片上使用。嗣經兩造商討後，乃另於93年6 月間簽訂改良成果暨技術移轉契約書（下稱系爭改良契約書），約定由原告將前開技術改良，使其能使用於晶片上，並以新契約代替舊約，原告即不得再以原授權契約之約定，請求其給付剩餘之授權金。伊已於93年7 月30日再度支付原告技術移轉費用46萬元，然原告迄今仍未能提出合於使用之技術資料。原告既未提供符合契約本旨之給付，請求費用顯無理由。
⒊況系爭授權契約之性質為軟體程式之購買或程式開發之承
攬，依民法第127條第7、8款規定，原告之請求權早已罹於2年之時效等語。
⒋聲明為：原告之訴駁回。
反訴部分兩造之聲明及陳述：
㈠反訴原告起訴主張：
⒈伊於93年4、6月間給付反訴被告授權金計60萬元，惟反訴
被告迄今未能提出合於使用之技術資料，其既未依債之本旨為給付，已陷於給付不能，伊自得依民法第256 條規定解除系爭授權契約，並依同法第259 條規定，請求反訴被告返還已收之授權金60萬元。退萬步言，縱認反訴被告非屬給付不能而為不完全給付，伊亦得依民法第227 條、第226條第1項規定請求反訴被告賠償損害60萬元。
⒉另依系爭改良契約書第4條之約定，反訴被告應於簽約後6個月內進行改良成果之研究開發，並提出書面送交予伊。
然反訴被告迄今未進行研究開發，亦未曾提出任何書面或技術資料予伊。而手機科技軟硬體發展日新月異，自兩造簽訂系爭改良契約書迄今已逾6 年，伊當年欲購買在晶片上燒錄OCR 辨識之技術早已無市場需求，伊亦於94年間另向他人購買同類技術，依民法第232 條規定，得請求反訴被告賠償已付之費用並加計利息。另得依民法第255 條規定以補充答辯暨反訴狀繕本之送達為解除系爭技術改良契約之意思表示，並依同法第259條第2款規定，請求反訴被告返還已收之技術移轉費用46萬元等語。
⒊聲明為：
①反訴被告應給付反訴原告106萬元，及自93年7月30日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。
②願供擔保請准宣告假執行。
㈡反訴被告則抗辯：
⒈伊已依約將系爭技術交付予反訴原告並作說明，且授權反
訴原告實施使用，而達契約授權之目的，則反訴原告依據債務不履行之法律關係請求解除契約、損害賠償，自非有據。
⒉又伊依系爭改良契約書之義務，係依反訴原告之特定需求
，將記憶體需求改進為1.5mb至4.5mb，伊確已依約完成改良，並交付研究成果予反訴原告等語。
⒊聲明為：反訴駁回。
兩造不爭執之事項：
㈠兩造於93年4月間簽訂系爭授權契約書（見本院卷第21-28頁
），約定由原告將系爭技術授權予被告實施使用，被告則應給付原告授權簽約金120 萬元。
㈡被告於93年4、6月各給付原告授權金30萬元（見本院卷第30頁），餘款迄未給付。
㈢兩造另於93年6月間簽訂系爭改良契約書（見本院卷第33-40
頁），約定由原告針對系爭技術之調整作可行性之嘗試，預作授權，並納入技術移轉相關諮詢事項，被告則應給付原告技術移轉費用46萬元；被告已付訖該筆技術移轉費用（見本院卷第42-43頁）。
得心證之理由：
㈠本訴部分：
⒈原告起訴主張：兩造於93年4 月間締有授權契約，約定由
其將系爭技術授權被告非專屬使用實施，被告應分4 期給付其授權金計120 萬元。其已依約提供系爭技術予被告使用，惟被告僅給付部分授權金60萬元，餘款迄未給付等情，有系爭授權契約書及領款收據等件在卷足憑，且為被告所不爭執，均堪信實。則原告依該授權契約之約定，請求被告給付剩餘之授權金60萬元，於法即無不合。
⒉被告雖辯稱：原告所交付之系爭技術並不合用，其已依民法第256 條規定解除系爭授權契約云云，經查：
①被告坦承：其與原告簽約，係為取得系爭技術之授權，
並以此技術為基礎，由被告的技術人員作進一步的使用、改良，俾符合被告的需求，使用於數位相機之OCR 辨識晶片領域，以生產手機使用、可辨識文字之晶片等語（見本院卷第47-48 頁），可知被告之所以要向被告取得系爭技術之授權，乃欲以該技術為基礎，由其己身之技術人員做進一步之改良，冀能發展出其所需手機晶片，因而量產獲利，此核與系爭授權契約書第3條第2項約定：「甲方（即原告）特此同意授予乙方（即被告）於全世界地區數位相機之OCR 辨識晶片領域非專屬使用、實施、重製、修改『本資料』並販賣依『本資料』所發展之技術所製造或組裝之產品之權利」明揭被告對系爭授權技術有使用、實施、重製、修改之權限相符，足證系爭授權技術並無法使被告立即量產獲利，尚須經過被告之改良、修正，方能發展出被告所需產品。
②被告雖辯稱原告交付之授權技術並不合用，其給付未符
債之本旨云云，然系爭授權技術本無法使被告立即量產商品，原告依約所負之給付義務，僅有將系爭技術交予被告並授權其使用，且應向被告詳細說明（參見系爭授權契約書第3條第2項、第4 條約定），至被告能否以系爭技術為基礎，發展出其為量產手機晶片而使用之技術，即與原告無涉，此由系爭授權契約書第8 條明定：「除本契約有明文規定者外，甲方不負任何擔保責任，包括不擔保『本資料』之合用性及商品化之可能性。甲方擔保忠實履行本契約，盡力協助促成乙方順利自行製造『本產品』；但甲方不擔保甲方之盡力協助絕對使乙方具有製造『本產品』之能力」等語，亦可得證。原告既已交付系爭授權技術予被告並授權其使用，且已盡說明之責，應認原告業已履行依約所負義務，被告以前詞置辯，即非可採。
③被告另辯稱：系爭授權契約書第8 條之約定，係定型化
約款，該條內容顯失公平應屬無效云云。然被告既已坦認其與原告簽約，係為取得系爭技術之授權，並以此技術為基礎，由被告的技術人員作進一步的使用、改良，俾符合被告的需求，可知其於締約時已明知系爭授權技術並無法使其立即投入量產，而純理論之技術研究，能否透過改良而將之商品化，本存有諸如被授權人技術能力是否足夠、商業趨勢變化、經濟景氣良窳等眾多不確定因素，若謂授權人尚須擔保授權技術之市場性，實與類此契約之締約目的及慣例相悖。契約書第8 條之約定內容，乃明文身為授權人之原告，不擔保系爭授權之合用性及商品化可能性，核與兩造締約目的相符，亦與一般技術授權之慣例無違，自未顯失公平。是被告此部分主張，亦難認有理。
④承上，原告業已履行交付系爭技術並授權予被告使用之
契約義務，至被告能否以該技術為基礎，生產出其所需之手機晶片，核與原告無涉。則被告辯稱原告給付之技術不合用，陷於給付不能，其得依民法第256 條規定解除系爭授權契約云云，即無理由。系爭授權契約既未遭解除，被告即未能解免給付剩餘授權金之義務。
⒊被告再辯稱：因原告交付之系爭技術不合用，兩造乃於93
年6 月間另行簽訂系爭改良契約書，系爭授權契約已為後成立之技術改良契約取代，原告不得再依系爭授權契約，請求其給付剩餘授權金云云。經查：
①系爭改良契約書明載：「甲方（即原告）基於影像文件
分析與辨識技術對乙方技術授權狀態下，同意在乙方分擔部分費用之前提下，針對特定技術之調整作可行性之嘗試，預做授權，並納入技術移轉相關諮詢事項，訂定本契約，並同意條件如下：…第一條：緣甲方由其資訊科學研究所張復副研究員等研究人員之研究成果影像文件分析與辨識技術，獲得原始技術資料，並擬依據附件一所提出之研究方向，針對特定技術之調整作可行性之嘗試，以便產生『改良成果』…」等語，可知兩造係因為簽訂系爭授權契約後，被告無法獨立將此技術改良至合於商品化之使用，乃委由原告針對系爭技術中之特定技術為改良，故而原告依此契約所應履行之義務，即為研究改良系爭技術中經兩造約定之特定技術。
②雖系爭技術改良契約與系爭授權契約，難謂完全無相關
，然原告業已於交付系爭技術予被告並授權其使用後，即已履行該約所負義務，要無再以新契約取代該授權契約之必要。況其在系爭技術改良契約所負之義務，與其在系爭授權契約所負之義務，亦不相同，在系爭授權契約中應針對系爭技術為改良者為被告，在系爭技術改良契約中，乃約定由原告針對系爭技術中之特定技術為改良，是此二份契約實個別獨立，應分別以觀。被告辯稱兩造係以系爭技術改良契約取代系爭授權契約云云，核與兩造締約之目的相悖，實不足採。
⒋被告復辯稱：系爭授權契約之性質為軟體程式之購買或程
式開發之承攬，依民法第127條第7、 8款規定，原告之請求權早已罹於2 年之時效云云。經查：原告依系爭授權契約所負之義務為交付系爭技術並授權予被告使用，原告並無為被告改良該技術之責任，前已詳論，被告與原告締約之目的，並非在於受讓系爭技術之權利，亦非由原告為其完成一定之工作，至臻明確，此契約自非買賣契約或承攬契約甚明（民法第345條第1項、第490條第1項），原告依系爭授權契約所生之授權金請求權，即與民法第127條第7、8 款規定「承攬人之報酬及其墊款」、「商人、製造人、手工業人所供給之商品及產物之代價」之請求權不同，其請求權消滅時效即非2 年，而應為15年。依系爭授權契約第5條第1項之約定，被告應在93年9月1日、12月1 日前給付系爭授權金，惟其迄未給付，原告乃於98年10月15日提起本件訴訟請求之，其請求權之行使，並未罹於時效。
被告以時效抗辯拒絕給付，亦無理由。
㈡反訴部分：
⒈反訴原告起訴主張：反訴被告交付之系爭技術不合用，陷
於給付不能，其已依民法第256 條規定解除系爭契約，反訴被告即應返還已收之授權金60萬元，或負損害賠償責任等語，惟反訴被告履行系爭授權契約，並無反訴原告所指債務不履行情事，前已詳論，反訴原告即無權依前開規定解除系爭授權契約，並請求反訴被告返還授權金或賠償損害。是反訴原告此部分之主張，要屬無據。
⒉反訴原告另主張：反訴被告未依系爭技術改良契約之約定
，交付技術改良成果，其得依民法第232 條規定，請求反訴被告賠償已付之費用46萬元；另得依民法第255 條規定解除系爭技術改良契約，並請求反訴被告返還已收之費用等語。經查：
①反訴原告雖稱反訴被告並未依約提出技術改良成果云云
，然其訴訟代理人即其總經理林志雄陳稱：反訴被告於兩造成立系爭技術改良契約後，確實有交付內含程式碼之光碟，且該等程式碼之內容與其依系爭授權契約所交付之程式碼不同，應該是有改良過等語（見本院卷第77頁背面），足見反訴被告確實已依約針對系爭技術中之特定技術為改良，並交付改良成果。反訴原告前開主張，昧於事實，誠無足取。
②反訴原告雖另稱：反訴被告所交付之改良成果仍不合用
云云，然系爭改良契約書附件一針對改良成果研發目標之約定，已明載該等改良內容僅為希望達成目標，不一定能達到等語（見本院卷第39頁），且該契約書第8 條亦約定：「除本契約有明文規定者外，甲方（即反訴被告）不負任何擔保責任，包括不擔保『本資料』及『改良成果』之合用性及商品化之可能性。甲方擔保忠實履行本契約，盡力協助促成乙方順利自行開發製造產品；但甲方不擔保甲方之盡力協助絕對使乙方具有製造產品之能力」等語，是當反訴被告依兩造約定之項目提供技術改良服務後，縱該改良成果仍無法使反訴原告達到量產手機晶片之目的，亦不能認為反訴被告未履行契約義務，併予說明。
③按民法第232條、255條分別規定：「遲延後之給付，於
債權人無利益者，債權人得拒絕其給付，並得請求賠償因不履行而生之損害」、「依契約之性質或當事人之意思表示，非於一定時期為給付不能達其契約之目的，而契約當事人之一方不按照時期給付者，他方當事人得不為前條之催告，解除其契約」，均係針對雙務契約中，一方當事人給付遲延時之法律效果所為規範，惟就系爭技術改良契約，反訴被告並未遲延給付，如前述，是前開規定於本件均無適用，反訴原告以該等規定為據，請求反訴被告賠償其已付費用，或解除系爭技術改良契約，進而請求反訴被告返還已收費用，均無理由。
㈢綜上所述，原告依據系爭授權契約，請求被告給付60萬元，
及其中30萬元自93年9月1日起，其於30萬元自93年12月1 日起，均至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許。至反訴原告訴請反訴原告返還其依據系爭授權契約及技術改良契約所受領之授權金60萬元、技術改良費46萬元，另加給自93年7 月30日起算之法定遲延利息，則無理由，應予駁回。反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回之。
㈣本案事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，核與判決結果無影響，於茲不贅。
訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中 華 民 國 99 年 11 月 30 日
民事第七庭 法 官 陳婷玉以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 99 年 11 月 30 日
書記官 吳鸝稻