臺灣臺北地方法院民事判決 101年度訴字第1661號原 告 邦你包企業股份有限公司法定代理人 俞傳旺訴訟代理人 詹德柱律師複代理人 王子平律師被 告 謝振銘訴訟代理人 王泓鑫律師複代理人 張明宏律師上列當事人間返還授權金事件，本院於民國101年9月10日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告應給付原告新臺幣壹佰伍拾萬元，及自民國一００年三月二日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告應將原告二十五萬股之股份返還於原告。
訴訟費用由被告負擔。
本判決於原告以新台幣壹佰叁拾肆萬元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新台幣肆佰萬元為原告預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序方面：按「當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限。前項合意，應以文書證之」，民事訴訟法第24條定有明文。經查，兩造簽訂之專利授權契約第15條第2 項約定，合意以本院為第一審管轄法院，是本院就本件訴訟應有管轄權，合先敘明。
貳、實體方面：
一、原告主張：㈠原告為電腦設備產品之生產包裝商，於民國99年10月間，公
司仍於籌措之階段時，即透過原告公司股東之朋友介紹，得悉被告所申請之「連續包覆式成品包裝捲帶」及「連續易撕封膜包覆式成品包裝捲帶」等專利，業分別於98年8月1日、99年4 月21日經專利審查公告。而其中「連續易撕封膜包覆式成品包裝捲帶」之專利部分（下稱系爭專利），經原告初步評估，認似可運用於原告日後之產品包裝流程上，可以節省生產成本。惟被告當時雖已取得專利，但並未實際上進行量產測試，為確保該專利確實可行，原告委請被告進行產品之打樣及機台訂購，被告於100年1月間向製造商晶機實業有限公司（下稱晶機公司）訂購機台等相關設備 (下稱系爭機台) ，原告於100年1月17日與被告簽立「專利授權契約」（下稱系爭專利授權契約），約定由被告將系爭專利之專利權授予原告，原告則以每月新台幣（下同）8 萬元之薪資聘用被告擔任生產總監及董事，且轉讓予被告25％之技術股，由被告任原告生產部門之最高主管，負責授權專利技術轉移、廠房及設備之規劃，並進行生產製造之流程控管及技術之研發，使其得以將授權之專利實際運用於生產之流程中。
㈡詎於100年3月起，被告所訂購設計之系爭機台陸續入廠，期
間不斷進行機台之測試及校調後，分別於同年5 月2 日、5月6 日及5 月19日進行三次量產試作，試作之結果其平均不良率竟高達3 成以上，其產量及不良率均未達到被告所設定之百分之百及產能每台每日2 萬片標準，此對於需以薄利多銷之原告而言，已造成營運上極大之損失；遑論，被告向晶機公司所購置、設計修改之機台，並非爭專利所授權之連續性包覆式之包裝捲帶生產方式，而為單位式之包裝，此顯與被告所授權之系爭專利不符，更與原告實際生產方式有所不同，故其所授權之系爭專利根本無法實際落實於生產流程。又被告於100年5月23日經管會議時自請離職，並於100年5月30日之董事會及臨時股東會之會議中，由股東決議同意其離職。茲被告所授權之專利，既然不可行，更不得實際運用於原告之生產上，而有不完全給付情事，原告自得依法解除系爭專利授權契約，請求被告將專利授權金150 萬元及原告所讓與其之25％股份返還之，並賠償原告所受之相關損害。惟經原告多次與被告聯繫，請其將專利授權金及股份返還予原告，均未獲被告置理。為此，爰依系爭專利授權契約之法律關係，並依民法第256條、第259條第1項及第2項規定，請求被告返還授權簽約金及原告公司股份25萬股等語。
㈢並聲明：⒈如主文第1項所示；⒉如主文第2項所示；⒊願供擔保，以代釋明，請准宣告假執行。
二、被告則以：㈠被告所授權之「連續易撕封膜包覆式成品包裝捲帶」專利，
係經濟部智慧財產局審查後，而於99年4 月21日核發新型第M378913 號中華民國專利證書予被告；另中華人民共和國國家智識產權局，亦於審查後，就系爭專利於2010年5 月26日核發證書號0000000 號實用新型專利證明予被告，是被告授予原告之系爭專利要屬合法、有效，且無遭人舉發或撤銷，更屢屢獲獎，是被告既將所有之系爭專利約定非專屬授權予原告製造、使用，亦無他人對原告主張系爭專利，被告顯已依系爭專利授權契約之債務本旨而為給付授權，並無不完全給付情形，遑論原告於被告授權專利後，亦已實際接單生產產品，並且交貨予客戶，系爭專利即非無法實施。再者，兩造所簽立之系爭專利授權契約內容，僅係約定有關系爭專利授權之事項（即專利授權範圍、資料交付、權利金及付款方式、智慧財產權之歸屬等項），此與被告擔任董事或任職生產總監應無關聯，且當時係原告詳細評估後，提供其營業計畫書主動找被告進行合作，至於雙方約定由被告擔任原告生產總監，負責生產製造之流程控管，及將授權之專利實際運用於生產之流程等事項，被告亦克盡職責，並達到量產之目標，然因雙方經營理念不合，而於100年5月23日主動請辭，原告復於同年5 月30日董事會同意被告離職，是被告實無不完全給付情事。原告自不得以不完全給付為由解除系爭專利授權契約，請求返還系爭專利授權簽約金及原告股份。
㈡被告否認系爭專利技術有量產試作後「不良率達3 成以上」
之情形，原告應負舉證責任。又產品良率，主要與生產人員人為控制因素及環境設備因素與生產機台本身因素交互影響所致，與被告授權之專利無涉，被告否認系爭專利所生產之產品有不良率達3 成以上之情形，況且機器實際運作後，經製造商人員到場檢視，亦無任何問題。縱使良率有所不足，然系爭專利授權契約係為系爭專利之授權契約，依系爭專利授權契約約定，被告僅需將其所有之合法有效系爭專利授權予原告使用，即已依系爭專利授權契約之債務本旨，而為給付授權系爭專利，實難認被告授權之系爭專利有何瑕疵存在，並有構成不完全給付情事。加以，被告既僅系爭專利授權予原告生產使用，則原告如何使用系爭專利、如何生產產品、生產良率多寡，均為原告自行決定與控制，要與系爭專利授權契約無關，遑論系爭專利授權契約更無生產良率之約定，被告顯無不完全給付之債務不履行可言，亦無可歸責於被告之情形等語，資為抗辯。
㈢並聲明：原告之訴及假執行聲請均駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事實
甲、證據上不爭執事項：對於本案卷內所有的證據，形式上真正不爭執。
乙、事實上不爭執事項：㈠原告於100年1月17日與被告簽立「專利授權契約」，約定由
被告將「連續易撕封膜包覆式成品包裝捲帶」專利技術，包含製造、使用及銷售等事宜權授予原告公司行使。
㈡原告則以每月新台幣8 萬元聘用被告擔任生產總監及董事，
且轉讓予被告百分之25之技術股，由被告擔任原告公司生產部門之最高主管，負責授權專利技術轉移，廠房及設備之規劃，並進行生產製造之流程控管，技術及品質規劃與執行及研發技術等相關事宜。被告應將所授權之專利技術落實於廠房機台設備之規劃、生產、製造之流程控管等相關事宜。
㈢被告於100年5月23日已向原告自請離職，原告並於100年5月30日之臨時股東會同意其離職。
㈣系爭專利授權契約第1 條約定：「二方合意緣於民國100 年
1 月17日於共同簽訂，茲為甲方同意授權乙方依據甲方《連續易撕封膜包覆式成品包裝捲帶》專利技術非專屬授權，包含製造、使用、及銷售事宜，經雙方合議訂立本合約。」。㈤系爭專利授權契約第2 條第1 項至第4 項約定：「專利授權
範圍：一、專利名稱：中華民國發明專利公告第M378913『連續易撕封膜包覆式成品包裝捲帶』。中華人民共和國專利號：ZZ 0000 0 0000000.1 。二、授權地區：本專利技術為台灣、大陸授權，即乙方可於台灣及大陸地區依據『本專利技術』之製造、使用、或銷售行為。三、授權方式：非專屬授權。四、使用限制：甲方授權乙方，於本契約有效期限內，在授權地區內實施本專利之全部或一部於生產、銷售Bonny pack產品之業務。」。
㈥系爭專利授權契約第5 條約定：「一、授權簽約金：150 萬元整」。
㈦被告謝振銘為系爭「連續易撕封膜包覆式成品包裝捲帶」專
利之專利權人，中華民國專利證書號數為新型第M378913 號、中華人民共和國專利號為：「ZZ 0000 0 0000000.1」。
四、本件兩造爭執之要旨：㈠系爭機器是否有約定「貼標速度」應每分鐘50件，每日2 萬
片」？㈡系爭機器「良率」之約定為何？原告主張依合約之規定貼標
精準度為+/-1mm，足認系爭機器需達良率百分之百，是否有據？㈢被告於100 年5 月23日之會議紀錄陳稱：「本周晶機公司預
定完成，可達百分之百良率，產能2 萬PCS/台、日」是否為被告對於系爭機台之品質保證？如被告為品質之保證，是否補充原契約對於良率之約定？被告已為品質之保證，但日後被告無法完成即離職，是否可歸責被告致給付不能或不完全給付？㈣如認㈢僅係被告為員工之發言，並未為任何保證，則系爭機
器是否存在原告所主張：⒈貼標速度不足每日2 萬片、⒉貼標良率未達百分之百、⒊無法連續送料等瑕疵？該等瑕疵是否非屬重大，原告僅得請求補正而無法主張解約？㈤被告的離職有無可歸責原告之事由？如被告之離職不可歸責
原告，則被告離職後原告得否主張無法補正而終止合約？㈥如原告主張被告違約有理由，則原告請求返還150 萬元之授
權金及25萬股的股份是否有據？
五、得心證之理由：㈠系爭機器有約定「貼標速度」應每分鐘50件，惟並無約定每日2萬片：
查被告於100年1月間向晶機公司訂購系爭機台，確有與晶機公司約定「貼標速度」應每分鐘50件，惟尚無每日2 萬片之約定，此有晶機公司報價單影本1 紙上記載「預估貼標速度：50件/分」在卷可稽(見臺灣板橋地方法院100 年度訴字第2721號民事卷第12頁)。
㈡系爭機器並無「良率」之約定。原告主張依合約之約定貼標
精度為+/-1mm，足認系爭機器需達良率百分之百，並非有據：
⒈查被告與晶機公司就系爭機台並無良率之約定，此觀前揭報價單影本1紙上並無記載約定良率之文字即明。
⒉原告主張：依系爭機台合約之約定「貼標精度」為+/-1mm
，足認系爭機台需達良率百分之百云云。惟查，系爭機台之訂製合約除約定「貼標精度」為+/-1mm外，並無再約定良率若干，又所謂約定「貼標精度」為+/-1mm之意，係指系爭機台所製造之成品上，標籤所貼附的精準度須在正負
1 mm之範圍內始為合格，並無約定良率須為百分之百之意涵，否則所有關於系爭機台成品規格之約定，縱無另行特別約定良率，均可解釋為保證良率百分之百之約定，顯與常理不符。再觀證人即晶機公司業務經理李國熺在本院審理時亦結證稱：「 (法官問：是否除非業主特別要求，否則你做的機器一般只要良率達百分之90以上就可以驗收？) 是」等語(見本院卷第86頁至第86頁背面)，足見原告主張依合約之約定貼標精度為+/-1mm，即可認系爭機台需達良率百分之百，並無所據。
㈢被告於100年5月23日之會議紀錄陳稱：「本周晶機公司預定
完成，可達百分之百良率，產能2萬PCS/台、日」，乃屬被告對於系爭機台之品質保證。被告為品質之保證，已補充原契約對於良率之約定。被告已為品質之保證，但日後被告無法完成即離職，係可歸責於被告致不完全給付：
⒈原告主張：兩造於100年1月17日簽立系爭專利授權契約，
約定由被告將「連續易撕封膜包覆式成品包裝捲帶」專利技術，包含製造、使用及銷售等事宜權授予原告行使，原告支付授權簽約金150萬元予被告，並以每月8萬元之薪資聘用被告等情，業據其提出系爭專利授權契約影本1 份為證(見臺灣板橋地方法院100年度訴字第2721號民事卷第13頁至第15頁)，且為被告所不爭執，自堪信為真實。⒉原告復主張：原告係以每月8萬元之薪資聘用被告擔任生
產總監及董事，且轉讓予被告百分之25之技術股，由被告擔任原告公司生產部門之最高主管，負責授權專利技術轉移，廠房及設備之規劃，並進行生產製造之流程控管，技術及品質規劃與執行及研發技術等相關事宜。被告應將所授權之專利技術落實於廠房機台設備之規劃、生產、製造之流程控管等相關事宜等情，雖未於系爭專利授權契約中明文記載，然業據其提出經濟部商業司之公司及分公司基本資料查詢(明細)影本1 紙、原告100年5月30日董事會議事錄影本1 紙、原告100年5月30日臨時股東會會議記錄影本1 紙為證(見臺灣板橋地方法院100年度訴字第2721號民事卷第6頁至第6頁背面、第16頁至第20頁) ，被告對此節亦不爭執(見本院卷第72頁背面)，本院自應認其主張為真實，並以該主張補充系爭專利授權契約之實質內涵。
⒊按系爭專利授權契約第12條第1 項固約定：「本契約得經
雙方同意以書面修改增定，並應將經雙方簽署之書面附於本契約之後，作為本契約之一部分，並取代已修改增訂之原條文」等語，然查，原告100年5月23日之經營管理會議紀錄記載：「謝總監：本周晶機公司預定完成，可達百分之百良率，產能2 萬PCS/台、日」等語，並有被告署名於上開文字之右側(見本院卷第104頁) ，參酌證人即原告董事兼總經理楊子楨於本院證稱：「 (法官問：既然有給他150萬元之的授權簽約金，為何又答應每個月給他8萬元的薪水？) 這兩件事是綁在一起的，因為我們公司的成員對這個產品完全不了解，也不知道裡面的技術，所以簽了授權以後要求被告謝振銘必須到公司裡負責整個生產的業務，包括機台的採購，生產線的設計、有關生產的規章、薪資的規劃跟研發的事宜，所以我們公司才肯付8 萬元的薪資給被告謝振銘。...(原告訴訟代理人問：被告於原告公司擔任何項職務，其工作之內容為何？) 職稱是生產總監，工作內容如剛才所陳。 (原告訴訟代理人問：關於機台訂購、測試及修改等部分，是否由被告負責？)是。(原告訴訟代理人問：關於產品生產等部分，是否亦由原告負責)是」等語(見本院卷第87頁至第87頁背面) ，可知兩造簽定系爭專利授權契約之目的，係因原告之股東並不具備被告所擁有之系爭專利之技術，為確保系爭專利得實際用於生產，不但支付150 萬元之授權簽約金予被告，並額外轉讓百分之25之技術股予被告，且以每月8 萬元之薪資聘用被告擔任原告公司生產部門之最高主管，相對而言，被告即負有義務應將所授權之專利技術落實於廠房機台設備之規劃、生產、製造之流程控管等相關事宜，且為兩造所不爭執。又被告亦特別於會議記錄上簽名以示負責，可見縱然雙方未依系爭專利授權契約簽署書面附於原契約之後，兩造亦應有以此會議記錄之書面記載增補原契約關係之真意，始足以達成兩造訂約當時所欲達成之經濟目的。是以，足認被告已針對系爭機台之良率與貼標速度，對於原告為一定之品質保證。
⒋經查，被告既已就系爭機台為一定品質之保證，惟旋即提
出請辭，並經原告臨時股東會決議通過，而未繼續依兩造間契約關係就所授權之系爭專利技術落實於廠房機台設備之規劃、生產、製造之流程控管，有原告100年5月23日之經營管理會議紀錄影本1 紙、原告100年5月30日董事會議事錄影本1 紙、原告100年5月30日臨時股東會會議記錄影本1紙在卷可稽(見本院卷第104頁、臺灣板橋地方法院100年度訴字第2721號民事卷第6頁至第6頁背面、第16頁至第
20 頁)。再者，被告所訂製之系爭機台為單殼式捲帶，並非連續式捲帶，與系爭專利為連續式之設計並無關聯，系爭機台並非依據系爭專利所製造，系爭機台之製作者即晶機公司亦未參考系爭專利之專利公報及相關圖示(即原證2、原證3，見臺灣板橋地方法院100年度訴字第2721號民事卷第7頁至第11頁背面)，此觀證人即晶機公司業務經理李國熺於本院審理時結證稱：「 (原告訴訟代理人問：被告委託你生產的機具當初有無提供設計圖說給你，還是只是提供他要生產的樣品，讓你去作機具的設計？) 當初沒有提供圖面，只有提供樣品。 (原告訴訟代理人問：你們設計時有無參考原證2、原證3？) 當初沒有參考這個圖面。
(原告訴訟代理人問：你們設計的機具是可以做連續式的捲帶還是單殼式的捲帶？)只能做單殼式的捲帶。... (原告訴訟代理人問：是否曾於100年6月27日之會議中表示，經修改後其不良率得降至0％ ，但只限於單殼式，無法修改為連續式？為何如此？) 因為這部機器從頭到尾就不是為連續式設計的。...(法官問：被告謝振銘在要求你製作機台時，有無要求你必須做連續性之送料？你是否到6 月27日到原告公司開會時才知道系爭機台應連續送料？) 沒有。這一點我不記得，因為我從頭到尾沒有答應連續送料。...(法官問：原告從來沒有叫你把機器改成連續製作對否？)對」等語(見本院卷第84頁至第89頁) 即明，原告所提出之100年5月30日董事會議事錄亦載明「⒉專利授權內載專利技術資料，其料帶 (泡殼) 為連續性捲帶，但實際生產方式其料帶 (泡殼) 為單一泡殼方式，而非連續性捲帶(泡殼)」、「⒊因目前實際生產施作方式與專利授權專利方式不同，顯然專利授權之生產方式無法實施」 (見臺灣板橋地方法院100年度訴字第2721號民事卷第19頁)，足認系爭機台之生產方式為單殼式送料，與系爭專利之技術為連續式送料方式不同，亦即系爭機台與系爭專利並無關聯，是被告自始因可歸責於己之事由，未將系爭專利運用於實際之生產，違反系爭專利授權契約之意旨甚明。
⒌綜上，被告依系爭專利授權契約所應給付之債務，為落實
系爭專利於實際之生產、製造，後又於100年5月23日追加保證系爭機台之一定品質，而被告因可歸責於己之事由，並未將系爭專利技術落實於實際之生產、製造，又於保證系爭機台一定品質後隨即離職未繼續給付其債務，被告對於原告之給付有不完全給付之情事，原告主張，並非無據。
㈣前開㈢之記載並非僅係被告為員工之發言，實有就系爭機台
保證品質之真意，則系爭機台是否存在原告所主張之瑕疵，該等瑕疵是否非屬重大，原告僅得請求補正而無法主張解約，本院已無審酌之必要：
⒈被告抗辯稱：上述㈢之記載僅係被告為員工之發言，並未
為任何保證云云。惟查，被告並非原告公司之一般員工，而係依系爭專利授權契約而以每月8 萬元薪資受聘被告擔任生產總監及董事，並以技術入股被告百分之25之股份，擔任原告公司生產部門之最高主管，實際負責授權專利技術相關事宜之人，且被告於會議記錄上該段文字之記載旁亦親自署名，足認並非一般員工之發言，已如前述，被告所辯，殊無足採。
⒉被告既已就系爭機台為一定品質之保證，又隨即請辭，其
因可歸責於己之事由而有不完全給付情事，已如前述，則系爭機器是否存在原告所主張之瑕疵、該等瑕疵是否非屬重大，原告僅得請求補正而無法主張解約，已無審酌之必要，併此敘明。
㈤被告的離職不可歸責於原告。被告離職後原告得主張無法補正而終止系爭專利授權契約：
⒈被告係因理念不合自請離職，有原告100年5月23日之經營
管理會議紀錄記載「謝總監提出請辭」等語為證 (見本院卷第104頁) ，亦與證人楊子楨於本院審理時證稱：「...被告謝振銘會辭職我不知道他心裡想的是什麼，但他跟我說一句話，他說理念不合，我也問他什麼理念不合，他也沒有回答。...(被告訴訟代理人問：據你所述測試尚未達到公司要求，那何以准許被告離職？)因為他執意離職，我們也留不住他」等語(見本院卷第88頁背面)相符。
⒉被告抗辯稱：被告之所以離職除理念不合外，主要在於原
告刁難被告云云。然被告未就此節提出任何證據，空言指稱原告逼走被告，本院尚難逕採。是以，被告之離職不可歸責於被告。
⒊如前所述，被告之離職不可歸責於原告，則被告既已離職
，原告已無法期待被告將系爭專利實際落實於原告之生產業務，亦無法期待被告實現其所保證之系爭機台之品質，原告主張因被告之不完全給付無法補正而解除契約，自有所據。
㈥如原告主張被告違約有理由，則原告請求返還150 萬元之授權金及25萬股的股份，自屬有據：
⒈按「因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權
人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利」、「因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害」、「債權人於有第226 條之情形時，得解除其契約」、「契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法律另有規定或契約另有訂定外，依左列之規定：一、由他方所受領之給付物，應返還之；二、受領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之」，民法第227 條第1項、第226條第1項、第256條、第259條第1、2 款定有明文。
⒉被告因可歸責於己之事由致不完全給付，且該不完全給付
之情事因被告已離職而無法補正，已如前述，原告主張依給付不能之規定以本件起訴狀繕本之送達解除系爭專利授權契約，並請求被告返還授權簽約金150 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起 (即自101年3月2日起，見本院卷第9頁之送達證書)至清償日止，按年息5％計算之利息，並返還原告25萬股之股份，自屬有據，應予准許。
六、至被告於民事再開辯論暨調查證據聲請狀稱「本案系爭機器足已達成約定之日產能2萬片，請鈞院能依據舉證責任之分配原則，命原告公司舉證，並於必要時指定鑑定單位進行測試予以釐清」、「被告於離職時早已完成交接，原告公司也同意被告於5 月30日離職，被告並無擅離職守，更無不完全給付問題，被告自不得終止合約。請能傳喚證人詹俊讓」等語。然查，被告訂製之系爭機台與被告授權之系爭專利無關，已經證人李國熺證述明確，足資證明被告自始未將系爭專利落實於原告之生產、製造業務，違反系爭專利授權契約甚明。再者，被告於100年5月23日保證系爭機台品質之同時隨即請辭，形同因可歸責於己之原因拒絕補正未有保證品質之瑕疵，難謂其有誠意完成其所保證之品質，縱然被告有將相關事務製作交接報告、清冊繳回原告公司之人員，亦為一般員工離職時之正常程序與流程，難以證明被告在離職後尚有依系爭專利授權契約補正系爭機台之保證品質之意思，是原告以此為由請求再開辯論暨調查證據，本院經斟酌後認無必要，附此敘明。
七、兩造均陳明願供擔保聲請宣告假執行及免為假執行，經核均與規定相符，又針對主文第2項，原告之資本額為1,000萬元，發行之股份為100萬股，有公司及分公司基本資料查詢(明細)在卷可稽，故原告每股價格為10元，25萬股之金額為250萬元，爰分別酌定相當之擔保金額予以宣告。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
九、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 101 年 9 月 21 日
民事第二庭 法 官 趙子榮以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 101 年 9 月 21 日
書記官 謝榕芝