臺灣臺北地方法院民事判決 102年度智字第19號原 告 勵格際盟股份有限公司法定代理人 李立英訴訟代理人 張靜怡律師
游啟忠律師游佩儒律師複代 理 人 楊擴擧律師被 告 永雷有限公司兼法定代理 李俊豪人訴訟代理人 李世章律師
徐念懷律師上列當事人間確認專利申請權事件，本院於民國103年4月8日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號民事裁判要旨參照）。次按「民事事件，涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適用法。涉外民事法律適用法未規定者，適用與民事法律關係最重大牽連關係地法律。」，香港澳門關係條例第38條定有明文。本件被告永雷有限公司（下稱永雷公司）為依照香港公司條例註冊設立之公司，此有原告所提證明書及境外公司基本資料附卷可參（見本院卷第26、27頁），依前開說明，本件事件為涉外民事事件，且類推適用涉外民事法律適用法之規定。又原告主張確認專利申請權為其所有，依據其與被告永雷公司簽訂之技術支援合約第9條第5項規定，合意以中華民國法律為準據法，並以本院為專屬第一審管轄法院（見本院卷第15頁），故揆諸前揭說明，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律，且本院有管轄權。
二、次按非法人團體，設有代表人或管理人者，有當事人能力，民事訴訟法第40條第3項定有明文。又按未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第40條第3項規定，自有當事人能力。至其在臺灣是否設有事務所或營業所則非所問（最高法院50年台上字第1898號民事判例參照）。查本件被告永雷公司雖為未經我國認許之外國公司，然其設有代表人，此有前揭證明書及境外公司基本資料可佐，揆諸上開說明，自有當事人能力。
三、又本件原告起訴時，被告永雷公司之法定代理人原為黃敏智，嗣於民國102年8月17日變更為李俊豪，業據被告提出永雷公司秘書及董事更改通知書為證（見本院卷第166頁），並由其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：原告依被告李俊豪之指示與被告永雷公司於100年7月1日簽署並於同日生效之技術支援合約（下稱系爭合約），當時被告李俊豪為被告永雷公司之顧問。依系爭合約第3條第2項明定「乙方（原告）利用甲方（被告）支援技術所開發、修改、變更、刪減、改良、合併，或與其他技術結合或一併使用所產生之一切智慧財產權，不論得否申請專利或註冊，均歸乙方所有。甲方應配合使乙方取得該些智慧財產權，並配合辦理相關智慧財產權之登記」，及依雙方往來之相關電子郵件，可知被告明確了解雙方合作將會使用到其既有之研究成果及專利，研究成果及專利包含已申請並已核准之專利或已進行申請中之專利，或尚未申請但已有研究成果之技術，被告已獲得合理報酬。詎被告李俊豪竟於100年7月13日自行以自己名義申請本應歸屬原告所有之登記案號000000000之雷射加工機台新型專利（下稱系爭專利），李俊豪雖非簽訂系爭合約之一方，然其為被告永雷公司之顧問，因執行職務不法侵害原告之權利，自應對原告依民法第188條第1項、第213條、第216條規定負共同侵權行為之損害賠償責任，且實際上李俊豪與原告亦已就系爭專利移轉之意思表示一致，契約內容為原告同意與被告永雷公司簽訂系爭合約並支付報酬，被告李俊豪同意移轉其研究成果與專利，包括已申請並核准之專利或是已進行申請之專利，或是還未申請但已有研究成果之技術部分未來都會於合約中明確規範，依民法第348條第2項規定，自應移轉系爭專利予原告。準此，系爭專利之申請權係歸屬原告所享有，因被告否認，故有提起本訴之確認利益等情。並聲明：確認經濟部智慧財產局登記案號000000000之雷射加工機台新型專利之專利申請權為原告所有。
二、被告則均以：
（一）原告先前已於102年3月8日就同一被告李俊豪，基於民法第188條、第348條第2項規定之同一法律關係，起訴確認系爭專利之專利申請權為其所有之同一請求，向本院提起確認之訴，業經本院以102年度智字第15號判決敗訴在案，是原告對被告李俊豪之更行起訴，違反一事不再理，於法不合。
（二）系爭專利登記之發明人、專利申請人、專利權人均為被告李俊豪，而非被告永雷公司，原告向永雷公司訴請確認系爭專利之專利申請權為原告所有，根本無法除去系爭專利之歸屬爭議，顯無確認利益。又本件性質上屬確認之訴，與給付之訴無涉，原告主張依被告李俊豪應與永雷公司依民法第188條第1項、第213條、第216條規定負共同侵權行為損害賠償責任；及依民法第348條第2項規定移轉系爭專利之申請權，實屬無稽。
（三）被告李俊豪自100年3月19日起即開始構思系爭專利之技術內容，並於100年4月16日即著手進行系爭專利之撰寫，於100年6月16日將系爭專利之撰寫資料寄交廣流智權事務所，請其協助規劃申請，廣流智權事務所乃於100年6月27日就系爭專利提出專利檢索報告，嗣並與被告李俊豪進行修改，最終於100年7月13日確定系爭專利之技術內容，並以雷射加工機台之名稱向智慧財產局申請專利。準此，系爭專利係被告李俊豪自行構思、撰寫、提案、會稿、申請，上開日期均在於原告與被告永雷公司於100年9月5日簽署系爭合約確定版本之前，其係作為支援「提升原告先進工業雷射製程最佳化及關鍵技術之開發及自動化雷射機台之製造」之技術，自屬被告李俊豪所有。且被告李俊豪非系爭合約之相對人，縱認系爭合約係於100年7月1日簽立，惟上開日期之前，系爭專利範圍之規劃及撰寫，早已完成並進行專利檢索，原告在此之後並無提供任何貢獻，如何再就系爭專利進行所謂開發、修改、變更、刪減、改良、合併之可能。又被告永雷公司於100年7月13日始在香港完成註冊登記，取得公司註冊證書及開始使用公司印章，於100年8月26日至29日，被告李俊豪仍與原告就系爭合約之細節進行討論，於同年9月1日就系爭合約在香港用印後，由被告李俊豪攜回交原告審閱用印，則如何於100年7月1日與原告簽署系爭合約？足見原告主張被告永雷公司與其於100年7月1日簽署系爭合約生效乙事，並非屬實。
（四）依系爭合約之約定，被告永雷公司之給付義務在於提供原告相關技術支援，並非交付移轉自己或第三人之技術予原告，被告李俊豪為系爭專利本身之所有人，其提供予被告永雷公司之後，被告永雷公司再提供原告作為支援技術之用，原告以此系爭專利為基礎再研發取得之智慧財產權，始歸原告所有。又依被告永雷公司應於技術支援合約期限內，將系爭專利專屬授權予原告之規定，亦可據以認定系爭專利之歸屬與原告無涉，被告永雷公司始有權將之授權予原告。此外，被告李俊豪業已於101年6月間，以系爭專利之技術特徵為基礎，對原告提出相關專利撰寫，包括「底板之人工對位防呆設計」、「吸塵罩設計之相關要點」、「T2M1-M4生產線規劃的圖檔及詳述設計」之技術協助，顯見被告永雷公司與原告簽署系爭合約後，被告永雷公司確實已依約履行「配合原告智慧財產探採」之義務。
（五）並聲明：原告之訴駁回。
三、兩造不爭執之事項（見本院卷第209頁背面）：
（一）系爭「雷射加工機台」新型專利權（中華民國專利申請號第000000000號、公告號第M417976號）之目前登記所有權人為被告李俊豪。
（二）被告永雷公司於100年7月13日在中國香港完成公司註冊登記。原告與被告永雷公司分別於100年7月1日、9月1日各簽署一份系爭合約（詳原證一、被證九）。
（三）被告李俊豪原為被告永雷公司之顧問，嗣於102年8月17日成為被告永雷公司之法定代理人。
四、茲就兩造之爭點及本院得心證之理由分別論述如下：
（一）原告對被告李俊豪之起訴有無違反一事不再理原則？⒈按當事人就已起訴之事件，於訴訟繫屬中更行起訴，固為
民事訴訟法第253條規定所不許，惟該條所禁止之重訴，自指同一事件而言。所謂同一事件，必同一當事人，就同一法律關係，而為同一之請求，若此三者有一不同，即不得謂為同一事件，而受重訴之禁止（最高法院86年度台上字第3088號民事裁判參照）。次按訴訟標的，乃原告為確定其私權之請求，或所主張或否認之法律關係是否存在，欲法院對之加以審判之對象，又為法院審判對象之法律關係，應為具體特定之權利義務關係，而非抽象之法律關係，即原告起訴以何種法律關係為訴訟標的，應依原告起訴主張之原因事實定之，原告前後主張之原因事實不同，其為訴訟標的之法律關係自亦不同，即非同一事件（最高法院84年度台上字第2194號裁判意旨參照）。
⒉查原告前雖曾於102年3月8日對被告李俊豪及訴外人京碼
有限公司（下稱京碼公司）起訴，請求渠等應將系爭專利移轉登記予原告，嗣變更為確認系爭專利之專利申請權為原告所有，業經本院以102年度智字第15號受理並判決駁回原告之訴在案。然當時原告係依其與京碼公司所簽立之技術支援合約第2條第2項及專利法第7條第1項規定，主張取得系爭專利之專利申請權，因被告李俊豪私自於100年7月13日申請系爭專利，殊屬違法，而以其與京碼公司、被告李俊豪間之技術支援合約關係為法律上依據，提起確認訴訟。惟查本件原告則係依其與被告永雷公司簽訂之系爭合約第3條約定，以及被告李俊豪與永雷公司之連帶賠償責任，主張被告李俊豪所申請系爭專利之專利申請權為其所有。是就被告李俊豪之部分，原告前後案起訴之當事人與請求雖然相同，然訴訟標的之原因事實仍有所不同，即非屬同一事件，應無違反民事訴訟法第253條重複起訴禁止之規定，因此被告抗辯原告對於被告李俊豪之起訴有違反一事不再理規定，即非可採。
（二）原告對被告永雷公司之起訴有無確認利益？⒈按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利
益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同，民事訴訟法第247條第1項定有明文。又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年台上字第1240號判例意旨參照）。又專利申請權，指得依本法申請專利之權利；專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人；專利申請權得讓與或繼承，專利法第5條、第6條第1項分別定有明文。故專利申請權係屬私法上之權利，關於專利申請權之歸屬，即生私權誰屬之爭執，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷。因此，有關專利申請權之歸屬發生爭執時，應先經由民事法院加以判斷後，再由權利人檢附確定判決書向經濟部智慧財產局申請變更權利人名義。經查，原告主張依系爭合約第3條之約定，擁有系爭專利之專利申請權，然為被告所否認，則原告主觀上認其為系爭專利申請權人之法律上地位有不安之狀態，而本院若確認原告為系爭專利申請權人，原告即得以本件勝訴判決向智慧財產局申請辦理相關變更專利申請權人之程序，是此種不安之狀態得以確認判決將之除去，故原告請求確認系爭專利之專利申請權屬原告所有，即有受確認判決之法律上利益。
⒉至被告雖辯稱系爭專利登記之發明人、專利申請人、專利
權人均為被告李俊豪，而非被告永雷公司，原告向被告永雷公司訴請確認系爭專利之專利申請權為原告所有，根本無法除去系爭專利之歸屬爭議，顯無確認利益云云。惟查，兩造對於系爭合約第3條第2項約定「乙方（原告）利用甲方（被告永雷公司）支援技術所開發、修改、變更、刪減、改良、合併，或與其他技術結合或一併使用所產生之一切智慧財產權，不論得否申請專利或註冊，均歸乙方所有。甲方應配合使乙方取得該些智慧財產權，並配合辦理相關智慧財產權之登記」之解釋與認定，以及系爭專利是否屬被告永雷公司尚未申請但已有研究成果之技術或屬原告利用支援技術所生之智慧財產權，依系爭合約應歸屬於原告所有之法律關係，既均存有爭執，則原告即得以確認判決除去此系爭專利之專利申請權歸屬爭議，應有即受確認判決之法律上利益，故被告前揭抗辯，尚非可取。
（三）原告依系爭合約有無取得系爭專利之專利申請權？亦即被告有無將系爭專利之專利申請權移轉予原告之義務？⒈經查，原告與被告永雷公司先後於100年7月1日、9月1日
各簽署一份系爭合約，除系爭合約第4條約定之報酬金額不同外，其餘之條文內容均為相同，此為兩造所不爭執，並有兩造提出之技術支援合約在卷可稽（見本院卷第12至16頁、第151至155頁）；又系爭專利（中華民國專利申請號第000000000號、公告號第M417976號）之申請日為100年7月13日，登記所有權人為被告李俊豪，此亦為兩造所不爭執，復有專利資訊檢索系統資料在卷足憑（見本院卷第165頁），均堪信真實。
⒉原告雖主張依系爭合約第3條第2項規定，其利用被告永雷
公司之支援技術所開發或改良之任何產品，或所產生之一切智慧財產權，無論得否申請專利或註冊，均歸原告所有，並提出李俊豪申請系爭專利資料、匯款戶頭電子郵件、2011年9月5日電子郵件、發票、原告及被告往來之電子郵件、華南銀行外匯水單等影本為證（見本院卷第17至25頁、第197至201頁）。惟查，依系爭合約第3條規定「1.甲方（被告永雷公司）為支援技術著作權、專利權、專門技術（Know-How）、營業秘密及其他智慧財產權之所有權人。2.甲方同意於本合約有效期間內授與乙方（原告）專屬之使用權（合約期間外為非專屬授權），得使用甲方所提供支援技術之相關智慧財產權。乙方利用甲方支援技術所開發、修改、變更、刪減、改良、合併，或與其他技術結合或一併使用所產生之一切智慧財產權，不論其得否申請專利或註冊，均應歸乙方所有，甲方應配合乙方取得該些智慧財產權，並配合辦理相關智慧財產權之登記，雙方同意智慧財產權之權利、使用授權如下：⑴甲方同意終身授權（非專屬授權）乙方甲方提供支援技術之相關智慧財產權，因甲方已於此專案規劃中獲得合理報酬。⑵除下列甲方所提供支援技術之相關智慧財產權之權利繼續屬於甲方外，其餘智慧財產權、包括但不限著作權、專利權、專門技術（Know-How）、營業秘密皆歸乙方所有：A.所有甲方於合約有效期前擁有之著作權、專利權、專門技術（Know-How）、營業秘密及其他所有智慧財產權。B.所有甲方於合約有效期前已申請但尚未核准之專利。C.甲方新招募員工所有於合約有效期前擁有之著作權、專利權、專門技術（Know-How）、營業秘密及其他所有智慧財產權。除上列A～C項應屬甲方外，其餘應屬乙方，並且甲方同意全力協助乙方完成並配合辦理相關智慧財產權之登記。」（見本院卷第13、152頁）內容觀之，足認被告永雷公司為系爭合約所定支援技術之專利所有權人，僅係提供支援技術之授權予原告，並非應將支援技術交付或移轉予原告，且不因該支援技術被告永雷公司於合約有效期前有無申請專利而有所影響；原告僅於利用被告永雷公司所提供之支援技術，進行開發、修改、變更、刪減、改良、合併，或與其他技術結合或一併使用所產生之一切智慧財產權，始歸屬於原告所有，就原告進一步利用支援技術所生之智慧財產權，被告永雷公司始負有協助原告完成並配合辦理智慧財產權登記之義務，應堪認定。又上開支援技術乃指被告李俊豪所申請之系爭專利，此經被告陳明在卷，並有被告提出李俊豪撰寫系爭專利之草稿資料、李俊豪與美商艾羅德克公司、廣流智權事務所往來之電子郵件可稽（見本院卷第63至150頁）。觀諸系爭專利之技術特徵，乃在於改進傳統雷射直寫或直接聚焦光路作功到目標物表面有缺失或存在無法解決問題等（見本院卷第72頁），參酌雙方簽立系爭合約之目的在於「為提升乙方（原告）先進工業雷射製程最佳化及關鍵技術之開發及自動化雷射機台之製造、促進雙方當事人間之合作、及創造產業優勢，甲方同意與乙方共同合作有關雷射製程最佳化及關鍵技術開發之計畫，並同意提供相關技術支援」，堪認被告辯稱系爭專利即為系爭合約所指之支援技術乙節，核屬有據，應堪採信。再佐以被告李俊豪自100年3月19日起即開始構思系爭專利之技術內容，於100年4月16日即著手系爭專利之撰寫，於100年6月16日將系爭專利之撰寫資料寄交廣流智權事務所，請其協助規劃申請，廣流智權事務所乃於100年6月27日提出專利檢索報告等情，亦有被告提出之李俊豪與美商艾羅德克公司之往來電子郵件、系爭專利草稿資料、李俊豪與廣流智權事務所往來之電子郵件等可參（見本院卷第63至124頁），亦即系爭專利之技術內容於雙方100年7月1日簽立系爭合約之前，已由被告李俊豪創作完成並著手進行申請專利權，顯然為被告李俊豪所擁有之專門技術，斯時既尚未授權予原告利用，則原告實無從利用系爭專利之技術內容進行任何開發或技術結合而產生智慧財產權。職是，依原告所提前揭證據均無法證明系爭專利乃屬系爭合約第3條第2項所定應歸屬原告所有之專利權，原告主張系爭專利之專利申請權為其所有云云，洵無可取。
⒊又原告主張被告李俊豪雖非簽訂系爭合約之一方，然其為
被告永雷公司之顧問，因執行職務不法侵害原告之權利，應對原告依民法第188條第1項、第213條、第216條規定負共同侵權行為之損害賠償責任，即應回復系爭專利之申請權為原告所有云云。惟按專利申請權，指得依本法申請專利之權利；專利申請權人，除本法另有規定或契約別有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第5條定有明文。查系爭專利之技術內容既為被告李俊豪所創作，已如前述，則其依法取得專利申請權並登記為系爭專利之所有權人，難認有何侵害原告之權利可言。另原告雖主張被告李俊豪實際上已與原告就系爭專利移轉之意思表示一致，契約內容為原告同意與被告永雷公司簽訂系爭合約並支付報酬，被告李俊豪同意移轉其研究成果與專利，依民法第348條第2項規定，自應移轉系爭專利予原告云云。然查，依原告所提2011年8月11日李俊豪發給訴外人李明芳之電子郵件內容（見本院卷第23至25頁），僅係提及規劃原告與永雷公司之技術支援合作事宜，系爭合約之簽訂人既非被告李俊豪，而係被告永雷公司，並無從認定被告李俊豪有與原告達成同意移轉系爭專利之合意情事，原告前揭主張難認有據。
五、綜上所述，本件原告既無法證明其依系爭合約之約定取得系爭專利之專利申請權，亦無從證明其與被告李俊豪間有達成移轉系爭專利之合意。從而，原告主張系爭專利之專利申請權因歸屬原告所享有並請求確認專利申請權為原告所有，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要。又兩造關於系爭合約之生效日是在100年7月1日或9月1日之爭點，因原告既無法證明依系爭合約可取得系爭專利之申請權，亦無再予審究之必要，附此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 103 年 4 月 30 日
民事第七庭 法 官 吳俊龍以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 103 年 4 月 30 日
書記官 廖純慧