臺灣臺北地方法院民事判決 102年度重訴字第926號原 告 宋健民訴訟代理人 張澤平律師
吳明蒼律師林曉晴律師上 一 人複 代理人 蘇妍旭律師被 告 中國砂輪企業股份有限公司法定代理人 林陳滿麗訴訟代理人 黃麗蓉律師
馮達發律師李彥群律師上列當事人間請求給付權利金事件，本院於中華民國105 年9 月9日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告應給付原告新臺幣貳仟玖佰貳拾貳萬貳仟壹佰肆拾陸元，及其中新臺幣貳仟陸佰貳拾玖萬玖仟玖佰參拾壹元自民國一○二年五月十九日起，其餘新臺幣貳佰玖拾貳萬貳仟貳佰壹拾伍元自民國一○三年十一月八日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔。
本判決於原告以新臺幣玖佰柒拾伍萬元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣貳仟玖佰貳拾貳萬貳仟壹佰肆拾陸元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序部分
一、被告之法定代理人原為白陽亮，嗣於本院審理中變更為林陳滿麗，其並於民國103 年7 月29日向本院具狀聲明承受訴訟，有民事陳報狀、經濟部103 年6 月19日經授商字第10301114610 號函、公司變更登記表各1 份在卷可參（見本院卷㈡第63至68頁），核與民事訴訟法第175 條第1 項規定相符，應予准許。
二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第3 款定有明文。查，本件原告起訴時原聲明「被告應給付原告新臺幣（下同）26,299,931元，及自102 年3月9 日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息」（見支付命令卷第1 頁），嗣於103 年11月4 日變更聲明為「被告應給付原告29,222,146元，及自102 年3 月9 日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息」（見本院卷㈢第3 頁），核原告所為之訴之變更係擴張應受判決事項之聲明，揆諸上開法律規定，自應准許。
三、又按，攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之；當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之；未於準備程序主張之事項，除有法院應依職權調查之事項、該事項不甚延滯訴訟、因不可歸責於當事人之事由不能於準備程序提出、依其他情形顯失公平之情形者外，於準備程序後行言詞辯論時，不得主張之，民事訴訟法第196 條第1 項、第2 項前段、第276 條第1項分別定有明文。被告雖於103 年11月24日提出民事答辯㈦暨調查證據聲請狀、民事辯論意旨續㈡狀，載明以其因原告擅自移轉、授權349 件專利，作價入股錸鑽科技股份有限公司（下稱錸鑽公司），依民法第544 條、第184 條第1 項前段、後段、第227 條第1 項準用第226 條第1 項規定，對原告之80,296,628元損害賠償請求權（下稱C 案），對原告主張抵銷等語（見本院卷㈢第142 至147 頁、本院卷㈥第14、23頁反面至24頁）。惟查：
㈠、被告於102 年7 月3 日收受本院支付命令及聲請支付命令狀繕本後，於102 年7 月3 日就該支付命令提出異議，旋於同年10月31日提出答辯狀，就其對原告如附表一編號1 、2 所示之損害賠償請求權（下分別稱A 案、B 案），對原告主張抵銷，事後於民事答辯㈢狀、民事答辯㈣狀亦僅就A 、B 案主張抵銷等情，有民事異議狀、民事答辯㈢狀、民事答辯㈣狀各1 份可參（見本院卷㈠第5 、38、152 至162 、本院卷㈡第74至76頁）。
㈡、又本院於103 年9 月12日因法官更易而受理本事件後，旋於同年10月13日裁定駁回被告聲請裁定停止訴訟程序，並於同日以民事庭通知檢附本院製作之爭點整理予兩造，該通知並於103 年10月15日由被告訴訟代理人之受僱人收受，有本院
102 年度重訴字第926 號裁定、本院民事庭103 年10月13日通知、本院送達證書各1 份可稽（見本院卷㈡第207 至208、271 、274 至275 頁），而被告訴訟代理人於收受前開通知後，即於103 年10月30日具狀陳明對本院所整理之爭點內容無意見，於103 年11月7 日準備程序復對本院協助兩造整理之爭點及不爭執點表示沒有意見，本院並於該日諭知準備程序終結等情，亦有民事陳報狀、準備程序筆錄各1 份存卷可按（見本院卷㈡第276 至277 頁、本院卷㈢第8 頁反面至
9 頁）。
㈢、衡以被告自102 年7 月3 日收受支付命令及聲請支付命令狀繕本後，長達1 年4 月餘未為C 案抵銷抗辯之攻擊防禦方法，且係於本院準備程序終結後主張，該抵銷抗辯事由亦非不得另訴請求，堪認被告提出前開抗辯違反適時提出主義，該抗辯復非屬法院應依職權調查之事項，亦不符合不甚延滯訴訟、因不可歸責於當事人之事由不能於準備程序提出、依其他情形顯失公平之情形，揆諸首揭規定，被告要不得事後主張此抗辯事由，故本院自無庸審究被告所為C 案抵銷抗辯有無理由。
貳、實體部分
一、原告起訴主張：兩造於85年10月28日就生產鑽石工具簽立英文版「合作協議（Joint Venture Agreement ）」，約定被告應於每半年給付原告因此合作協議所生之收入及銷售7 ％，其餘收入及損失則歸屬於被告，後兩造復於91年8 月21日簽立中文版「合作協議」，修訂前開英文版「合作協議」，明訂被告於協議約定期限內，就原告建議經被告同意開發製造之產品，在兩造合作協議約定期限內，每半年給付原告每年度營業收入淨額之7 ％權利金，作為使用原告專利之報償。兩造又於97年10月15日就前開英文版、中文版「合作協議」簽立「合作協議增補條款」，約定被告對使用原告專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之，就經被告同意開發，由原告依其所有之專屬技術，配合被告提供所需資源共同研究發展之產品或技術，除91年8 月21日修訂之中文版合作協議第6 條所稱產品仍須支付銷售額7 ％外，被告應就各產品毛利率情形，以銷貨淨額為計算基礎，依所訂比例，每半年結算並支付原告4 ％至8 ％不等之權利金。嗣兩造再於100 年
1 月21日簽立「備忘錄㈢」，約定合作協議應支付權利金之產品，僅限於被告使用合作協議專利權所生產之產品，凡被告使用合作協議專利製造之產品，應依合作協議增補條款之約定支付原告權利金，被告不得拒絕。詎被告於101 年7 月至12月，就其生產製造並銷售之產品即CDDC MP DISK、DG
CMP DISK、S-DG DISK 、SPD DISK、DG- 石材、ODD CMPDISK鑽石工具產品，未依其承諾於102 年3 月8 日給付原告權利金29,222,146元（下稱系爭權利金），經原告於102 年
5 月10日以臺北杭南郵局第996 號存證信函催告被告給付，被告仍未清償，爰依英文版合作協議第5 條、中文版合作協議第5 條、合作協議增補條款第4 條、備忘錄㈢第9 點，請求被告給付系爭權利金，及自102 年3 月8 日約定期限屆至後翌日（即102 年3 月9 日）至清償日止，按年息5 ％計算之利息。又被告就其主張之抵銷金額，已在智慧財產法院（下稱智財法院）另行起訴請求，被告於本件訴訟中復主張抵銷，顯違反一事不再理原則，且有礙訴訟經濟及構成權利濫用等語，並聲明：㈠、被告應給付原告29,222,146元，及自
102 年3 月9 日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息；㈡、願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則以：原告雖得向伊請求給付系爭權利金，惟系爭權利金應扣除10％稅款，且伊對原告有附表一所示損害賠償債權，伊以之對原告主張抵銷，自無庸再給付原告任何金額等語資為抗辯，並聲明：㈠、原告之訴駁回；㈡、如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事實（見本院卷㈢第8頁）：
㈠、兩造於85年10月28日就生產鑽石工具簽立英文版「合作協議（Joint Venture Agreement ）」，約定被告應於每半年給付原告因此合作協議所 生之收入及銷售7 ％，其餘收入及損失則歸屬於被告；兩造復於91年8 月21日簽立中文版「合作協議」，修訂前開英文版「合作協議」，明訂被告於協議約定期限內，就原告建議經被告同意開發製造之產品，在兩造合作協議約定期限內，每半年給付原告每年度營業收入淨額之7 ％權利金，作為使用原告專利之報償。兩造又於97年10月15日就前開英文版、中文版「合作協議」簽立「合作協議增補條款」，約定被告對使用原告專屬技術之報酬，以支付權利金方式為之，就經被告同意開發，由原告依其所有之專屬技術，配合被告提供所需資源共同研究發展之產品或技術，除91年8 月21日修訂之中文版合作協議第6 條所稱產品仍須支付銷售額7 ％外，被告應就各產品毛利率情形，以銷貨淨額為計算基礎，依所訂比例，每半年結算並支付原告4 ％至8 ％不等之權利金。嗣兩造再於100 年1 月21日簽立「備忘錄（三）」，約定合作協議應支付權利金之產品，僅限於被告使用合作協議專利權所生產之產品，凡被告使用合作協議專利製造之產品，應依合作協議增補條款之約定支付原告權利金，被告不得拒絕（見支付命令卷㈠第5 至7 頁反面、第10頁反面）。
㈡、被告於101 年7 月至12月，生產製造並銷售之產品，即CDDC
MP DISK 、DG CMP DISK 、S-DG DISK 、SPD DISK、DG- 石材、ODD CMP DISK鑽石工具產品，應給付原告系爭權利金，扣繳稅款10％後，被告應給付原告26,299,931元權利金，原告並於102 年5 月10日以臺北杭南郵局第996 號存證信函，請被告於函到5 日內支付26,299,931元權利金（見支付命令卷第12至15頁）。
㈢、被告於102 年9 月27日以臺北臺塑郵局第870 號存證信函，向原告主張以其對被告所負賠償金額126,529,558 元之債務抵銷（見本院卷㈡第278 至279 頁反面）。
四、兩造之爭點及論述：本件原告主張被告應給付原告系爭權利金，為被告所不否認，僅爭執系爭權利金應扣除10％稅款，且被告得以A 、B 、
C 案對原告主張抵銷等情，因本院前已認定被告就C 案主張抵銷已違反適時提出主義，本院無庸審酌被告此抗辯事由，則本件主要爭點厥為：㈠、被告應給付原告之金額是否應扣除10％稅款；㈡、被告主張抵銷是否違反一事不再理原則；
㈢、被告得否以A 案對原告主張抵銷；㈣、被告得否以B 案對原告主張抵銷。茲就上開爭點析述如后：
㈠、被告應給付原告之金額是否應扣除10％稅款：按納稅義務人有機關、團體、學校、事業、破產財團或執行業務者所給付之權利金所得者，應由扣繳義務人於給付時，依規定之扣繳率或扣繳辦法，扣取稅款，並依第92條規定繳納之；前條權利金之所得稅款，其扣繳義務人為機關、團體、學校之責應扣繳單位主管、事業負責人、破產財團之破產管理人及執行業務者，納稅義務人為取得所得者，所得稅法第88條第1 項第2 款、第89條第1 項第2 款分別定有明文。
本件被告雖抗辯其依所得稅法之規定，就系爭權利金有繳納所得稅款之義務，故原告僅得請求扣除10％稅款後之權利金云云。惟依前開所得稅法之規定，可知扣繳義務人扣取之稅款本為納稅義務人所得之一部分，僅法律規定由扣繳義務人扣取納稅義務人依法應繳納之稅款，是扣繳義務人扣取稅款之行為，僅係履行其公法上義務，與扣繳義務人本應給付予納稅義務人之金額無涉。本件被告既不爭執扣繳稅款前，應給付原告之權利金數額為系爭權利金，且自承目前尚未辦理扣繳稅款（見本院卷㈢第17頁反面），則原告自得請求被告給付未扣繳前之數額即系爭權利金。被告抗辯原告僅得請求扣除10％稅款後之權利金云云，洵不足取。
㈡、被告主張抵銷是否違反一事不再理原則：按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷。但依債之性質不能抵銷或依當事人之特約不得抵銷者，不在此限，民法第334條第1 項定有明文。次按，被告對於原告起訴主張之請求，提出抵銷之抗辯，祇須其對於原告確有已備抵銷要件之債權即可，至原告對於被告所主張抵銷之債權曾有爭執，或被告已另案起訴請求均不影響被告抵銷權之行使（最高法院67年台上字第1647號判例、29年上字第1232號判例參照）。被告以其因A 、B 案對原告得請求之損害賠償債權，對原告主張抵銷，為原告所否認，陳稱被告已在智財法院另行起訴請求，不得再於本件主張抵銷等語。查，被告就A 案、B 案固分別於智財法院提起訴訟，並經智財法院分別以102 年度民專訴字第104 號、102 年度民專訴字第112 號判決，有上開判決各1 份附卷足憑（見本院卷㈥第254 至281 頁反面、305至332 頁），惟被告起訴僅在確定其對原告之債權，而非於另案主張抵銷，且揆諸上開說明，被告僅須對原告確有已備抵銷要件之債權即可提出抵銷抗辯，被告另案起訴請求要不影響其於本件抵銷權之行使，亦未違反一事不再理原則，故本院仍應審究被告就A 、B 案對原告有無債權存在。原告主張被告所提抵銷抗辯違反一事不再理原則云云，殊難憑採。
㈢、被告得否以A案對原告主張抵銷⒈原告分別於附表二所示時間，將附表二編號1 至22號所示專
利移轉予錸鑽公司、編號23至25號所示專利移轉予中國台鑽科技（鄭州）有限公司（下稱台鑽科技）、編號26號所示專利移轉予嵩洋微電子技術有限公司（下稱嵩洋微電子）；另原告於附表三所示時間，向台一國際專利法律事務所（下稱台一國際）、長江國際專利商標法律事務所（下稱長江國際）、照華國際專利商標法律聯合事務所（下稱照華國際）簽名表示放棄系爭附表三所示專利（下稱系爭拋棄專利），使附表三編號14至16、18至21、24至27、32至34號所示專利，因放棄繳納年費而失效等情，為兩造所不爭，且有中華民國專利資訊檢索系統公告資料、美國專利查詢、台一國際函及所附中華人民共和國國家知識產權局手續合格通知書、中國專利查詢系統、台一國際、長江國際、照華國際案件回覆單、專利資料在卷可證（見本院卷㈠第180 至223 頁反面、
250 至297 頁），且為兩造所不爭執，堪信為真。⒉關於附表一編號1-1 部分：
⑴關於原告讓與專利予台鑽科技、嵩洋微電子部分：
①查，原告分別於98年3 月2 日、同年7 月2 日各與訴外人楊
宗慶、范執中協議成立嵩洋微電子、台鑽科技，並分別於98年4 月1 日、同年7 月15日檢附股東補充協議、協議書呈報訴外人即被告前董事長林心正，復於98年12月29日向林心正呈報：「Diamond Technology Center （DTC ）乃成為JV的執行單位。DTC 現和大陸數家公司合作開發中砂並未生產也未開發的多項專利產品，包括：⒈深圳嵩洋微電子開發BODD。⒉鄭州台鑽科技以六面頂生長立方晶鑽石…第1 、2 、3項的合約之前已經呈報…」等語，有98年4 月1 日簽呈、股東補充協議、98年7 月15日簽呈、台鑽科技協議書、98年12月29日簽呈各1 份可稽（見本院卷㈠第227 至231 、235 、
243 頁），足認被告於98年間已知悉原告與楊宗慶、范執中協議合作成立嵩洋微電子、台鑽科技。
②佐以兩造於99年1 月7 日簽立備忘錄，其中前言明載：「本
備忘錄為原中國砂輪企業股份有限公司（以下簡稱甲方或公司）與宋健民博士（以下簡稱乙方或宋博士）於97年10月15日所簽訂JV增補條款之一部分，緣因乙方（即原告）擬與外部第三者採用甲（即被告）、乙雙方共同的JV成果，作為未來業務的發展，因而甲、乙雙方同意如下：一、乙方目前合作之外部對象包括中國鄭州台鑽科技、南通晶鑽、江蘇鑫鑽及深州嵩洋微電子等四個」等語（見支付命令卷第8 頁），參以訴外人即被告研發部專利技術中心人員陳俐穎經訴外人即台一國際人員於99年3 月19日以電子郵件詢問附表二編號
23、24所示專利之專利權人已變更為台鑽科技，是否繼續繳交專利年費乙情，答覆：「此二案件已讓與，請停止繳交年費等相關事宜」等語，有電子郵件1 份附卷足憑（見本院卷㈠第218 至219 頁反面），事後訴外人即被告研發本部協理胡紹中於99年11月17日就原告與錸德科技股份有限公司（下稱錸德公司）之合作案，以副本傳送電子郵件及附加檔案予訴外人即時任被告董事長之白陽亮、執行長謝榮哲、財務長許惠婷時，該附加檔案所附之費用分析表編號18、20亦明確記載「讓與─台鑽公司（3 個，已完成）」、「讓與─嵩洋微電子（1 個，已完成）」等語，有電子郵件、附加檔案內容各1 份可參（見本院卷㈡第195 、200 頁），顯見被告不僅知悉且已同意移轉附表二編號23至25號專利予台鑽公司、移轉附表二編號26號專利予嵩洋微電子，至臻明灼。
⑵關於原告讓與專利予錸鑽公司部分：
①關於錸鑽公司部分，參以訴外人即被告之執行長謝榮哲於99
年7 月29日傳送載有：「……JV以目前之狀況，提前解約是弟認為非常有建設性的想法，…最後預祝吾兄身體健康，與錸德之合作案順利成功」等內容之電子郵件予原告（見本院卷㈡第267 頁），其後謝榮哲並於100 年1 月21日代表被告與原告簽立備忘錄㈢，其中第4 條、第11條分別約明：「鑽石科技中心（DTC ）人員於100 年12月31曰前隨宋博士加入錸鑽公司者，其在中砂公司所簽之競業禁止條款將不適用」、「本備忘錄雙方約定於錸鑽公司成立後生效」，足信被告對於被告與錸德公司之合作案知之甚詳。
②審諸訴外人即錸德公司投資部人員葉儒林於99年8 月24日以
電子郵件詢問被告研發部協理胡紹中：「最終會放入新公司的專利內容是否已確定」，胡紹中則於同日以電子郵件委請訴外人即研發部員工林冠宏（Bernie）確認並彙整擬移轉至錸鑽公司之專利，胡紹中並於99年11月17日傳送電子郵件副本予被告董事長白陽亮、執行長謝榮哲、財務長許惠婷，告知原告與錸德公司預計合作成立錸鑽公司之規劃內容，且陳明其與原告初步共識內容如附加檔案所示，該附加檔案並包含錸鑽公司成立後DTC 預估節省之費用，之後被告研發部員工陳俐穎復於99年12月30日應原告要求，提供專利權人均單屬原告之3 項清單予原告，該等清單並按類型區分為DLC ─
PCB （22個）、Dia Cu（11個）及其他（338 個）等情，有電子郵件及附加檔案可參（見本院卷㈡第195 、198 頁反面、268 頁、本院卷㈢第178 至184 頁），堪認被告不僅明確知悉原告與錸德公司之合作案，並同意將部分專利移轉予被告與錸德公司合作設立之錸鑽公司。
③又訴外人即原告助理洪聖惠於陳俐穎在99年12月30日傳送專
利清單予原告後，旋於同日以電子郵件附加檔案傳送修改後原告與錸德公司之Joint Venture 合約書、附件一專利案件清單─其他─338 個、附件二專利案件清單─DLC PCB ─11個、附件三專利案件清單─Dia Cu─22個予葉儒林，且以副本通知胡紹中，亦有電子郵件及所附合約書、專利清單在卷可證（見本院卷㈢第154 至171 頁）。而觀諸洪聖惠所傳送之原告與錸德公司合約書，其中第1 、2 、4 條明載：「甲乙雙方合資方式為甲方（即錸德公司）以現金或設備或智慧財產權出資，乙方（即原告）以其所擁有智慧財產權（見附件一）出資，合組錸鑽公司」、「錸鑽公司設立之股權結構按甲方占60％、乙方占40％之比例規劃。…乙方先期投資價值3,000 萬元之智慧財產權」、「乙方依本約第2 條先期投資移轉予錸鑽公司之智慧財產權包括乙方擁有專利權之DLC相關產品及技術（如附件二），及鑽石金屬複合材料之相關產品及技術（見附件三）…」，經核該附件一至三與陳俐穎所傳送之專利清單內容完全相同，亦有合約書、附件一至三專利清單、陳俐穎傳送之專利清單各1 份在卷可按（見本院卷㈢第154 至170 、179 至184 頁），益徵原告以轉讓專利權予錸德公司之方式入股錸德公司，係經被告同意而為。
④再參以原告之專利申請及轉讓程序，均由兩造委由台一國際
辦理，台一國際並將附表二之專利轉讓文件寄送予訴外人即被告員工盧昀瑄、李尚實、陳俐穎，有台一國際所寄信件及專利轉讓資料可稽（見本院卷㈠第203 至223 頁反面），苟被告未同意轉讓專利予錸鑽公司，台一國際豈可能逕依原告指示辦理，足見被告已同意原告轉讓附表二編號1 至22所示之專利予錸鑽公司，要無庸疑。
⑶關於原告放棄系爭拋棄專利部分：
被告主張原告未經其同意即放棄系爭拋棄專利乙節，為原告所否認，辯稱其係經被告同意及指示而放棄等語。經查：
①原告放棄系爭拋棄專利之相關程序，係委由台一國際、長江
國際、照華國際辦理，台一國際、長江國際就附表三編號17、19、21至25、27至30、32所示專利，並曾一併函詢被告員工李尚實、顏天淵、盧昀瑄、陳俐穎是否同意繳納年費或自行處理本案後續作業或放棄本案（見本院卷㈠第269 、273、277 、279 、281 、283 、285 、288 至291 、293 頁），故被告是否不知且未同意原告放棄系爭拋棄專利，已非無疑。
②參以被告員工林冠宏曾於97年3 月18日以電子郵件傳送主旨
為「放棄這些被告公司專利（Giving up these patents ofKINIK ）」予美國專利事務所人員David Osborne ，電子郵件內容並明確說明：「In order to solve the problemthat the apply case and resource are scattered atpresent ,such as the attcahed , …we have alreadydecided to give up 97 cases …We will estimate inadvance through the expenses of every month in thefuture , it will reach the budget control of thepatent expenses , and create more patent benefits inregular budgetary （為解決目前申請案及資源過於分散之問題，我們決定放棄附件之97件案件…未來我們將按每月支出為事前評估，以達專利費用之預算控制，並在經常性預算下創造更多專利利潤）」，有電子郵件1 份可稽（見本院卷㈡第29頁），被告研發部協理胡紹中於99年11月17日以副本傳送予被告董事長白陽亮、執行長謝榮哲、財務長許惠婷之電子郵件，其所附附加檔案亦就各項專利計算成本及專利總費用，有電子郵件及附加檔案在卷可證（見本院卷㈡第195至200 頁反面），堪信被告就各項專利均有計算其成本及費用，並因預算之限制而放棄部分專利甚明。
③再稽諸被告員工林冠宏於99年7 月28日傳送予David
Osborne 之電子郵件，明載：「Attached is ourdecisions on the August Cost Forecast , …⒉Decide
to abandon 6 low importance cases . ⒊We need toconsider the 00000-00000. PROV and 00000-00000.PROV
for a few days , and wait for get the approval by Dr. Sung and CEO（附件是我們在8 月份成本預測之決定…⒉決定放棄6 項低重要性之專利案件。⒊我們必須考慮00000-00000 PROV 及00000-00000 PROV專利案件幾天，且需等宋博士及執行長同意）」，之後於同年8 月15日、8 月26日復回覆David Osborne ：「…according to Dr . Sung'sinstruction ,we will prefer ( not decision) tomaintain the 00000-0000 0.PROV and abandon the 00000-00000. PROV，but we still waiting for the finaldecision of CEO （依據宋博士之指示，我們選擇（尚未決定）繼續維持00000-00000.PROV專利、放棄00000-00000.PROV專利，但我們仍在等待執行長之最後決定）」、「Wehave now received the approval from our CEO andpresident （我們現在已經執行長及總經理之核准）」等語，有電子郵件在卷可考（見本院卷㈡第269 頁），足見是否放棄專利非由原告單方決定，尚須經被告執行長及總經理核准後，再由被告研發部門通知專利事務所處理放棄專利等事宜。
④而關於被告處理放棄專利之程序，揆諸被告員工與David
Osborne 之往來電子郵件明載：「Attachment is ourdecisions on the February Cost Forecast . Pleasenote that we decided to maintain only four patents
in this spreadsheet . …Moreover , focusing on theabandon patents mentioned in the column E , pleasefurnish us the official abandon notice momentarily .（附件為我們在二月份成本預測之決定。請注意在此表單上我們決定僅維持4 項專利。…此外，關於E 欄所列之放棄專利，請立即提供我們正式的放棄通知書）」等語，有電子郵件1 份可佐（見本院卷㈡第30頁），堪認原告如欲放棄專利，不僅先需經被告執行長及總經理同意，尚需透過被告研發部門通知專利事務所提供正式放棄通知書予原告簽名確認。而系爭拋棄專利均係委由台一國際、長江國際、照華國際辦理，已如前述，則依前述流程，可知前開專利事務所傳送案件回覆單予原告簽名放棄，係受被告研發部門指示辦理，故原告陳稱其係受被告指示且同意而放棄系爭拋棄專利，應屬可採。
⑤基上，原告放棄系爭拋棄專利並非擅自為之，而係經被告指示且同意而為。
⑷按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任
；故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利；受任人因處理委任事務有過失，或因逾越權限之行為所生之損害，對於委任人應負賠償之責，民法第184 條第1 項前段、後段、第227 條第1 項、第544 條分別定有明文。本件原告係經被告同意而讓與附表二編號1 至22所示專利予錸鑽公司、讓與附表二編號23至25所示專利予台鑽科技、讓與附表二編號26所示專利予嵩洋微電子，並經被告指示及同意而拋棄系爭拋棄專利，業經本院認定如前，原告自未不法侵害被告專利權，亦無不完全給付或處理委任事務逾越權限之情事，是原告依民法第
184 條第1 項前段、後段、第227 條第1 項、第544 條規定，請求原告負損害賠償責任，洵屬無據。
⒊關於附表一編號1-2部分：
兩造於85年11月1 日、96年12月13日簽立之聘任合約書第15條第2 款、第19條第2 項，明載：「非經乙方（即被告）書面同意，甲方（即原告）不得為下列行為：……㈡、為與乙方業務、或營業、研發目標相同或類似之公司、商號、機構、單位、財團法人或個人之受僱人、受任人、承攬人或顧問。」、「甲方如違反保密、禁止競業、禁止行索賄之規定，……乙方並得另行請求相當於所給付甲方報酬（包含歷年薪資、以請求當日市價計算之歷年紅利、獎金等）之懲罰性賠償金。」，有聘任合約書可參（見本院卷㈠第174 、175 頁反面至176 頁）。被告主張原告未經其同意，違反兩造競業禁止之約定，自98年7 月2 日起擔任台鑽科技股東，依聘任合約書第19條第2 項，應給付懲罰性違約金等情，為原告所否認，辯稱其擔任台鑽科技股東係經被告同意，且兩造已合意刪除競業禁止約款等語。查：
⑴原告於98年7 月2 日與苑執中協議共同成立台鑽科技後，旋
於同年月15日檢附協議書，呈請訴外人即被告原董事長林心正核示，有台鑽科技協議書、簽呈各1 份可稽（見本院卷㈠第231 、235 頁），被告董事長雖未於該簽呈批示，惟參諸兩造於99年1 月7 日簽立之備忘錄，已載明：「本備忘錄為原中國砂輪企業股份有限公司（以下簡稱甲方或公司）與宋健民博士（以下簡稱乙方或宋博士）於97年10月15日所簽訂JV增補條款之一部分，緣因乙方擬與外部第三者採用甲、乙雙方共同的JV成果，作為未來業務的發展，因而甲、乙雙方同意如下：一、乙方目前合作之外部對象包括中國鄭州台鑽科技、南通晶鑽、江蘇鑫鑽及深州嵩洋微電子等四個。…」等語，顯見被告已同意原告擔任台鑽科技股東無疑。
⑵再細繹原告於99年4 月30日向被告提出之離職申請單，其上
注意事項欄有關競業禁止之說明業經刪除，且另以手寫註記「依JV規定辦理」，被告執行長及董事長對於前開刪除及加註之內容，亦未予以加註或退回由原告重擬，足徵兩造已合意刪除聘任合約書競業禁止約款之適用。是以，被告依聘任合約書第19條第2 項，請求原告給付懲罰性違約金10,683,966元，要無理由。
⒋綜上所述，被告就附表一編號1-1 、1-2 所示事實，對原告
均無損害賠償請求權，其以A 案對原告主張抵銷，要難憑採。
㈣、被告得否以B案對原告主張抵銷⒈關於附表一編號2-1部分：
按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277 條前段規定甚明。本件被告主張原告洩漏被告產製之BODD營業秘密予嵩洋微電子、美國應用材料公司（下稱美國應材公司），依上開法律規定，自應由被告負舉證責任。經查：
⑴關於被告主張原告洩漏營業秘密予美國應材公司乙節，被告
固提出被證12電子郵件內容為證。然觀諸前開電子郵件內容，係由美國應材公司員工於102 年2 月26日先以電子郵件告知原告對於銷售BODD鑽石碟予客戶有興趣，經原告於同日回覆有興趣透過美國應材公司銷售鑽石碟，並請對方告知如何進行測試，之後原告即以電子郵件請被告員工胡紹中提供BODD樣品供商業使用，經胡紹中告知今年度已取消BODD計畫，未經被告執行長謝榮哲（Thomas）同意無法提供樣品等語，原告遂撰寫電子郵件予謝榮哲，請其依備忘錄㈢交付BODD樣品，而遭謝榮哲拒絕等節，有往來電子郵件可參（見本院卷㈠第304 至306 頁），堪認原告請求被告提供BODD樣品業經被告明示拒絕而未提供。又原告雖於102 年2 月26日回覆予美國應材公司員工之電子郵件中，有提及雙方之前曾進行測試（見本院卷㈠第305 頁反面），然關於先前測試之內容、時間、地點均付之闕如，被告亦未特定原告具體洩漏營業秘密予美國應材公司之時間及內容，僅泛稱原告向美國應材公司推銷BODD產品，揆諸上開說明，自難認被告已盡其舉證責任。是以，被告主張原告有洩漏BODD產品予美國應材公司，殊難憑取。
⑵另被告就其主張原告洩漏營業秘密予嵩洋微電子部分，則以
被證14訴外人蔡明義教授訪談紀錄為據（見本院卷㈠第313至314 頁）。而稽諸該訪談紀錄，蔡明義於101 年10月12日陳稱原告於該年年初向其表示其大陸廠欲開發BODD鑽石碇，請其幫忙，其每年約12月會與原告洽談年度被告經費，該年有「雙面BODD開發」、「奈米鑽石拋光墊開發」，原告請其開發之BODD與前者無關，另原告於101 年初曾持4 個大陸製作之BODD給其測試，最近原告又請其測試5 個BODD等語（見本院卷㈠第313 頁反面），內容均未提及嵩洋微電子，且依前開訪談內容，亦可得知原告委請蔡明義測試之BODD與被告開發之BODD不同；此外，被告復未具體指明原告洩漏營業秘密予嵩洋微電子之時點，故要難僅憑該訪談紀錄即遽認原告有洩漏營業秘密之情事。
⑶又被告主張原告於101 年8 月14日攜同美國應材公司員工至
被告鑽石事業部工廠管制區域，侵害被告營業秘密乙情，則以被證13、71為憑（見本院卷㈠第308 至312 頁反面、本院卷㈤第103 至104 頁）。參以聘任合約書之競業禁止約款於99年4 月30日原告提出離職申請單時，已經兩造合意刪除，業經本院詳述如前，顯見原告於101 年8 月14日已不再適用聘任合約書所載之競業禁止約定，被告仍以聘任合約書第19條第2 項為請求權基礎，請求原告給付懲罰性違約金，自屬無據。
⑷綜上，被告未能舉證原告洩漏營業秘密予嵩洋微電子及美國
應材公司，另被告主張原告於101 年8 月14日攜同美國應材公司員工進入被告工廠而洩漏被告營業秘密部分，則因原告已不適用聘任合約書之競業禁止約款，故被告依聘任合約書第19條第2 項規定，請求原告就上述行為給付懲罰性違約金，均無理由。
⒉關於附表一編號2-2部分：
被告主張原告自98年3 月2 日起擔任嵩洋微電子董事長及股東，違反兩造競業禁止約定部分，徵諸被告於98年間即已知悉原告與楊宗慶協議合作成立嵩洋微電子，被告並同意移轉附表二編號26號專利予嵩洋微電子，均已詳如㈢⒈⑵所述，兩造於99年1 月7 日簽立之備忘錄亦載明：「…因乙方（即原告）擬與外部第三者採用甲（即被告）、乙雙方共同的JV成果，作為未來業務的發展，因而甲、乙雙方同意如下：一、乙方目前合作之外部對象包括中國鄭州台鑽科技、南通晶鑽、江蘇鑫鑽及深州嵩洋微電子等四個」等語（見支付命令卷第8 頁），足徵原告擔任嵩洋微電子董事長及股東係經被告同意無訛，自不構成競業禁止之違反。是以，被告依聘任合約書第19條第2 項，請求原告給付懲罰性違約金，亦不足取。
⒊綜上所述，被告就附表一編號2-1 、2-2 所示事實，對原告
均無損害賠償請求權，其以B 案對原告主張抵銷，實屬無據。
㈤、末按，給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為5 ％，民法第229 條第2 項、第233 條第1 項前段及第203 條分別定有明文。查：
⒈原告雖一再主張兩造就系爭權利金之給付有約定期限，並提
出101 年7 至12月權利金付款收據為據（見支付命令卷第12頁），而該收據固載明「實付金額─102/3/8 支付」，惟該收據僅係被告員工草擬之明細，以證明原告有收受系爭權利金（見支付命令卷第11至12頁），要難憑此逕認兩造間就系爭權利金之給付有約定期限。復參以兩造所簽立之英文版合作協議第5 條、中文版合作協議第5 條、合作協議增補條款第4 條，僅約定被告每半年給付原告權利金，未約定權利金給付之特定期間（見支付命令卷第5 至7 頁反面），足見兩造就系爭權利金之給付並未約定確定期限。
⒉又原告前於102 年5 月10日以臺北杭南郵局第996 號存證信
函，請被告於函到5 日內支付26,299,931元權利金，該存證信函經被告於同年5 月13日收受，有前開存證信函、中華郵政掛號郵件收件回執及投遞記要可佐（見支付命令卷第13至15頁、本院卷㈢第14頁），另原告復於103 年11月4 日擴張請求被告給付29,222,146元，被告則至遲於103 年11月7 日準備程序期日已知悉原告前開請求（見本院卷㈢第6 頁），揆諸上開說明，原告自得請求被告給付其中26,299,931元自收到存證信函後5 日之翌日（即102 年5 月19日）起，及其餘2,922,215 元自103 年11月8 日起，均至清償日止，按年息5 ％計算之利息。
五、綜上所述，被告應給付原告未扣除10％稅款之系爭權利金，且被告就附表一編號1 、2 所示之事實，對原告均無損害賠償請求權，不得以A 案、B 案對原告主張抵銷。從而，原告依英文版合作協議第5 條、中文版合作協議第5 條、合作協議增補條款第4 條、備忘錄㈢第9 點，請求被告給付29,222,146元，及其中26,299,931元自102 年5 月19日起，其餘2,922,215 元自103 年11月8 日起，均至清償日止，按年息
5 ％計算之利息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，則屬無據，應予駁回。
六、兩造均陳明願供擔保聲請宣告假執行或免為假執行，關於原告勝訴部分，經核均與法律規定相符，爰分別酌定相當擔保金額予以宣告。至原告就敗訴部分陳明願供擔保聲請宣告假執行，因訴之駁回而失所依據，不予准許。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所提證據，經核均與判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 105 年 11 月 25 日
民事第五庭 法 官 吳佳樺以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 105 年 11 月 25 日
書記官 吳建元附表一：
┌──┬─────────────────┬─────────┬─────────┐│編號│原因事實 │請求損害賠償額 │備註 ││ │ │（新臺幣） │ │├──┼─────────────────┼─────────┼─────────┤│1-1 │原告受被告委任先後擔任總工程師、鑽│1 億1,401,756元 │102 年度民專訴字第││ │石科技中心總經理、技術顧問，竟未經│ │104 號事件（下稱A ││ │被告同意，於100 年間擔任錸鑽公司董│ │案） ││ │事期間，擅自將兩造合作協議之專利至│ │ ││ │少22件（即附表二編號1 至22）轉讓予│ │ ││ │錸鑽公司；復擅自將附表二編號23至25│ │ ││ │所示專利讓與台鑽科技、附表二編號26│ │ ││ │所示專利讓與嵩洋微電子，並自不詳時│ │ ││ │間起至101 年5 月23日止，拋棄兩造合│ │ ││ │作協議之附表三所示國內外專利35件，│ │ ││ │使附表三編號14至16、18至21、24至 │ │ ││ │27、32至35所示之15件專利權喪失，原│ │ ││ │告顯違反善良管理人之注意義務，而故│ │ ││ │意為逾越權限之行為，並構成故意侵權│ │ ││ │行為，致被告受有損害，故依民法第 │ │ ││ │544 條、第184條第1 項前段、後段、 │ │ ││ │第227 條第1 項規定請求。 │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┤ ││1-2 │又原告未經被告同意，自98年7 月2 日│10,683,966元 │ ││ │起擔任台鑽科技股東，違反兩造間聘任│ │ ││ │合約書第15條所載競業禁止之約定，致│ │ ││ │被告受有損害，故依聘任合約書第19條│ │ ││ │第2 項請求。 │ │ │├──┴─────────────────┼─────────┤ ││小計 │1 億15,845,592元 │ │├──┬─────────────────┼─────────┼─────────┤│2-1 │原告未經被告同意，將被告產製之「BO│10,683,966元 │102 年度民專訴字第││ │DD」營業秘密洩漏予嵩洋微電子、美國│ │112 號事件（下稱B ││ │應材公司，且於101 年8 月14日攜同美│ │案） ││ │國應材公司人員至被告鑽石事業部工廠│ │ ││ │管制區域，不法侵害被告產製鑽石碟之│ │ ││ │營業秘密，違反聘任合約書第11條之保│ │ ││ │密義務，致被告受有損害，故依聘任合│ │ ││ │約書第19條第2 項，請求原告給付懲罰│ │ ││ │性違約金。 │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┤ ││2-2 │原告自98年3 月2 日起擔任嵩洋微電子│10,683,966元 │ ││ │董事長，且擁有該公司60％股權，違反│ │ ││ │聘任合約書第15條競業禁止義務，致原│ │ ││ │告受有損害，故依聘任合約書第19條第│ │ ││ │2 項，請求原告給付懲罰性違約金。 │ │ │├──┴─────────────────┼─────────┤ ││小計 │21,367,932元 │ │├──┬─────────────────┼─────────┼─────────┤│3 │原告未經被告同意，擅自移轉、授權 │80,296,628元 │逾時提出，本院不予││ │349 件專利予錸鑽公司，以之作價入股│ │審酌 ││ │錸鑽公司，故依民法第544 條、第184 │ │ ││ │條第1 項前段、後段、第227 條第1 項│ │ ││ │準用第226 條第1 項規定，請求原告給│ │ ││ │付損害賠償。 │ │ │└──┴─────────────────┴─────────┴─────────┘