臺灣高等法院刑事判決 九十二年度上易字第二六五九號
上 訴 人即自 訴 人 階梯股份有限公司代 表 人 乙○○代 理 人 陳瓊英律師
蘇癸旨律師林春金律師上 訴 人即 被 告 方沛宸原名甲選任辯護人 許文彬律師
周欣穎律師右上訴人因被告違反商標法案件，不服臺灣臺北地方法院九十二年度自字第一八六號，中華民國九十二年八月十八日第一審判決，提起上訴，經判決後，由最高法院第一次發回更審，本院判決如左：
主 文原判決撤銷。
方沛宸連續未得商標權人同意，於同一服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以叁佰元折算壹日。
事 實
一、方沛宸（原名甲○○、方似鶯）原自民國八十一年八月二十日起與階梯股份有限公司（以下簡稱階梯公司）所屬巧門企業管理顧問公司（以下簡稱巧門公司）簽訂「芝麻街美語教材教學合作契約書」，約定授權方沛宸得使用「芝蔴街」商標於美語教學服務上，方沛宸乃以「芝麻街示範美語補習班」之名義，於台北市○○○路○段○○○號一樓經營美語補習班。嗣方沛宸於八十七年間因階梯公司授權他人於其所經營補習班附近開設美語補習班一事，與階梯公司發生爭執，自八十八年一月一日起不再續約，詎方沛宸明知「芝蔴街」商標為美商兒童電視工廠向前經濟部中央標準局（現改制為經濟部智慧財產局）申請核准註冊，取得商標專用權（註冊號數：第四二三二一號），指定使用於教育及娛樂之服務，並授權階梯公司在台灣地區使用，現仍在專用期間，且明知其與巧門公司間之上開合作契約已因契約期滿而終止，未再經商標權人同意不得使用「芝蔴街」商標於美語教學服務上，竟基於概括之犯意，使用近似於前開商標人註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，先自八十八年一月一日起，於同一服務，繼續使用近似於「芝蔴街」商標，有致相關消費者混淆誤認之虞之「芝麻街國際幼兒學校」圖樣於其在台北市○○○路○段○○○號一樓所經營美語補習班門口之招牌；復於八十九年年初某日，在台北市○○街○○○號、二四七號一樓開設美語補習班（登記名稱：芝麻街國際語文補習班。立案日期：九十年八月一日），於同一服務，使用近似於「芝蔴街」商標，有致相關消費者混淆誤認之虞之「芝麻街國際幼兒學校」及「芝麻街國際」圖樣於門口之招牌；又於九十一年四月間某日，在台北市○○街○○號一樓開設美語補習班（登記名稱：芝麻街美國信義語文補習班。立案日期：九十一年六月一日），於同一服務，使用近似於「芝蔴街」商標，有致相關消費者混淆誤認之虞之「芝麻街美國學校」圖樣於門口之招牌；又於九十一年十月間在台北縣三重市○○街○○○號一、二樓、三二○號二樓設立私立芝麻街國際語文補習班短期補習班，並使用近似於「芝蔴街」商標之「芝麻街美國學校」圖樣之招牌，有致相關消費者混淆誤認之虞，且於上開美語補習班經營期間，均使用近似於「芝蔴街」，有致相關消費者混淆誤認之虞之「芝麻街美國學校」圖樣於其營業上使用之廣告文宣。嗣經美商兒童電視工廠及階梯公司先後於九十一年七月八日（同月九日收文）及九十二年二月十一日（同月十二日收文）寄發律師函要求其停止繼續使用上開招牌及廣告文宣，方沛宸均置之不理。
二、案經階梯公司提起自訴。理 由
一、訊據上訴人即被告方沛宸固坦承於上開時、地經營美語補習班，及確有使用前揭招牌及廣告文宣等行為，然矢口否認有何違反商標法之犯行，辯稱：「芝麻街」字樣本來就是我向台北市政府教育局合法立案之補習班名稱，我信賴政府機關之核准，善意使用補習班之名稱於招牌及廣告文宣，並非商標之使用，依據商標法第二十三條第一項，不受他人商標專用權之效力所拘束；自訴人系爭商標之註冊範圍未包括「補習班」之項目云云。經查：
㈠按修正後之商標法第三十第一項第一款固規定：「凡以善意且合理使用之方法，
表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束」，然衡諸：⒈被告前與巧門公司雙方所簽訂之契約中，已明定「【芝蔴街】之商標權為美商兒童電視工廠所有」一節，有「芝麻街美語教材教學合作契約書」影本七件附卷可稽；⒉「芝蔴街」為社會大眾所週知之美語教學服務商標；⒊被告具有多年美語補習教育之經驗等情，被告對於「芝蔴街」係已經他人註冊而取得專用權之著名美語教學服務商標事實，應有明確之認識，詎竟仍於所經營美語補習班之招牌及廣告文宣等，使用前開近似於「芝蔴街」商標，有致相關消費者混淆誤認之虞之商標，是其有違反商標法之故意，至為灼然，所辯係基於「善意」使用云云，顯不足採。又被告使用之「芝蔴街美國學校」、「芝蔴街國際幼兒學校」商標圖樣，核與自訴人之註冊服務標庫「芝蔴街」近似，且同使用於幼兒美語教學之營業，客觀自外觀而言，足使人有混洧誤認之虞，且被告明知自己被授權用「芝蔴街」商標已期滿，不得再使用，其竟仍繼續使用前揭近似商標，甚以「芝蔴街」名義，向教育主管機關設立登記語文補習班，圖使人誤以為被告經營之語文補習班，係享有「芝蔴街」商標專用權之自訴人公司所設立經營，被告有欺騙他人之意圖，亦勘認定。
㈡本件被告使用上揭近似於「芝蔴街」商標之圖樣於所經營美語補習班之招牌及廣
告文宣之情形，有照片、廣告文宣影本等在卷足稽（見原審卷第十頁至第二二頁、本院卷第四一頁至第四六頁、第一二一頁、第一五五頁至第一五八頁），該等招牌懸掛於建築物之上，廣告文宣係用以傳發不特定對象以宣傳被告經營之補習班，均係用以促銷被告提供之服務無訛，被告此等行為自屬就其所營之美語教學服務商標之使用，所辯並非商標之使用云云，亦屬飾卸之詞，委無足採。
㈢台北市補習班之立案，係由設立人依據台北市短期補習班管理規則向主管機關台
北市政府教育局申請核准後，即得立案，該主管機關並無審核補習班名稱是否侵害他人服務商標專用權之權限與義務等情，有台北市短期補習班管理規則影本一份附卷足稽。是台北市政府教育局核准被告以芝麻街示範美語補習班、芝麻街國際語文補習班、芝麻街美國信義語文補習班之名稱立案一事，核與被告所使用之招牌及廣告文宣是否侵害自訴人之服務標章專用權無關，何況被告係明知「芝蔴街」商標圖樣為他人經營美語補習班所使用之著名服務商標，竟仍蓄意使用之事實，已敘明如前，所辯係信賴政府機關之核准，才使用補習班之名稱於招牌及廣告文宣云云，全屬推諉卸責之詞，不足採信。
㈣「芝蔴街」商標為美商兒童電視工廠向前經濟部中央標準局（現改制為經濟部智
慧財產局）申請核准註冊，取得商標專用權（註冊號數：第四二三二一號），指定使用於舊服務標章第一類之教育及娛樂項目，嗣並具體指定營業種類內容為「提供教育娛樂之服務；幼兒及兒童之美語教學；親職教育之推廣、諮詢；舉辦關於英語教學及學習之講座；書籍、雜誌、期刊等印刷物之出版，... 」等項，並授權自訴人公司使用，及申請延展專用期間，有服務標章註冊證在卷可據，並經本院向經濟部智慧財產局調閱檔卷資料原卷核對無誤，關於商品及服務分類表雖有修正，惟就卷附照片被告使用系爭服務標章招牌所示，其係經營兒童美語教學，顯與自訴人上揭營業種類為相同之服務，被告行為自有侵害自訴人之商標權，此與自訴人之商標是否登記使用於「補習班」類無涉，被告所辯系爭服務標章使用範圍沒有包括補習班云云，自不可採。
㈤綜上所述，被告於同一服務，使用近似於「芝蔴街」商標，有致相關消費者混淆
誤認之虞之「芝麻街美國學校」圖樣於招牌，及其營業上使用之廣告文宣之事實，足堪認定。本件事證明確，犯行可以認定，應依法論科。
㈥至被告雖否認自訴人所提之服務標章授權契約書之真正一節，經核閱前揭檔卷資
料原卷附有原授權契約書原文，且經我國駐外單位認證，足信該授權契約書係真正，被告空言否認文書真正，要非有據，附此敘明。
二、按「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權」；「除本法第三十條另有規定外，於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，應得商標權人之同意」，修正後商標法第二十九條第一項、第二項第三款分別定有明文。被告為表彰自己營業上所提供之美語教學服務，於補習班門口之招牌及廣告文宣使用上開近似於自訴人「芝蔴街」服務之圖樣，核其所為，自有未經同意而使用近似他人服務商標之犯行。按被告行為後，商標法於九十二年五月二十八日修正公佈，並自九十二年十一月二十八日施行。原商標法第六十二條第二款之罰則，業已修正為商標法第八十一條第三款（法定本刑均為「三年以下有期徒刑、拘役、或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金」），法定本刑相同，依刑法第二條第一項前段，應適用裁判時即修正後之商標法，核被告所為係犯修正後商標法第八十一條第三款之罪。被告先後多次行為，時間密接，犯罪構成要件相同，顯係基於概括犯意為之，應依連續犯規定論以一罪，並加重其刑。又被告於台北縣三重市○○街所為之犯行，原自訴意旨雖未論及，惟與原自訴意旨之犯行既有連續犯裁判上一罪之關係，本院自得併予審究。
三、原審對被告予以論罪科刑，固非無見，惟商標法於被告行為後已修正，原判決未及比較新舊法適用，且未審及被告於台北縣三重市○○街所為之犯行均有未合，被告上訴意旨仍執陳詞否認犯罪，雖不可採，惟原判決既有可議之處，自應由本院撤銷改判。爰審酌被告與自訴人終止使用商標權契約後，仍繼續惡意使用近似商標，經自訴人催告後仍置之不理繼續使用，並參酌其犯罪方法、手段、侵害商標權之期間，犯後態度及其他一切情狀，量處有期徒刑四月，並諭知易科罰金之折算標準。
據上論斷，應依刑事訴訟法第三百六十九條第一項前段、第三百六十四條、第二百九十九條第一項前段，商標法第八十一條第三款，刑法第二條第一項前段、第十一條前段、第五十六條、第四十一條第一項前段，罰金罰鍰提高標準條例第二條，判決如主文。
本案經檢察官劉靜婉到庭執行職務。
中 華 民 國 九十三 年 七 月 廿 日
臺灣高等法院刑事第二十庭
審判長法 官 趙 功 恆
法 官 鄧 振 球法 官 李 春 地右正本證明與原本無異。
不得上訴。
書記官 柳 秋 月中 華 民 國 九十三 年 八 月 六 日附錄：本案論罪科刑法條全文商標法第八十一條第三款未得商標權人或團體商標權人同意，有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：
一 於同一商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標者。二於類似之商品或服務，使用相同之註冊商標或團體商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
三於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。