臺灣高等法院民事判決 九十年度上更㈠字第一三六號
上 訴 人 有巢氏房屋仲介股份有限公司法定代理人 盧正義被 上訴 人 永慶房屋仲介股份有限公司法定代理人 孫慶餘右當事人間移轉服務標章專用權事件，上訴人對於中華民國八十七年四月七日臺灣臺北地方法院八十六年度訴字第一一六號第一審判決提起上訴，經最高法院發回更審，並為訴之追加，本院判決如左：
主 文上訴及追加之訴均駁回。
第二審、發回前第三審及追加之訴訴訟費用，均由上訴人負擔。
事 實
甲、上訴人方面：
一、聲明：
㈠ 先位聲明：⒈原判決廢棄。⒉被上訴人應將經濟部中央標準局註冊登記之「有巢氏」服務標章專用權（註冊登記號數：00000000）移轉登記與上訴人，並應提出上開服務標章專用權註冊證協同上訴人辦理移轉登記。
㈡備位聲明：
⒈原判決廢棄。⒉請求確認上訴人就經濟部中央標準局註冊登記之「有巢氏」服務標章專用權（註冊登記號數：00000000）有使用權。
二、陳述：除與原判決記載相同者，予以引用外，補稱略以：㈠關於聲明追加部分：
①按民事訴訟法第四百四十六條第一項規定：「訴之追加，非經他造同意，不得為
之。但第二百五十五條第一項第二款至第六款情形，不在此限。」②本件上訴人已由法定代理人吳耀焜於民國八十五年二月十二日與被上訴人之法定代理人孫慶餘，經兩造合意無償取得服務標章專用權並可繼續使用。
③基於上述，本件請求之基礎事實同一之情況下，自得依民事訴訟法第四百四十六條第一項及二百五十五條第一項第二款規定，追加確認之訴。
⒉追加備位聲明部分：孫慶餘代表被上訴人與吳耀焜代表上訴人所達成之合意，孫
慶餘表示自己人要用不用錢，倘僅有同意使用之意，而另無同意移轉之意，上訴人自得依上述，於主張之基礎事實同一情況下，追加備位聲明。
㈡最高法院採認本院前審依謝碧麗、鄧家騏證述與孫慶餘聯絡過程，孫慶餘確曾表
示要自行撤銷系爭標章，所認定「事實」。有疑義者，孫慶餘表示願撤銷系爭標章之「內心動機」如何，為何自願無償撤銷該「攸關企業品牌形象，頗具價值」之系爭標章，應予查明。關於最高法院發回查明之上揭事項，說明如后：
⒈上訴人為訴外人住商實業股份有限公司（下稱住商公司）持有股份百分之九十九
點九三之轉投資公司，而被上訴人則持有住商公司股份七十三萬七千股，其法定代理人孫慶餘則持有四十九萬一千股，合計共占住商公司八百二十萬股中之百分之十五。是被上訴人為住商公司之多數股東實為住商公司之老闆，被上訴人與住商公司及上訴人公司係屬自己人。
⒉又被上訴人自八十二年十二月註冊取得系爭服務標章專用權迄訴外人吳耀焜在八
十五年二月十二日與被上訴人法定代理人孫慶餘洽談上訴人欲使用系爭服務標章專用權止，並未真正使用過系爭服務標章專用權（僅在該公司內部刊物出現過，故連曾在被上訴人任職過之張世鴻亦證述任職被上訴人期間未聽聞過系爭服務標章專用權）（上證二），即系爭服務標章專用權對於被上訴人來說，並無攸關企業品牌形象之問題，且僅具些微財產價值或許僅有連想之創意價值。就此連被上訴人職員皆不知悉之系爭標章，對於被上訴人而言，豈有可能具有「商譽」價值，此由被上訴人從未使用該系爭標章招攬客戶、打廣告、創造業績，反係上訴人於被上訴人同意移轉系爭標章後，短短不到一年期間，即耗費三百七十八萬四千一百四十元廣告費予系爭標章，增加系爭標章之營業招攬客戶之價值。系爭標章於被上訴人同意移轉予上訴人公司當時，對伊實無價值，被上訴人同意移轉予上訴人之內心動機，應係基於右⒈所述被上訴人住商公司以及上訴人公司共同利益之基礎上，始願將對其而言尚無營業價值，且未耗費成本取得之系爭標章移轉予上訴人，應無疑義。
⒊綜右所述，最高法院發回調查之「攸關企業品牌形象，頗具價值」，於本件未具
有任何「商譽」價值系爭標章，並無適用，而孫慶餘代表被上訴人同意將系爭標章無償移轉予上訴人之內心動機，應係基於系爭標章實無任何商譽價值之情況下，基於共同利益關係，希望上訴人耗資予系爭標章為上訴人及住商公司及自己創造利潤，應可理解。
㈢又關於最高法院意旨「究係兩造間有移轉系爭標章專用權約定，或僅係被上訴人同意授權上訴人使用系爭標章專用權」之疑義，陳述如后：
⒈最高法院依右㈡所述認定之「孫慶餘確曾表示要自行撤銷系爭標章」事實，要求
上述疑義，應予以調查。究其事實，撤銷系爭標章，與移轉系爭標章予上訴人，對於被上訴人而言，效果相同，皆為履行兩造八十五年二月十二日使上訴人取得系爭標章專用權之合意，被上訴人嗣後表示願意自行撤銷，僅係為「履行」前同意辦理移轉之間接給付約定。所不同者，惟辦理之程序而以；亦即，移轉手續，被上訴人須提出該公司之營業稅務等資料，而辦理撤銷，被上訴人僅須依謝碧研及鄧家騏所傳真予被上訴人代表人孫慶餘之資料自行填載送件辦理即可。而移轉或撤銷手續對於上訴人而言，前者上訴人無庸同時辦理申請取得手續而後者，上訴人須辦理自行申請手續。本件因被上訴人嗣同意自行撤銷後，即由證人謝碧麗及鄧家騏與被上訴人之法定代理人孫慶餘聯絡並傳真辦理撤銷之表格資料予被上訴人，以為被上訴人表示將自行辦理撤銷之用，嗣謝碧麗及鄧家騏即為上訴人辦理系爭標章之申請取得送件程序，惟因被上訴人未自行辦理撤銷，致上訴人之申請取得遭主管機關駁回，實情如此。
⒉依右⒈所述事實，足見，兩造八十五年二月十二日確有移轉系爭標章之合意，始
有嗣後被上訴人表示願自行辦理撤銷之履行上開合意之舉，上訴人相信被上訴人必會自行辦理撤銷，始進行著手為送件申請取得系爭標章之手續，辦理程序之事實，環環相扣，則本院前審僅單純採認鄧家騏謝碧麗證述之被上訴人表示願自行辦理撤銷系爭標章，認兩造僅有自行辦理撤銷合意，忽視鄧家騏及謝碧麗其餘證述及證據資料，以及右⒈及㈡所述之前因，僅僅認定被上訴人曾毫無原因、理由對鄧家騏及謝碧麗表示要自行撤銷系爭標章云云，事實認定確有違背經驗法則，要無疑義。
⒊綜右所述，被上訴人之法定代理人孫慶餘，至遲於上訴人前法定代理人吳燿焜八
十五年二月十二日與其商量可否把系爭標章賣予上訴人公司時，即已知悉上訴人公司使用系爭標章廣告及招攬加盟店之營業，孫慶餘以被上訴人董事長身分，表示係「自己人」用不用錢，要用拿去用，會配合辦理移轉登記云云，始有嗣後謝碧麗與鄧家騏與孫慶餘聯絡辦理移轉系爭標章之事宜，及孫慶餘經告知而知悉被上訴人辦理移轉系爭標章要拿出稅務資料時，為履行上揭使上訴人取得系爭標章以為營業使用之合意，即於電話中表示要自行辦理撤銷（另孫慶餘證述其當時係為「敷衍」謝碧麗云云，益見其確有代表被上訴人表示自行撤銷，否則何來內心「敷衍」之詞，上證三號），為此，謝碧麗及鄧家騏始傳真如何辦理撤銷之資料予孫慶餘自行辦理撤銷。足見，被上訴人顯然於知悉上訴人以系爭標章名稱成立，並以系爭標章廣告並招攬加盟店後，不僅同意上訴人繼續使用系爭標章名稱廣告並招攬加盟店，並表示願將系爭標章移轉登記予上訴人，否則，被上訴人即不會於謝碧麗、鄧家騏與其聯絡辦理移轉之時，表示要自行撤銷系爭標章，孫慶餘更不會有「與謝碧麗電話聯絡之時，內心係『敷衍』證述之詞」，試問，倘兩造未於八十五年二月十二日有上揭移轉合意，孫慶餘豈有可能會有「敷衍」謝碧麗表示願仍自行撤銷，其僅要明確表示不同意即可，何需敷衍，事理彰彰明顯。
㈣至於最高法院發回意旨所謂究係孫慶餘個人或代表被上訴人所為，亦應予以調查部份，析述如后：
⒈由右㈡所確認之孫慶餘表示將自行辦理撤銷之事實，已見孫慶餘確係代表被上訴
人與上訴人達成右㈠移轉合意，否則，豈有可能與謝碧麗電話聯絡之時，知悉辦理移轉「須被上訴人稅務資料時，即因不願被上訴人稅務資料為他人知悉，表示「將『自行』辦理撤銷」之「敷衍」之詞，事理至明。
⒉再者，不論辦理移轉或嗣後自行撤銷之履行合意，皆係以兩造公司之地位所為，
蓋上訴人前代表人吳燿焜為公司以系爭標章名稱成立並招攬業務，嗣知悉系爭標章乃被上訴人所有，自係為上訴人與系爭標章之所有人即被上訴人代表人洽談系爭標章移轉事宜；而被上訴人代表人孫慶餘明知上訴人公司代表人吳燿焜洽商原委，表示同意辦理移轉，以及嗣後表示願自行撤銷，自係以有權處分人之被上訴人代表人地位應允（不論應允之詞是否內心當時係屬敷衍之思），並非以無權處分之個人地位應允，此衡之常情，公司代表人明知他人向其表示欲購買公司所有財產，當場應允，豈有可能係該代表人個人應允表示同意出賣，理之至明。
⒊綜觀上述間接證據，倘被上訴人未曾同意移轉或使用系爭標章，其僅需於會議中
基於住商公司法人董事地位表明異議即可，豈有可能一再表示將移轉或上訴人有使用權之客觀情狀證據，且被上訴人為法人董事，基於職責，倘上訴人係無權使用，衡諸常情，不可能未置一詞。
三、證據：除援用第一審所提證據外，補提住商公司八十四年度第一次臨時股東會及股東會簽到表、台灣士林地方法院檢察署八十六年度偵字第一四九一號八十六年六月二十七日訊問筆錄、原審八十六年三月十五日勘驗筆錄、本院八十九年度上易字第二七四號八十九年五月二十四日訊問筆錄簡居福證述、八十五年十二月二十九日全國各大報紙報導、本院前審八十七年八月十二日準備程序筆錄、住商公司八十五年六月十八日股東常會之上訴人公司財務預測資料、住商公司八十五年七月十三日董監事會議記錄、原審八十六年二月四日準備程序期日筆錄節本、本院八十九年度上易字第二七四號、台灣士林地方法院八十七年度易字第八三三號確定判決書。
乙、被上訴人方面：
一、聲明：上訴駁回。
二、陳述：除與原判決記載相同者予以引用外，補稱略以：㈠不同意上訴人為訴之追加：上訴人主張其訴之追加與起訴所本之「請求之基礎事
實同一」，依民事訴訟法第二百五十五條第一項第二款、第四百四十六條第一項，無須被上訴人同意云云，實屬曲解。蓋本於服務標章專用權轉讓契約請求移轉，及經專用權人授權同意而享有服務標章之使用權，在法律上是兩回事。上訴人究竟主張伊有權使用？或伊已買受服務標章專用權？說詞各異，便已證明二者所本的「基礎事實不同」，無民事訴訟法第二百五十五條第一項第二款之適用。
㈡對最高法院發回意旨再陳述意見如后：
⒈最高法院判決指：「查證人謝碧麗及鄧家騏均證稱，渠等曾將被上訴人欲自行撤
銷系爭標章專用權手續之資料傳真予被上訴人，及孫慶餘告以其將自行撤銷系爭標章專用權等語」，實則上開證言乃謝碧麗之證詞，鄧家騏僅證稱伊與謝碧麗連絡之經過，鄧某並未傳真「自行撤銷系爭標章專用權手續」之資料給被上訴人，也從來不曾和被上訴人永慶公司或孫慶餘通過電話或傳真往來。此點可請本院再傳喚鄧家騏作證澄清之。故最高法院誤信上訴人之主張指謝碧麗及鄧家騏二人「均」為上述之證述內容，已與事實有賅，因而導出之廢棄原第二審判決的結論實未允冾。祾⒉謝碧麗係上訴人有巢氏公司侵害商標權時的董事長吳耀焜（同時為住商董事長）
之特別助理，因侵害而生的是刑責問題，其為護主心切而為迴護上訴人之證供，要非不可能。但細究其證詞內容，實有可議之處：
①謝女稱吳耀焜在八十五年二月十二日與孫慶餘見面後，回公司便告知她孫董同意
辦移轉，要伊與永慶連絡辦理。但比對上訴人提出的上證十號商標委辦契約，日期是同年二月十五日。若吳耀焜與孫慶餘在二月十二日已經分別代表兩造公司達成移轉標章專用權之合意，上訴人在二月十五日委託聖島，理應只辦「移轉註冊」，不可能包括有巢氏商標的「註冊申請」。上訴人在「註冊申請」及「移轉註冊」兩項均委託，足以證明八十五年二月十五日委託聖島當時，尚未取得被上訴人移轉標章專用權之同意，才要二者都委託。
②謝女又稱，伊於八十五年三月五日與孫慶餘電話冾辦移轉事宜，因移轉須被上訴
人公司之報稅資料，涉及營業機密才改問謝可否辦撤銷。鄧亦附和移轉專用權須報稅資料之說。但實務上，商標或服務標章移轉，不需報稅資料，此點可向經濟部智慧財產局查詢而證明，上訴人提出的「商標、服務標章移轉登記申請須知」，也無須檢附稅單或報稅資料，足以證明謝、鄧二人所供與事實不符。
③退步言之，縱認謝、鄧二人所供屬實，也不能證明兩造（永慶和有巢氏）之間有
「移轉服務標章專用權之合意」。蓋「移轉某標的」與「消滅某標的」，是完全不同的兩回事。本件上訴人係訴請移轉，謝碧麗、鄧家騏二人反而證明孫慶餘並不同意移轉，而要辦自行撤銷（實則孫也未同意自行撤銷），已足以推翻上訴人所主張的請求之基礎事實 -- 兩造間存有「移轉服務標章專用權之合意」，原判決駁回上訴人請求移轉登記之訴，要無違誤。
⒊發回意旨再指：「惟系爭標章專用權攸關企業品牌形象，頗具價值，被上訴人法
定代理孫慶餘何以願意無償自行撤銷系爭標章專用權之註冊登記，其原因何在？究係兩造間有移轉系爭標章專用權之約定，或僅被上訴人同意授權上訴人使用系爭標章專爭權，原審並未詳為審認，遽為上訴人不之判決，自有理由不備之違法。」經查，本院前審判決是指依謝、鄧二人之證詞「至多僅得認定孫慶餘『有意』自行辦理撤銷系爭標章專用權之註冊登記」，其反面即指「不能證明兩造之間有移轉系爭標章專用權之契約存在」，上訴人當然不能訴請移轉。至於孫慶餘或被上訴人是否「同意」自行辦理撤銷乙節？因上訴人並未訴請被上訴人撤銷，故法院不應就未受請求事項予以判決，故原審並未認定孫慶餘有無「同意」自行撤銷，而僅以「孫慶餘『有意』自行辦理撤銷‧‧‧‧」認定之。蓋「有意」只是「不排除」、「願加考量」甚至「願為上訴人向被上訴人董事會爭取」之意，並非「代表被上訴人同意」。「有巢氏」服務標章，被上訴人雖非當成品牌使用，仍係做為「租售報導刊物」、「仲介文宣、託售標的ＤＭ」之刊物與文宣名稱，早有經常使用之事實。率爾移轉他人或自願辦理撤銷，被上訴人一貫發行之刊物、文宣均須更名，不但財產平白損失，更增加改正更名的作業負擔，被上訴人絕不願無緣無故平白送予第三人或自行放棄。最高法院將本院前審所認「有意」一詞解為「同意」，並進而認為應調查「願意無償自行撤銷系爭標章專用權之註冊登記之原因何在」？是「因為兩造有移轉專用權之約定？」或「僅是同意授權上訴人使用？」應詳加審認乙節，完全出於未詳細分辨「有意」及「同意」之文義差別所致。
⒋進者，孫慶餘是被上訴人董事長，負有善良管理人注意義務，而被上訴人使用於
租售報導刊物及文宣ＤＭ之「有巢氏」服務標章，乃公司創作並由同仁集體業務使用、宣傳之標章，係公司資產。無論「移轉」或「自行撤銷」，均是使被上訴人權利喪失、資產外流之行為，應經公司董事會決議，斷非憑孫慶餘與吳耀焜的友人密會，或是吳之助理謝碧麗一通突然打給孫慶餘的電話，即得做成「兩造合意無償移轉」服務標章專用權或被上訴人「同意自行撤銷」之法律行為。故被上訴人法定代理人從未代表被上訴人或以其個人身份做出任何同意移轉或自行撤銷等發生法律上效果之法律行為。
㈢上訴人之訴訟標的不明：上訴人起訴請求「辦理移轉登記」，必須有債法上的請
求權基礎做為原告請求法院判決的訴訟標的。本件上訴人僅一再空言有移轉「合意」，但移轉合意並非實體法上的「請求權基礎」，亦非訴訟法上的「訴訟標的」。為免浪費司法資源，便利兩造攻擊防禦方法提出與爭點整理，懇乞本院行使闡明權命上訴人（即原告）陳明其訴訟標的為何？根據「實體法」中的哪一條法律條文為其請求權基礎？而其基礎事實究為「八十五年二月十二日之無償移轉合意」或「八十五年七月十三日董監事會議的一○○萬元對價移轉合意」？該移轉合意之性質是「贈與」？或「買賣」？或「其他債之契約」？均應請上訴人釐清。
㈣上訴人始終無法證明兩造間有買賣、贈與或互易等法律關係存在：
⒈上訴人訴請移轉系爭「有巢氏」服務標章專用權，所根據之訴訟標的法律關係應
為買賣、贈與或互易契約其中之一。上訴人未具體主張，殊難答辯。既為契約，雙方應有意思表示之合致，則本案應審究者，首先為八十五年二月十二日，被上訴人法定代理人孫慶餘是否同意將系爭「有巢氏」之使用權無償贈與上訴人？商標專用權之移轉，無論係有償或無償，均為攸關兩造權益、商機之重大事情，通常在有相當程度共識後，即會安排簽訂書面契約、用印於申辦移轉之文件，以示慎重。如同上訴人所一再強調，其就該商標所投入之資金及經營成本如此巨大，當發現該商早經他人登記專用權時，理應積極審慎洽商權利移轉事宜，若有合意，應安排簽約、用印，而非單方面口頭交代任一職員辦理「移轉」手續。蓋從吳耀焜交代謝碧麗辦理，孫慶餘卻未曾交代任何部屬辦理觀之，八十五年二月十二日吳、孫二人意思根本未曾合致！⒉從八十五年七月十三日住商公司董監會議，就上訴人發展方向提出三案：第一案
、共存共榮，但明確訂定遊戲規則；第二案、股權釋出，「有巢氏房屋」完全獨立；第三案、結束營業。在吳光華做完利弊分析報告後，孫慶餘提議第四案：將現有有巢氏全部改為住商加盟店，若有商圈問題可協調遷移。實則，住商公司成立「第二事業體」，本來目的在與美國最大不動產仲介業二十一世紀不動產公司合作。不料，住商公司與二十一世紀公司合作不成，該「第二事業體」竟擅以「有巢氏」名稱經營，招攬加盟店，不但侵害被上訴人之標章、企業識別色系，同時引起住商公司店頭的不滿抗爭！而此次住商公司董事會集會目的，主要在解決住商公司加盟店與上訴人及其加盟店利益衝突的抗爭問題，同時解決系爭標章專用權問題。若採第一案，則抗爭難息，標章問題亦未獲解決；若採第二案，雖可平息抗爭，但標章問題未獲處理，對於被上訴人仍不利；若採第三案，雖可解決所有問題，但住商公司損失慘重，孫慶餘亦不願見到此結果。故孫慶餘提出第四案，除不會造成住商公司之損失外，亦可解決上訴人侵害被上訴人標章專用權一事。
⒊前開住商公司董事會，多數決議釋出上訴人股權（即採第二案），並未採取孫慶
餘所提將上訴人各加盟店併入住商公司加盟店一案（第四案）；而事日會後餐聚時住商公司董事王應傑提議以現金一百萬元或上訴人公司股權一百八十萬股為代價，孫慶餘並未允應等情事，可證明三個事實：第一，孫慶餘為兼顧企業「盟友」情誼及投資利益，提出第四案以求圓滿解決問題，已足證明其對於採第二案並不表同意，上訴人主張其同意第二案上訴人得繼續使用系爭商標，並無所據；第二，會後餐聚王應傑提議一百萬元或一百八十萬股作為使用商標之代價，即可以證明兩造並無移轉系爭商標之協議。惟孫慶餘並未同意，一百萬元或一百八十萬股權亦未支付；第三，使用系爭商標及其代價既未於前揭會議列為正式議案提出討論，則孫慶餘與會時縱未積極表示反對（亦無從反對），合理至極，當然不能認定其有允諾之意思！⒋無論上訴人所主張移轉系爭商標，係基於贈與、買賣或互易契約，均應舉證證明
兩造間契約存在。本件固無直接證據，惟上訴人所提出之間接證據，若非如謝碧麗、鄧家騏之證言均為傳聞證據且其內容無法直接推論待證事實，即如謝文鴻、莊庭禎、吳光華、陳金堂等人曲意附和吳耀焜之供詞，委不足採。經查，莊庭禎同為刑事被告，其證言本不足採信；住商董事謝文鴻、監察人陳金堂曾於上開刑事案士林地檢署八十六年三月十日偵訊時，供稱八十五年十月二十九日吃飯時孫董有說本來自己人可以用，現在移轉出去要付費用云云，不但與該日會議紀錄，亦與吳耀焜、莊庭禎謂孫慶餘是在七月十三日會後餐聚時答應之供述矛盾！事實上該日董事會後並未餐聚，會後餐聚乃七月十三日，而謝文鴻並未參加；又吳光華係住商公司法務，亦於偵訊時供稱會中孫慶餘同意一百萬現金轉讓，亦與吳耀焜、莊庭禎前揭供詞相左，且吳光華也未出席會後餐聚。住商董事劉森森於上開刑事案本院八十九年六月七日庭訊時，已證稱八十五年七月十三日會後餐聚時，王應傑提出一百萬元轉讓系爭服務標章之建議，當時孫慶餘不置可否；而當天餐聚吳光華並未參加，參加者中亦不包括謝文鴻（被上證四）。凡此在在說明住商之董、監事及員工，與吳耀焜利害與共，其證言毫無可信度可言。
㈤上訴人尚未證明其就系爭服務標章專用權有使用權：
⒈系爭標章專用權屬被上訴人所有，為兩造所不爭執之事實。若兩造間就系爭標章
無移轉之契約，則上訴人主張其有使用權，應證明被上訴人有授權使用之行為，以及授權行為所由生之法律關係。按授權行為乃權利人將權利透過意思表示授與無權利人行使之行為，由於權利本身之歸屬並未變動，授權之意思表示則須權利人積極為之，不能只因權利人單純不為反對之意思表示，即認為已有權利的授與；而授權行為所由生之法律關係，則應符合權利歸屬不變動，僅單純同意行使權利之要件，或為準租賃，或為借貸，或為其他無名契約，上訴人均應提出符合上開要件之主張與舉證。
⒉上訴人九十年七月十九日準備書狀追加備位聲明，理由以「孫慶餘代表被上訴人
公司與吳耀焜代表上訴人所達成之合意，孫慶餘表示自己人用不要錢，要用拿去用」云云，主張被上訴人同意上訴人為從來繼續之使用，並為刊登廣告招攬加盟店之合意，而無移轉之意。惟查，上訴人向來以吳耀焜與孫慶餘洽談後，即交代謝碧麗聯絡孫慶餘辦理系爭標章專用權移轉登記事宜，間接推論吳、孫二人已有移轉之協議。此證據之真實性甚低，且其無法推論待證事實，固已於前文詳論，但上訴人此一主張卻適足以說明吳耀焜從來沒有不移轉取得系爭標章專用權，而僅取得無償使用權之意思。易言之，八十五年二月十二日吳、孫二人根本不可能達成不移轉登記之無償使用協議，蓋上訴人於是日後由謝碧麗進行移轉登記之事宜，並委託聖島專利商標聯合事務所辦理移轉登記手續，卻未準備授權無償使用之文件，足證上訴人本確無此意思，如何達成協議？㈥按標章專用權係企業之重要智慧財產，其移轉、撤銷或授權他人使用，理應經被
上訴人董事會議決議，絕非孫慶餘個人三言兩語，即可私相授受。根據商標法第七十二條、七十七條準用二十六條第二項、二十八條第一項規定，標章專用權之授權或移轉應向商標主管機關申請登記。被上訴人既從未向主管機關提出過移轉或授權之申請，亦未曾委任商標代理人辦理相關事宜，兩造間就系爭標章無任何合意至灼。同理，此事對上訴人亦攸關權益，不可不慎重其事，若兩造曾有合意，其後被上訴人反悔，上訴人勢必極力爭取、維護權益方是。然上訴人所主張之事實，均與經驗法則反其道而行，而無論是移轉或同意使用之主張，均未曾提及使用時間（期限）、使用方式、單獨使用或共同使用，以及權利月費之分配等契約重要事項，協議焉能成立？
三、證據：除援用第一審所提證據外，補提本院前審八十七年上字第八三七號八十七年八月十二日準備程序筆錄、本院八十九年上易字第二七四號八十九年四月二十六日訊問筆錄、士林地方法院檢察署八十六年三月十日偵查筆錄、本院八十九年上易字第二七四號八十九年六月七日訊問筆錄等影本各一份為證。
理 由
一、上訴人於原審起訴時，其法定代理人原為吳耀焜，嗣先後變更為賈健男、盧正義，並先後依法聲明承受訴訟（見原審卷，第一四九至一五二頁，最高法院卷二十頁），應先敘明。又上訴人於第二審為訴之追加，先位聲明請求被上訴人應提出系爭有巢氏服務標章專用權註冊證並協同上訴人辦理移轉登記。並確認上訴人就上開服務標章專用權於被上訴人辦理移轉登記予上訴人前有使用權。備位聲明請求確認上訴人就經濟部中央標準局註冊登記之「有巢氏」服務標章專用權（註冊登記號數：00000000）有使用權。嗣復將先位聲明中，確認上訴人就上開服務標章專用權於被上訴人辦理移轉登記予上訴人前有使用權部分撤回。追加之訴與原訴，其社會事實同一且證據方法亦屬相同，請求之基礎事實同一，核與民事訴訟法第二百五十五條第一項第二款之要件相符，應予准許。又其撤回部分係於被上訴人為本案言詞辯論前為之，亦屬合法。
二、上訴人主張被上訴人法定代理人（即董事長）孫慶餘於八十五年二月十二日，代表該公司同意移轉「有巢氏」服務標章（以下簡稱系爭標章）專用權予伊公司，並授權上訴人使用系爭標章，嗣於同年七月十三日，因訴外人住商公司董監事會決議將其在伊公司之股權釋出，兩造遂另合意由伊公司補償新台幣（以下同）一百萬元予被上訴人，被上訴人則應依約將系爭標章專用權移轉予伊公司，詎被上訴人竟反悔拒不移轉，爰依兩造契約，先位聲明請求被上訴人提出系爭標章專用權註冊證，協同伊公司辦理系爭有巢氏服務標章專用權移轉登記予上訴人。備位聲明則請求確認上訴人就系爭標章有使用權等語。被上訴人則否認有同意無償或以一百萬元之有償移轉系爭有巢氏服務標章專用權予上訴人，亦否認同意上訴人使用該服務標章之事實。
三、上訴人主張孫慶餘於八十五年二月十二日向吳耀焜表示同意由被上訴人移轉系爭標章專用權予上訴人，並於八十五年七月十三日董監事會議中確認有此移轉合意及上訴人有使用權，無非以吳耀焜證稱孫慶餘於八十五年二月十二日親自向其表示同意；證人謝碧麗於其工作報告記載有此事實，並向住商公司之董事會報告，且於本件原審及本院前審證稱與孫慶餘聯絡移轉，孫慶餘表示願自行撤銷系爭標章之註冊登記，俾由上訴人直接申請註冊登記；住商公司董事兼副總經理莊庭禎證稱於八十五年七月十三日，其提出一百萬元為補償後，孫慶餘有點頭說好；住商公司法務人員吳光華證稱孫慶餘選擇以一百萬元現金轉讓系爭標章；證人即吳耀焜之特別助理江瑞菊證稱孫慶餘確有同意移轉；證人即住商公司董事謝文鴻及加盟店東陳金堂均證稱孫慶餘有說以前自己人要用，不用錢，如賣給他人才要錢；董事劉森森及王應傑於該公司八十五年十二月二十六日董監事會議中之發言，均提及孫慶餘有同意等為主要論據。並以住商公司八十四年十月六日臨時股東會議已決議成立以「有巢氏」為第二品牌之上訴人，孫慶餘於上訴人成立前後，均未反對以「有巢氏」為名稱，上訴人使用系爭標章，上訴人因確信已得上訴人同意移轉，故委請聖島事務所辦理移轉手續，並自八十五年一月至十一月耗費鉅資以系爭標章為廣告，又孫慶餘於八十五年七月三十日發函禁止上訴人使用系爭標章後，猶於同年九月十日向上訴人企研室副理林倩提及「有巢氏商標是永慶所有，以前住商自己用沒有關係」云云，益徵系爭標章專用權業經孫慶餘同意移轉予上訴人至少已授權上訴人使用等為佐證。
四、按服務商標象徵企業之標誌，攸關企業之品牌與形象，系爭服務標章之名稱為「有巢氏」，就房屋業而言，極富創意者，要屬無疑。尤其兩造均屬有關房屋買賣、仲介或租賃業，該標章自有極高之商業價值，亦屬當然，此由兩造分別申請以該名稱為服務標章者，益臻明確。查上訴人前法定代理人吳耀焜雖證稱其於八十五年二月十二日親訪孫慶餘時，孫慶餘確同意移轉系爭標章予上訴人，但為孫慶餘所否認，以系爭標章既為兩造所必爭，對於以系爭標章為公司名稱之上訴人，因事關上訴人能否繼續營業，其重要性尤不言可喻，故若兩造真有移轉或授權使用之合意，常理上，雙方均會在慎思熟慮並取得各該公司內部同意後為之，豈會如吳耀焜所言，僅為吳耀焜與孫慶餘二人之會談，且無留下隻字片語？若孫慶餘已同意移轉或授權上訴人使用該標章，怎會於隨後吳耀焜交待謝碧麗與其聯絡辦理移轉登記時，卻拒絕配合，並於同年七月十三日之董監事會議中提案，將上訴人改為住商公司之加盟店，結束上訴人業務，又於七月三十日發函禁止上訴人使用系爭標章？又系爭標章對於上訴人既有莫大重要性，則對於孫慶餘同意移轉或授權後，又拒絕配合之立場，致上訴人陷於騎虎難下之境，上訴人必會提出嚴正聲明，至少會再正式與孫慶餘洽談如何處理，始符常理，然事實上在孫慶餘拒絕辦理移轉或授權使用之登記後，甚至在上開董監事會議中，孫慶餘已提案要結束上訴人之營業（即第四案），吳耀焜均未直接對孫慶餘提出孫慶餘已同意上訴人使用系爭標章之聲明，是吳耀焜證稱已於同年二月十二日得孫慶餘同意云者，不合常理，難予採信。又該日既僅孫慶餘與吳耀焜二人會談，則謝碧麗縱於其工作會報上記載或董事會上報告孫慶餘已同意移轉，均僅為聽聞自吳耀焜所為之陳述，其證據性質為雙重的傳聞證據，雖民事訴訟法並未排除傳聞證據之證據力，但本件謝碧麗所聽聞之事實，係來自於吳耀焜，而吳耀焜已到庭為證言，因此依謝碧麗於審判上及審判外所為上開陳述，亦無法加強吳耀焜所為證言之可信性。
五、上訴人雖又主張由住商公司於同年七月十三日所召開董監事會議之決議過程，就該次會議決議採第二案，即由住商公司所持上訴人之股份，輔導成立上訴人之新營業總部，會中住商公司董事王應傑提議被上訴人移轉系爭標章予上訴人，由上訴人補償一百萬元，經孫慶餘同意之情形，益見兩造有達成移轉及同意使用系爭標章之合意。然住商公司八十五年七月十三日董監事會議記錄之內容，固有關於住商公司董、監事全體無異議通過決議採第二案，釋出其在上訴人持股之記載，但依孫慶餘所提之第四案，乃將上訴人營業結束，改為住商公司之加盟店，故在此會議前，孫慶餘未同意移轉系爭標章予上訴人，或授權上訴人使用，已如上述，縱依該次會議之決議，採第二案，就住商公司公司本身，固應受該決議之拘束，但就被上訴人言，則無此效力。故若孫慶餘確實已變更其原來所持之立場，而同意移轉或授權，必會於該會議中明確表示，另一方面，就上訴人言，孫慶餘既於同年二月十二日後即拒絕辦理移轉或授權之登記（如上述），卻能在此會議中改變立場而同意移轉或授權，為其絕處逢生之機會，必定會將此決議記載於會議紀錄內。然事實上該紀錄中並無記載討論及「移轉系爭服務標章專用權」及「孫慶餘同意以一百萬元為補償而確認無償或有償移轉系爭有巢氏服務標章專用權」等事，足見證人即住商公司董事兼副總經理莊庭禎證稱於八十五年七月十三日，其提出補償後孫慶餘有點頭說好；住商公司法務人員吳光華證稱孫慶餘選擇以一百萬元現金轉讓系爭商標；證人即吳耀焜之特別助理江瑞菊證稱孫慶餘確有同意移轉等，均與事實不符，難予採信。故上訴人此一主張亦無依據。
六、上訴人復主張於住商公司八十五年十二月二十六日董監事會中，證人即住商公司之董事劉森森於會議中發言略以：「．．我是覺得決策在做這事情的時候確實沒有好好的替股東了解，這是非常大的事情，像我們買賣房屋一樣，有答應什麼事都要蓋章、簽字，『口頭上他自己會撤銷』，結果居然聽了這句話，最後沒去了解，而後搞到這種情況．．．而且第二次我們同意一百萬元給他，結果最後也沒書面，口頭講，本來他說：後來同意接受一百萬元把商標給住商，後來也不了了之，事後孫董（指孫慶餘）也講，你們口頭講，錢也沒拿到，主要理虧在沒有書面．．．因為孫董前天有找我去談，他說這次開會又不能來，他希望我轉達，我跟他講：很多事情解決要面對面，現在最主要有巢氏問題，他又提出有巢氏問題他願意承諾，一百萬，讓給該住商，可是他有附帶希望，希望總部承認這瑕疵．．．希望董事會之下成立經營管理委員會，下面是總經理．．．同時也希望有個稽核室」。證人即住商公司之董事王應傑亦發言略以：「去年十月時事實上孫董都有參與，當時我也當跟孫董講，當時照道理就應該反對，就談條件，為什麼開始沒意見，到最後，像上次我們已經進來董事會已經聽到他（孫董）說：『喂．．．來、來、來一百萬或股份一八０』，會有這麼大的變化，這當然和後來提出的這些問題有關．．．至於稽核室，經營決策會議這又牽涉到股權的問題．．．』我是比較不贊成把有巢氏與住商的經營決策混在一起，我也跟孫董談過，應該分開才對．．．我也跟孫董講：那乾脆你退出，他又不要．．．他說我現在戶頭有一億多現金，不是為了錢，主要是嚥不下這口氣，他說ＣＩＳ一樣又挖我的人．．．我只希望兩樣事情都能解決，看看庭禎（指董事莊庭禎）趕快去跟他談判，把你們改過的ＣＩＳ跟他談，其他不挖角，六個月不用等等，我們儘量都退讓」。證人即住商公司之董事劉森森再次發言略以：「．．．剛剛我轉達孫董的意思，我們也跟他談過．．．他希望，這個事情雖然經營跟商標是兩回事，可是他希望弄在一起，他認為假如我們這邊答應了，簽了約，有巢氏一百萬讓出來了，以後他要建議什麼，因為他的股不大，所以他沒辦法再要求，所以他要混在一起，各位想想看這實際上是不對的，可是他一定要這樣．．．」等，以為證明（見原審卷，一０六頁至一一九頁、本院前審卷一，九三至一０六頁）。
然依證人劉森森、王應傑於該會議中之發言全盤觀察，孫慶餘雖有談及系爭商標是否移轉予上訴人，但仍附帶其他條件，並未就移轉予上訴人或授權上訴人無償使用系爭標章，做最後確定，此與劉森森與王應傑均原審及本院前審為證言，劉森森於原審及本院前審均到庭結證稱：八十五年七月十三日住商公司之董監事會時，未討論出售有巢氏商標的問題，否則會議會記載，開會完後閒聊時，王應傑曾建議希望以一百萬元把有巢氏服務標章賣給有巢氏房屋，但孫慶餘未表明同意或不同意，當時討論沒有結論，也沒有記錄，兩造均談價錢，討價還價也沒結論，八十五年十二月二十六日董監事會議，渠在會議中有談到八十五年七月十三日住商同意一百萬元給他，後來沒有同意接受，不了了之等語（見原審卷第一四一頁及本院前審卷一第一四五頁），王應傑於原審結證稱：「開完會好像在討論，也好像在談天，．．．當時我另提議以股權一百八十萬或現金一百萬賣給有巢氏公司，但孫先生笑一笑，未說話．．．」（見原審卷第五八頁八十六年二月四日言詞辯論筆錄），本院前審之審理中再次到庭仍證稱：其在原法院已陳述甚為清楚（本院前審卷二第三六頁）等語，大體相符。要言之，依上開證人等於董監事會及訴訟中之陳述，兩造就系爭商標之移轉，最後為不了了之，未達成合意。故尚不能依證人等於該董監事會中之發言，為有利於上訴人之認定。
七、證人即住商公司董事兼副總經理之莊庭禎於原審八十六年三月十五日履勘住商公司時證稱：「決議之後（指八十五年七月十三日董事會）臨時動議之前，我提出現金一百萬元之後，王應傑相繼提出現金一百萬元及股份一百八十萬元，孫慶餘當場點頭說好，這點是否有紀錄，我就不知道，孫慶餘當時說自己用不用錢，如果現在賣掉，要一點補償。」（見原審卷第一四○頁），本院前審調查中亦與吳光華同時證言：孫慶餘選擇以一百萬元現金轉讓商標云云（見本院前審卷一第一
四三、一四四頁反面），惟此固與當時亦在場之董事劉森森及王應傑到庭所為上開證言不符，然如前述五、，住商公司未將孫慶餘同意移轉或授權使用之事實記載於會議紀錄內，並不合理，故莊庭禎所言，與事實不符，難予採取。
八、至上訴人企研室副理林倩於本院前審到庭證稱，有關孫慶餘出售有巢氏商標予上訴人，其都是聽說，不清楚，八十五年九月或十月間，孫慶餘有找過伊提及兩家公司營業質雷同，且有廣告使用問題，但未提到停止使用商標問題，只說他當初要給有巢氏公司使用商標，是因自己是董事的關係（見本院前審卷一第一四六頁）。證人江瑞菊證稱，住商公司開董事會時伊在場，他們決議將永慶公司的有巢氏商標移轉給住商，當時孫慶餘在場都沒有表示意見。（見本院前審卷第一五六頁反面），證人即住商公司董事謝文鴻於原審證稱，八十五年十月二十九日開會時，其在場，住商加盟店抗爭，把有巢氏公司賣掉，吃飯時候，孫慶餘有提及有巢氏商標要賣掉，以前自己人用不用錢，現在原告要股份轉於他人才要錢。並未說要把商標賣於何人，只說要用一百萬元賣於他人，並沒說賣給何人，因當時尚未有買主（見原審卷第一四二頁）。證人即住商公司加盟店東陳金堂於原審證稱，八十五年十月二十九日，我們一邊吃飯一邊開會，孫慶餘有說自己人用不用錢，如果賣的話，就要錢。孫慶餘並且說已把商標移轉賣掉。只說把商標賣一百萬元，並未提到已把商標賣給原告（見原審卷第一四三頁）各等語。
按林倩就兩造移轉系爭標章之事，並不清楚，證人江瑞菊稱孫慶餘於董事會中並沒有意見，均不能據為積極認定孫慶餘有同意移轉之事實。至於謝文鴻、陳金堂之證言，固均提及孫慶餘要將系爭標章賣掉，但謝文鴻證稱尚未有買主，陳金堂則證稱已經賣掉，並沒有說賣給何人，二人就孫慶餘之談話內容，所稱並不相符，依上訴人主張已於同年七月十三日之董監事會中確認，則距十月二十九日，已三月餘，如上訴人主張屬實，豈會仍未確定上訴人為買主？故依上開證人之證言，仍難說明孫慶餘有同意移轉系爭商標之意思表示。至於證人林倩稱孫慶餘說當初要給有巢氏公司使用商標，證人謝文鴻稱孫慶餘說以前自己人用不用錢，證人陳金堂稱孫慶餘說自己人用不用錢等，亦僅能證明孫慶餘就上訴人未經同意而使用系爭商標之事，是否要向上訴人請求金錢補償而已，亦不能證明孫慶餘同意合法使用。故不能據此證明上訴人之主張為真實。
九、上訴人復主張住商公司八十四年十月六日臨時股東會議即決議成立以「有巢氏」為第二品牌之上訴人，其後復召開記者會擴大宣傳，孫慶餘於上訴人成立前後，均未反對之間接事實，做為孫慶餘同意上訴人使用系爭標章之佐證。查住商公司該次股東會紀錄中僅記載決議事項為：「成立新事業體」，並未記載成立之新事業體名稱為上訴人，有該臨時股東會議記錄附卷可稽（見原審卷第八四頁）故上訴人此一主張尚乏依據，何況即使有使用有巢氏名稱之決議，亦不能以孫慶餘未反對，即解為同意授權使用。至於上訴人主張因確信已得孫慶餘同意移轉，故委請聖島事務所辦理移轉手續，並自八十五年一月至十一月耗費鉅資以系爭服務標章專用權為廣告之事實，固據其提出委辦契約及廣告支出明細（上更㈠卷，一一０頁）。查上訴人向經濟部中央標準局申請審查之商標為「有巢氏房屋YOUTRUST 及圖」，有被上訴人所提出為上訴人不爭執之同局八十五年三月一日商甲字第0041889、0000000號自行收納款項統一收據影本存卷可參。依上訴人所提出申請之標章內容，並非被上訴人所登記之「有巢氏」標章，故非移轉自被上訴人或經被上訴人授權使用之系爭標章，而為新標章之申請，證人鄧家騏於本院另案刑事審理中亦證稱沒有替上訴人辦理移轉申請（上更㈠卷，二０五頁、本院前審卷一，四七頁）等語。是不能以該申請案，證明被上訴人已同意移轉或授權上訴人使用。至於謝碧麗及鄧家騏於本院前審固均證稱因孫慶餘要自行撤銷系爭標章，故未辦理移轉等語。然事實上鄧家騏並未曾直接與孫慶餘聯絡過，其所獲得孫慶餘要自行撤銷之訊息，係來自謝碧麗，業據鄧家騏於本院另案刑事案件審理中證述明確，且為上訴人所不爭（上更㈠卷，二０六頁、二二四頁）。但謝碧麗於本院前審審理時，係證稱「他（指孫慶餘）就講可不可以辦理自行撤銷」（本院前審卷一，四五頁），並非孫慶餘已同意辦理自行撤銷，故亦無孫慶餘以本人或代表被上訴人為撤銷之問題。即使孫慶餘曾經要辦理自行撤銷之動機為真，但與兩造就系爭標章之移轉或授權使用，是否已達成合意之事實，仍係獨立之二件事實，無必然關聯。至於上訴人所支出之廣告費，係於上訴人主張孫慶餘同意上訴人移轉或使用之八十五年二月十二日前即已支出，亦即在兩造就系爭標章討論是否移轉或授權使用之前，上訴人即以有巢氏之名稱為商業行為，故其支出廣告費僅為維持其商業利益之做法，即使未經被上訴人移轉或授權使用，上訴人亦會如此為之，故難據此推論其經被上訴人同意移轉或授權使用。又上訴人是否支出廣告費用，與本件待證事實即兩造有無就系爭標章達成移轉或使用之合意間，既無關聯，則上訴人請求調查其支出廣告費用之實際情形，即無必要。
十、綜上所述，孫慶餘與吳耀焜間及孫慶餘與住商公司之其他董監事間，固就系爭標章專用權之移轉或使用，有所討論，甚至吳耀焜主觀上認雙方已達成合意，但就訴訟上所呈現之資料，並無任何證據足以證明兩造間已達成移轉或授權使用之合意，從而上訴人主張孫慶餘與吳耀焜間已有達成移轉或授權使用之合意，並本於兩造間之合意，請求被上訴人應移轉登記系爭標章專用權予上訴人，為無理由，應予駁回。原審判決駁回上訴人之請求（追加後之先位聲明），於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。又上訴人於本院審理時追加聲明請求確認上訴人就系爭標章專用權有使用權部分（即備位聲明），亦無理由，應予駁回。
十一、據上論結，本件上訴及追加之訴均為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 十一 月 二十 日
民事第十七庭
審判長法 官 鄭 雅 萍
法 官 吳 謀 焰法 官 呂 太 郎右正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師及格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 九十 年 十一 月 廿二 日
書記官 明 祖 星附註：
民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。