臺灣高等法院民事判決 93年度上更㈠字第137號上 訴 人 秋光企業股份有限公司法定代理人 丙○○訴訟代理人 林辰彥律師複代理人 黃淑怡律師
施裕琛律師陳家慶律師被上訴人 遠億省能科技有限公司法定代理人 乙○○被上訴人兼訴訟代理人 甲○○當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國91年5月14日臺灣宜蘭地方法院89年度訴字第209號第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於95年6月6日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、本件上訴人主張：伊取得前經濟部中央標準局核准之新型第一０七五四八號「電車線吊掛線組結構」之專利，專利權期間自民國84年12月1日起至96年3月6日止。詎被上訴人遠億省能科技有限公司（下稱遠億公司）於88年元月間標得訴外人台灣省政府交通處東部鐵路改善工程局（現改制為交通部東部鐵路改善工程局，下稱東工局）工程後，未經伊授權或同意，竟就其中吊線鼓輪、吊掛線組部分，販賣仿冒伊上開新型專利產品之121/305/001PC吊線鼓輪1萬個。121/306/001PC吊掛線組5,000個。121/306/002PC吊掛線組5,000個予東工局，侵害伊專利權。被上訴人遠億公司依修正前（下同）專利法第105條、第88條第1項及民法第184條第1項規定，應負損害賠償責任；被上訴人甲○○為當時遠億公司之負責人，依公司法第23條規定，亦應負連帶賠償責任。按被上訴人遠億公司販售上開產品予東工局，所得價款為新台幣（下同）524萬元，依專利法第105條準用第89條之規定，伊得以此計算損害；另專利法第131條規定提起違反專利之告訴須檢附侵害鑑定報告，伊向台灣宜蘭地方法院檢察署提出告訴，委請訴外人財團法人工業技術研究院進行侵害鑑定，支出鑑定費用14萬4,163元，此亦為伊所受損害，被上訴人應予賠償等情，求為命被上訴人連帶給付538萬4,163元暨加計法定遲延利息之判決（原審為被上訴人勝訴之判決，上訴人聲明不服，提起上訴）。並上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人538萬4,163元及自起訴狀繕本送達之翌日起，至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈢願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人則以：上訴人申請系爭新型專利之日期為84年3月7日，但該專利之技術構造內容，於該日期之前，已為台灣鐵路管理局高屏鐵路電氣化工程執行小組（下稱鐵路局高屏工程小組）使用於其鐵路電化工程中，並先後於82年12月6日、83年9月13日公開招標，分別向訴外人祥樁工業股份有限公司、廣盈企業股份有限公司訂購吊線鼓輪組、吊掛線組等材料，足見系爭新型專利之技術構造內容，於上訴人申請專利之前，已完全揭露於該二家公司與鐵路局高屏工程小組間之購料合約，並公開使用，上訴人不得取得新型專利。嗣經被上訴人遠億公司向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）舉發，上訴人之專利權已被撤銷，自不生侵害其專利權之問題等語，資為抗辯。並答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願預供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執事項：上訴人於83年3月9日以系爭「電車線吊掛線組結構」申請發明專利，惟於84年2月13日遭經濟部中央標準局（於88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）審定駁回，遂於30日內即同年3月7日以完全相同之系爭「電車線吊掛線組結構」申請新型專利，而依法取得經濟部中央標準局核給新型第107548號專利證書。嗣被上訴人遠億公司以其有違系爭專利申請時專利法第98條第1項第1款及第2項規定，對之提起舉發。案經智慧財產局審查，於89年6月15日以（89）智專三（三）05025字第08989001035號專利舉發審定書為舉發成立之處分。
上訴人不服，提起訴願，遭決定駁回（案號：經濟部89年12月21日經（89）訴字第89089978號），遂提起行政訴訟，最高行政法院業於94年12月8日判決系爭專利權撤銷確定。被上訴人遠億公司於88年元月間標得訴外人東工局工程後，自韓國進口1、121/305/001PC吊線鼓輪1萬個。2、121/306/001PC吊掛線組5,000個。3、121/306/002PC吊掛線組5,000 個，販賣予東工局，價款總計524萬元。被上訴人遠億公司對其販賣之上述吊線鼓輪、吊掛線組係上揭經濟部中央標準局核發之新型第107548號專利證書之新型專利權範圍等事實，為兩造所不爭執（見本院上更㈠卷㈠第111頁之筆錄、第89頁之書狀），且有專利證書、專利說明書、標購財物補充說明及規範、東工局函、律師函暨回執可證（見原審卷第10頁至第44頁），固堪信為真實。
四、本件經依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第3款規定，整理並協議簡化爭點後，兩造同意就本院95年4月3日準備程序中，兩造協議簡化之爭點為辯論範圍（見本院更㈠卷第112頁之筆錄）。茲分述如下：
㈠關於系爭新型專利案的申請日期應認定係83年3月9日或84年3月7日？經查：
⒈按專利法第101條規定：「申請發明或新式樣專利後改
請新型專利者，或申請新型專利後改請發明專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日。但在原申請案審定書送達之次日起30日後改請者，以改請之日為改請案之申請日」。
⒉上訴人主張伊於83年3月9日以本案結構申請發明專利，
嗣84年2月13日經中央標準局審定駁回，遂於30日內即同年3月7日以完全相同之結構再行申請新型專利，經中央標準局予以核准發給新型專利證書，伊係遵行專利法第101條之規定，於30日之期間內改行申請，則應以原申請案之申請日即83年3月9日為系爭專利申請日云云。
被上訴人則抗辯應以嗣改申請新型專利之時點即84年3月7日為系爭專利申請日等語。查系爭專利之原發明案（即第00000000號）在智慧財產局審定不予專利之審定書送達之次日起30日內若經上訴人申請改請為新型案，固得沿用原發明之申請日；但本件並非如上訴人所述之情況，亦即上訴人在原發明案經智慧財產局審定不准後，並未依法在30日內提起再審查或申請改為新型案，而是在未告知智慧財產局其原曾以發明案申請專利經智慧財產局審定不准及該發明案案號之情形下，另以一全新的案件向智慧財產局申請新型專利案。上訴人對其於83年3月9日以系爭「電車線吊掛線組結構」申請發明專利，惟於84年2月13日遭智慧財產局審定駁回，遂於30日內即同年3月7日再以系爭「電車線吊掛線組結構」申請新型專利之事實不爭執（見本院上更㈠卷㈠第111頁之筆錄、第89頁之書狀）。故智慧財產局以新案處理並以新案之申請日即84年3月7日為申請日，並無違誤。最高行政法院於94年度判字第01917號判決亦為相同之認定，有該判決可考（見本院上更㈠卷㈡第29、30頁）。
⒊況查，本件系爭專利之技術內容，早於78年間即自日本
引進國內於臺灣鐵路公開使用，上訴人並於80年1月正式簽約代理系爭專利之產品在臺台銷售，故縱使如上訴人所主張系爭專利之申請日並非84年3月7日，而應推至最初申請發明專利時之申請日83年3月9日，與上訴人於80年1月正式簽約代理系爭專利之產品在臺台銷售之期間相距亦已約3、4年之久，自不影響系爭專利有違專利法第98條之第1項第1款規定之認定。是上訴人主張系爭專利申請日，應以原申請案之申請日即83年3月9日為系爭專利申請日云云，自不足取。
㈡關於系爭新型專利是否於申請前即已見於刊物或已公開使
用而應依申請時專利法第98條第1項第1款之規定，不予新型專利？經查：
⒈按專利權之核准係行政機關基於公權力所為之行政處分
，申請人因而取得之專利權，非經專利專責機關撤銷確定，於專利權期限屆滿前，自均有效存在，此觀專利法第74條第2項規定「專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在」自明。本件上訴人巳取得新型第一０七五四八號專利，其專利權期間自84年12月1日起至96年3月6日止，雖智慧財產局於89年6月15日發文撤銷上訴人之專利權，惟上訴人對於該項行政處分，已提起訴願、行政訴訟，並經最高行政法院以94年度判字第01917號判決駁回上訴人之訴確定，有該判決可考（見本院上更㈠卷㈡第24頁至第31頁）。揆諸上開說明，上訴人所主張之系爭專利權，已經最高行政法院判決撤銷確定，則上訴人所申請之系爭專利權之效力，視為自始即不存在。
⒉凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產
業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭專利申請時專利法第97條、第98條第1項前段所明定。如新型專利於「申請前已見於刊物或已公開使用者」，則不得依法申請取得新型專利，為同法第98條第1項第1款所明定。又所稱「刊物」，係指國內、國外之雜誌、新聞紙、書籍、商品說明書（型錄）、傳單、海報等印刷品，具有公開性之文書或圖畫，可供不特定之多眾閱覽之謂（最高行政法院75年判字第1348號判例意旨參照）。
⒊上訴人雖主張「本件專利是由日本人箱田直善（SANWA
TEKKI CORPORATION之部長）所創作，並將中華民國地區之專利權讓與上訴人，由上訴人自1991年1月1日至2005年12月31日於臺灣地區獨家代理，其並未交由他人經銷，此有代理證明書專利權轉讓證書可供查照‧‧‧」云云。惟查，上開所謂之「代理證明書」（見本院上更㈠卷㈠第71頁至第76頁之證明書），其內容乃證明上訴人為系爭日本專利產品在臺販賣之總代理，是上訴人既自80年1月1日起即代理系爭日本專利之產品，足見系爭專利案之創作完成並可具體實施使用之日期，至遲於80年1月1日即已完成。又上訴人既自80年1月1日起即得獨家代理系爭專利產品在臺灣地區之販賣，顯然該系爭專利案至遲於80年1月1日以前即已公開。而上訴人卻遲至84年3月7日始提出新型專利權之申請（83年3月9日提出發明專利之申請），已如前述。系爭專利於申請前已公開使用，有違專利法第98條第1項第1款新穎性之規定至明。又查，我國專利係採屬地主義，即使上訴人取得日本專利權之轉讓，獲得日本之專利權，但並不表示在我國獲有專利權，其獨家代理之日本專利權，必須在我國以相同的技術內容向被上訴人提出申請並亦獲准專利，方可在我國受到保護；本件上訴人取得日本專利權之轉讓後，復再向我國申請專利，其理在此。
⒋最高行政法院94年度判字第01917號判決亦認定：「…
…再依臺灣省鐵路局『改善電車線設備採新型材料之技術研究』80年度研究報告五記載：『新型SC型吊線於78年初引進，經電務局研究瞭解其特性，3月底開始選擇吊掛線壞較嚴重地區試裝』、『79年電務處利用山線雙軌工程預算，採購此新型吊掛線3萬條，用於山線雙軌新設路段，並就海線鹽害嚴重地區、通霄至清水之間更換安置，該等地段至今尚未發生吊掛線脫落現象』，而上開提供系爭新型SC型吊掛線組之換裝工程為上訴人；足見研究者為臺灣省鐵路局，而非上訴人或系爭專利之原創作人，研究之對象為系爭專利之產品是否合用於臺灣鐵路，而非系爭專利之本身之研究試驗，自難稱之系爭專利斯時仍在研究試驗階段，尚未公開云云。況查，若係上訴人委託臺灣省鐵路局研究試用系爭專利，理應上訴人付費給臺灣省鐵路局，且試驗之產品少量即可，焉有如本件係臺灣省鐵路局向上訴人『採購』系爭專利之產品，且數量高達3萬條之理？是系爭專利早在79 年起，即在鐵路管理局之改善工程中，大量公開實施與使用，並非僅止於研究試驗階段而已，由此益足證明系爭專利有違專利法第98條第1項第1款新穎性之規定。又上訴人既將系爭專利產品賣給臺灣鐵路局公開使用，則該系爭專利之技術內容即非秘密，臺灣鐵路局日後採購相同產品時，自有權將之制定引證五、六等之購料合約及招標公告，不發生違法之問題，參加人（指被上訴人遠億公司）據以舉發系爭專利，自屬合法有效之引證資料。……」、「上訴人於84年3月7日以「電車線吊掛線組結構」向智慧財產局申請新型專利，經智慧財產局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第107548號專利證書。嗣被上訴人遠億公司以其有違系爭專利申請時專利法第98條第1項第1款及第2項規定，對之提起舉發。上訴人既自80年1月1日起即得獨家代理系爭專利產品在臺灣地區之販賣，該系爭專利案至遲於80年1月1日以前即已公開。又系爭專利早在79 年起，即在臺灣鐵路管理局之改善工程中，大量公開實施與使用，並非僅止於研究試驗階段而已，上訴人至84年3月7日始提出新型專利權之申請（83年3月9日才提出發明專利之申請），系爭專利於申請前已公開使用，自有違專利法第98條第1項第1款新穎性之規定。原處分機關為舉發成立應撤銷專利權之處分，並無不合」，有該判決可考（見本院上更㈠卷㈡第28頁至第33頁）。⒌末按侵權行為損害賠償之請求，以有損害行為之事實及
有損害之發生，並二者之間，有相當因果關係為成立要件。茍無侵權行為之事實，即難謂有損害賠償請求權存在（最高法院48年台上字第481號判例意旨參照）。查上訴人主張之系爭電車線吊線鼓輪、吊掛線組結構之相關技術構造，於上訴人申請系爭專利權之前已公開使用，依法自不得取得新型專利。承前所述，上訴人所申請之系爭專利權已自始不存在。則被上訴人遠億公司販賣予東工局之電車線吊線鼓輪、吊掛線組等材料，自不生侵害上訴人之專利權可言。是上訴人以被上訴人遠億公司侵害其專利權為由，請求被上訴人遠億公司應負損害賠償責任，自屬無據。上訴人另以被上訴人甲○○為被上訴人遠億公司當時之負責人，依公司法第23條規定，亦應負連帶賠償責任，亦屬無據。
五、綜上所述，上訴人請求被上訴人連帶給付538萬4,163元及自起訴狀繕本送達之翌日起，至清償日止，按年息百分之5計算之利息，自屬不應准許。從而原審所為上訴人敗訴之判決，結論並無不合。上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。
六、兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，無庸逐一論列。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 6 月 20 日
民事第七庭 審判長法 官 鄭三源
法 官 周美月法 官 王聖惠正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之一第一項但書或第二項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 95 年 6 月 21 日
書記官 陳樂觀附註：
民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。