臺灣高等法院民事判決 93度智上字第20號上 訴 人 七星煙草股份有限公司法定代理人 鄭毅明訴訟代理人 陳惠生律師
張毓桓律師被 上訴人 日商‧日本香煙產業股份有限公司（日本 たはこ
產業株式會社）法定代理人 本田勝彥訴訟代理人 陳和貴律師
陳君慈律師李世馨律師上列當事人間排除侵害等事件，上訴人對於中華民國九十三年八月六日台灣台北地方法院九十三年度智字第一六號第一審判決提起上訴，經本院於九十三年十二月二十九日言詞辯論終結，判決如左：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
原判決主文第一、二項得假執行。
事實及理由
一、被上訴人起訴主張：㈠被上訴人於七十五年間取得「Seven Stars」商標之註冊，
指定使用於各種煙、煙草、煙絲、捲煙、雪茄煙等商品，並於七十九年間申請「七星」商標之註冊，指定使用於各種煙、煙草、煙絲、捲煙、雪茄煙等商品獲准，詎上訴人於未得被上訴人同意下，竟以系爭「七星」商標作為其公司登記名稱「七星煙草股份有限公司」（以下簡稱七星公司）特取部分，並向經濟部國貿局登記公司英文名稱為「Seven StarsTobacco Co., Ltd.」，且以系爭「Seven Stars」商標作為特取部分，經營各類菸品之批發零售、代銷、進出口及代理等業務，嗣被上訴人發函要求上訴人停止使用並變更名稱，上訴人均置之不理，上訴人之行為不惟違反商標法規定，且構成公平交易法所規定之不公平競爭行為。又上訴人與訴外人傑太日煙國際股份有限公司（以下簡稱傑太公司）間亦有禁止使用系爭名稱之約定，而傑太公司已將上開權利讓與被上訴人，為此依商標法、公平交易法及契約約定訴請上訴人停止繼續使用及變更系爭名稱。
㈡商標法之立法目的，在於避免消費者因第三人使用相同或類
似之公司名稱與商標權人之文字商標產生混淆，致無法區別何種產品始為消費者所欲購買之真正標的疑慮，乃要求使用相同或類似文字商標之第三人應禁止使用侵害他人商標之名稱作為公司名稱。被上訴人既已將「七星」及「SevenStars」等文字登記為商標，依法即為商標權人，被上訴人依商標法第六十一條第一項規定，為有理由。上訴人使用系爭名稱之目的，純為銷售被上訴人菸品之合作關係，今合作關係既然終止，上訴人依約本不應繼續使用系爭名稱，詎其仍繼續保留，造成消費者混淆之虞，而被上訴人產品於我國市場上乃屬煙草類第一品牌，足認上訴人故意保留系爭名稱確有攀附被上訴人之嫌，此舉違反公平交易法第二十四條之規定。
㈢被上訴人於民國六十三年間，已透過台灣省菸酒公賣局開始
將「Seven Stars」 菸品引進台灣市場，當時即稱為「七星」香菸（「Seven Stars」之中文直譯即為「七星」)，由七十年至七十八年間新聞媒體中所常見關於「七星（SevenStars）香菸」之報導，可知「七星（Seven Stars）」香菸確於當時引進台灣市場販賣，且已占有相當之市場地位，故上訴人所稱：「Seven Stars 菸品從未在台上市」云云，並非事實。「MILD SEVEN」菸品為七星香菸品牌延伸出來之系列，於引進台灣市場之初，為與原有之七星香菸產品稍作區隔，即以中文「淡七星」稱之，但一般消費大眾或媒體有時簡稱為「淡七」。由於「MILD SEVEN」菸品品質精良且符合台灣地區吸菸消費者之口味，普遍獲得消費大眾之喜愛，近年來已逐漸成為七星品牌系列商品中最受歡迎者，並躍居台灣最為暢銷且最具知名度之進口香菸，消費者及相關交易廠商習慣上常直接以中文之「七星」稱呼該菸品，其香菸外包裝亦清楚標示品名為「七星硬盒／七星淡菸硬盒／七星超級淡菸硬盒」，足見在現今一般社會大眾之心目中，「七星」實無異於「MILD SEVEN」菸品之同義詞，經濟部智慧財產局於其晚近商標評定書內，亦曾明確認定：「『MILD SEVEN及圖』、『七星』、『Seven Stars』等商標，屬著名之商標‧‧‧一般消費者與業者之交易習慣均以中文『七星』作為『MILD SEVEN及圖』商標之代名詞」，可為明證。
㈣被上訴人早於七十五年七月一日即取得「Seven Stars」之
商標註冊，其後於七十八年六月六日係依當時之商標法第二十二條第一項之規定：「同一人以近似之商標，指定使用於同一商品或同類商品，應申請註冊為聯合商標。」，以觀念近似於「Seven Stars」之「七星」商標（七星為SevenStars之中文直譯），申請註冊為「Seven Stars」正商標之聯合商標而獲准在案。是被上訴人申請「七星」商標註冊之時點，非但早於上訴人設立之時，且被上訴人係以正商標「Seven Stars」商標權人之身分就「七星」申請聯合商標之註冊。
㈤答辯聲明：
⒈上訴人之上訴駁回。
⒉第二審訴訟費用由上訴人負擔。
⒊第一審判決主文第一項及第二項請准予宣告假執行。
二、上訴人則以：㈠上訴人早在被上訴人註冊「Seven Stars」、「七星」二商
標（以下簡稱系爭商標)前，即以七星公司名稱為公司設立登記，且登記後雙方更有十二年合作關係，系爭名稱所以著名，係因上訴人多年代理經銷所致，被上訴人以嗣後註冊取得之商標主張上訴人侵害，違反法律不溯及既往之規定。上訴人以「七星」中、英文名稱作為公司名稱，均屬合理使用，不構成商標之侵害行為。況上訴人亦非將系爭名稱作為商標使用，自無公平交易法之適用。上訴人以系爭名稱為公司侵害被上訴人。至傑太公司部分，其間債權債務關係僅存在其於上訴人間，其所為讓與行為應屬無效。縱認該讓與有效，因上訴人與之僅約定不再以系爭名稱或類似之名稱對外營業，而此際上訴人實際上已處於停業狀態，無對外營業行為，被上訴人訴請上訴人更名，並無理由。
㈡本件所涉及之著名商標係「MILD SEVEN」，並非「七星」。
七星僅為系爭MILD SEVEN菸品之「品名」，並非MILD SEVEN菸品之「商標」。細觀MILD SEVEN菸品之外盒，係於菸盒之側邊以小型中文字體標示「品名：七星淡煙硬盒20支」，並同時標示「主要成分」、「製造商」、「進口商」及「法律禁止供應菸品予未滿十八歲者」等文字。觀其標示之整體意涵，係在揭露、說明系爭MILD SEVEN菸品之品名、成分、製造商、進口商等資訊，以供吸菸者做為購買時之參考。該「七星」二字，僅為中文說明之一部分，並非MILD SEVEN菸品之商標。「七星」固屬被上訴人之註冊商標之一，惟「註冊商標」與「著名商標」係屬二事，不可因「七星」係屬註冊商標，即逕謂其亦為著名商標。一般大眾無從一看到「七星」二字，即知代表MILD SEVEN菸品，本件並無如被上訴人所主張其「七星」商標權被侵害之可言。
㈢原審判決將 MILD SEVEN菸品，誤為Seven stars菸品，並據此錯誤事實而為判決：
以「七星」為中文名稱所稱呼之菸品，係MILD SEVENN 菸品，而非Seven stars菸品。被上訴人於七十五年七月一日取得「Seven stars」商標之註冊，上訴人為承銷MILD SEVEN菸品，於七十八年九月一日成立七星公司，並將MILD SEVEN菸品以「七星」稱之，不採被上訴人將MILD SEVEN菸品稱為「萬事發」之建議。被上訴人與上訴人於七十八年十二月四日簽訂合作促銷契約書，內容約明上訴人自七十九年一月一日起，開始代理被上訴人所產製之菸品，代理期間長達十二年。被上訴人於七十九年二月十六日取得「七星」商標之註冊登記，上訴人將公司中文名稱「七星煙草股份有限公司」，在八十年二月十三日以直譯方式翻譯為「SEVEN STARSTOBACCO CO.,LTD.」，並以之向經濟部國際貿易局聲請登記為公司之英文名稱，被上訴人於九十二年十二月五日發函予上訴人、要求上訴人停止使用「七星」及「Seven stars」作為上訴人公司名稱。倘被上訴人主張上訴人明知「Sevenstars」為被上訴人之著名註冊商標，而仍將之使用於自己之公司名稱，被上訴人應舉證上訴人在七十八年九月一日成立七星公司時，主觀上已經知悉「Seven stars」為被上訴人之著名註冊商標。
㈣原判決將合作促銷契約書之契約效力，由消極之不作為義務
，逕自擴張至積極之作為義務，已逾越原定契約之拘束力：上訴人與傑太公司所簽訂之總經銷販賣合約書，有關於合約終止後，上訴人同意不再以「七星煙草股份有限公司」或其他與「七星」、「和平」、「峰」等香菸品牌相同或近似之名稱對外繼續營業之約定，該等約定僅課予上訴人不作為之義務，非得要求上訴人辦理更名之「積極義務」；何況上訴人目前仍處於停業狀態，根本未有對外營業之行為，被上訴人更無要求上訴人辦理更名之理由等語資為抗辯。
㈤上訴聲明：
⒈原判決不利於上訴人部分廢棄。
⒉右廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。
三、兩造不爭之事實：㈠被上訴人主張其於七十五年七月一日以「Seven Stars」名
稱向我國中央標準局（智慧財產局前身）為商標之註冊，指定使用於各種煙、煙草；煙絲、捲煙、雪茄煙等商品，註冊號數為第三二九九八五號（原審卷第十六頁）；另於七十八年六月六日依當時之商標法第二十二條第一項之規定：「同一人以近似之商標，指定使用於同一商品或同類商品，應申請註冊為聯合商標。」，以觀念近似於「Seven Stars」之「七星」商標，申請註冊為「Seven Stars」正商標之聯合商標，而於七十八年十一年十六日獲准登載於商標公報（原審卷第二四九頁），註冊號數為第四七五三九四號，專用期間自七十九年二月十六日開始等事實，業據被上訴人提出商標註冊證、商標公報影本為證，且為上訴人所不爭執，堪信為真。
㈡上訴人在七十八年九月一日以「七星煙草股份有限公司」名
義申請公司設立登記，有上訴人所提公司基本資料附卷可考（原審卷第一二○頁），且為被上訴人所不爭執，亦信屬實在。
㈢兩造於七十八年十二月四日簽定合作促銷契約書，由上訴人
擔任被上訴人產品於台灣地區之銷售代表，此一事實為兩造所不否認（原審卷第二二七頁），並有契約書影本附卷可稽（原審卷第一三一頁），亦堪信屬實。
四、兩造爭點之論述：上訴人於七十八年九月一日設立七星公司，而被上訴人係於七十九年二月十六日始取得「七星」商標之註冊，本件之爭點為上訴人是否侵害被上訴人對於「七星」之商標專用權及被上訴人能否請求上訴人更名：
㈠臺灣省菸酒公賣局在七十七年三月二十二日曾訂購Seven
Stars及MILD SEVEN兩種菸品，有被上訴人提出之訂購單影本附於原審卷２第六頁可參，被上訴人主張Seven Stars及MILD SEVEN在七十八年以前透過臺灣省菸酒公賣局之引進及媒體之報導，為台灣地區之消費者所熟知，尚非無據。被上訴人於七十五年七月一日已以英文名稱申請Seven Stars之商標註冊，為上訴人所不爭執，所謂Seven Stars中文譯名即為「七星」，此為任何稍知英文文義者均知之事，上訴人所謂「七星」一詞係其創意云云，已有可議之處。雖被上訴人在七十五年間以「Seven Stars」申請商標註冊時，未同時以該英文之中譯文字「七星」申請註冊，而係遲至七十九年間始以中文名稱申請註冊，然「Seven Stars」一詞與「七星」中文間之關係，早為菸草市場及吸菸人士所熟知，非因上訴人之「創意」經推廣後，始產生二者間關聯性之印象。其次，被上訴人雖在七十九年間始獲得中央標準局核發註冊登記證，惟實際上被上訴人早在七十八年六月六日即已提出以「七星」為商標之申請，較之上訴人七十八年九月一日以相同名稱申請公司設立登記為早，足見上訴人亦早知被上訴人欲以「七星」名稱申請商標註冊，詎其竟趁中央標準局作業期間搶先以同名申請公司設立登記，其行使權利之行為確存有侵害他人權利之相當故意，至為灼然。按商標法之立法目的，在於避免消費者因第三人相同或類似之名稱與商標權人之商標產生混淆，致無法區別何種產品始為消費者所欲購買之真正標的疑慮，乃要求使用相同或類似商標之第三人應禁止使用侵害他人商標之名稱，其立法目的不僅在於保護商標權人，亦同時在於保護消費大眾，是倘若第三人所使用之名稱與商標與他人已註冊之商標相同或類似，即應視為係侵害他人商標，應受商標法之規範，商標權人並得依法請求排除侵害。本件上訴人公司名稱之取得，雖早在被上訴人以相同名稱登記商標之前，惟上訴人因與被上訴人間之契約關係，得以接觸被上訴人商標名稱，進而先以他人商標未登記之中文名稱作為自己公司名稱，應認為上訴人確有違反誠信之處。上訴人對於其使用系爭「七星」文字作為公司名稱一節亦知確有侵害被上訴人之虞，乃在其與被上訴人之合作契約書第八條約定：甲方（即被上訴人）同意乙方（即上訴人）以其（指被上訴人）指定之公司名義為台灣地區銷售代表對外促銷貨品（原審卷笫一三○頁），倘上訴人自認其所使用之公司名稱並無侵害被上訴人商標之疑慮，何須被上訴人同意其使用系爭名稱？足見上訴人所稱系爭中文名稱乃其創意、靈感云云，並非實情。而被上訴人既已將「SevenStars」及「七星」等文字登記為商標，並經經濟部智慧財產局前身中央標準局核發登記證書，依法即為商標權人，其依商標法第六十二條規定，主張上訴人侵害其商標，自屬有據，其同時訴請上訴人禁止使用並變更「七星」名稱，依商標法第六十一條一項規定，亦有理由，應予准許。
㈡上訴人主張其為承銷MILD SEVEN香菸遂成立七星公司，以「
七星」為中文名稱所稱呼之菸品係MILD SEVEN並非SevenStars，原判決將MILD SEVEN菸品誤為Seven Stars菸品云云：
被上訴人主張Seven Stars與MILD SEVEN均係被上訴人所產製之香菸，MILD SEVEN菸品為七星香菸品牌延伸出來之系列，於引進台灣市場之初，為與原有之七星香菸產品稍作區隔，即以中文「淡七星」稱之，但一般消費大眾或媒體有時簡稱為「淡七」。由於「MILD SEVEN」符合台灣地區吸菸消費者之口味，普遍獲得消費大眾之喜愛，近年來已逐漸成為七星品牌系列商品中最受歡迎者，消費者及相關交易廠商習慣上直接以中文之「七星」稱呼該菸品，其香菸外包裝亦標示品名為「七星硬盒／七星淡菸硬盒／七星超級淡菸硬盒」，足見在現今一般社會大眾之心目中，「七星」實無異於「MILD SEVEN」菸品之同義詞。並舉經濟部智慧財產局之商標評定書，認定：「『MILD SEVEN及圖』、『七星』、『Seven Stars』等商標，屬著名之商標‧‧‧一般消費者與業者之交易習慣均以中文『七星』作為『MILD SEVEN及圖』商標之代名詞」（本院卷第四八頁）為證。查，SevenStars與MILD SEVEN在一般人之認知，確實同屬七星香菸品牌，僅為不同之系列，依英文之直譯，MILD SEVEN為淡七，而上訴人之公司名稱既為七星公司，依一般人直覺認SevenStars或MILD SEVEN由七星公司販售，應屬直接之聯想，此想法與上訴人自承「為承銷MILD SEVEN香菸遂成立七星公司」不謀而合，故被上訴人主張「七星公司」侵害其「SevenStars」、「七星」之商標專用權，洵堪採信。
㈢依兩造所簽定之合作契約書第十三條約定，上訴人同意雙方
合作關係終止後，不再以「七星煙草股份有限公司」對外繼續營業（原審卷１第二六頁），足見上訴人亦明知其所以可以使用「七星煙草股份有限公司」經營業務，係因被上訴人同意緣故，若契約關係終止後，則上訴人不得再以上開名稱對外繼續營業。由此益證上訴人對於系爭名稱之使用並無自主權，此與一般法人得完全使用自己已登記之名稱不同。又上訴人與被上訴人轉投資之子公司傑太公司間亦曾簽定合作促銷契約書，依該契約書第十七條約定，上訴人亦同意於契約終止後，不再使用系爭名稱對外營業（上開卷第二七八頁），嗣傑太公司與上訴人間契約關係終止後，傑太公司曾發函要求上訴人停止使用系爭名稱，詎上訴人亦均未停止，傑太公司乃將其對上訴人之權利義務關係讓與被上訴人。是不論被上訴人係依其與上訴人間之合作契約或依傑太公司與上訴人間之合作契約約定，均得請求上訴人停止以「七星煙草股份有限公司」繼續對外營業，自無疑義。上訴人辯稱「七星煙草股份有限公司」目前已經停業，實際上並無對外營業之行為，故實質上已經符合契約書約定，亦即不再繼續以系爭名稱對外營業云云。然，上訴人保留系爭名稱，仍有造成被上訴人損害之虞。蓋依兩造契約意旨，所謂不再以「七星煙草股份有限公司」對外繼續營業者，著重在名稱之使用上，非繼續營業之有無，換言之，倘上訴人更換名稱後繼續經營類似業務，對被上訴人而言，僅為另一競爭者，無所謂使消費者混淆致生損害之虞，惟若上訴人不更名，縱使未實際上營業，對消費者而言，仍有可能混淆上訴人與被上訴人間之關係，由是觀之，所謂繼續營業與否並非雙方約定系爭條文之重點，不得再使用「七星煙草股份有限公司」始為首要，是以，兩造契約關係終止後，上訴人依約亦有更名之義務。以法律規定而言，，所謂侵權行為之排除，自以現時存在及將來可能發生者為對象，此在民法有關侵權行為之規定如是，在商標法之規定亦同。上訴人使用被上訴人已經登記之商標，此為現時存在之事實，此種行為屬侵權行為，而上訴人故意拖延繼續保留系爭名稱，縱使目前並無營業之事實，對被上訴人而言，確有形成侵害之虞，被上訴人依商標法第六十一條第一項後段規定，本有訴請排除此一侵害權利。本件上訴人係在與被上訴人接觸進而發展合作關係後，始開始使用系爭「七星煙草股份有限公司」名義對外營業，其自身並非菸草業者，使用系爭名稱之目的純係為兩造菸草業務合作關係，今兩造合作關係已然終止，上訴人依約本不應繼續使用系爭名稱，詎其仍繼續保留，造成消費者混淆之虞，而被上訴人之產品於我國市場上乃屬菸草類第一品牌（原審卷１第一七二頁以下），足認上訴人故意保留系爭名稱確有攀附被上訴人之嫌，上訴人此舉屬違反公平交易法第二十四條規定。
五、綜上所述，被上訴人主張為可採，上訴人所辯均無可取。被上訴人本於商標法第六十二條、第六十一條、公平交易法第二十四條及兩造間契約約定，訴請上訴人停止使用系爭名稱並應變更登記，為有理由，應予准許。是則原審為上訴人敗訴之判決，於法並無違誤。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。再者，被上訴人主張依民事訴訟法第四百五十七條規定，聲請本院為假執行之宣告，於法並無不合，應予准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經審酌後，或與本件無涉，或與判決結果不生影響，毋庸一一論列。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條、第四百五十七條，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 1 月 12 日
民事第二庭審判長法 官 吳謙仁
法 官 魏大喨法 官 蘇瑞華正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後二十日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第四百六十六條之一第一項但書或第二項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 94 年 1 月 13 日
書記官 賴以真附註：
民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。