臺灣高等法院民事判決 94年度上字第692號上 訴 人 育翎空調有限公司
號2樓法定代理人 乙○○訴訟代理人 廖修譽律師複 代理人 劉嘉瑜律師被 上訴人 日本株式會社EEN
8西武信用金庫千駄ケ谷 ビル四階法定代理人 甲○○○訴訟代理人 黃宗正律師
黃東熊律師上列當事人間請求給付權利金事件，上訴人對於中華民國94年7月6 日臺灣士林地方法院94年度訴字第51號第一審判決提起上訴，本院於95年8 月15日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
原判決所命給付，上訴人以新臺幣伍佰捌拾捌萬元為被上訴人預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序方面：按法律行為發生債之關係者，其成立要件及效力，依當事人意思定其應適用之法律。當事人意思不明時，同國籍者依其本國法，國籍不同者依行為地法，行為地不同者以發要約通知地為行為地，如相對人於承諾時不知其發要約通知地者，以要約人之住所地視為行為地。涉外民事法律適用法第6 條第1 項、第2 項定有明文。本件被上訴人為日本國籍之公司，上訴人為我國公司，為涉外民事事件。被上訴人係依兩造所簽訂之合約書（下稱系爭契約）請求上訴人給付權利金，屬於因法律行為所生債之關係，兩造未約定系爭契約之準據法，惟兩造不爭執系爭契約之要約地為中華民國，且兩造於原審言詞辯論期日合意適用本國法（見原審卷第130 頁），則系爭契約之成立要件及效力，自應以中華民國法為準據法，合先敘明。
貳、實體方面：
一、被上訴人主張：緣訴外人伊藤利昭發明「由廢輪胎製造活性碳的裝置」，於民國86年（平成9 年）5 月23日登記取得日本0000000 號專利（下稱系爭專利），專利權人為訴外人株式會社會田金型製作所，於90年（平成13年）5 月16日將專利權一部移轉為訴外人株式會社會田金型製作所、大島坦、Memorial Network有限會社共有，同年12月18日訴外人株式會社會田金型製作所、大島坦將系爭專利權持分移轉予訴外人岸本規矩男，92年（平成15年）12月4 日訴外人岸本規矩男再將系爭專利權持分移轉予訴外人株式會社都市計畫，目前系爭專利權由訴外人Memorial Network有限會社與株式會社都市計畫共有。而訴外人Memorial Network有限會社與被上訴人均為被上訴人法定代理人甲○○○之家族公司，該公司董事長即為甲○○○之妻佐藤利惠，甲○○○本人亦為該公司董事，該公司早已承諾同意被上訴人有本件智慧財產權之實施權。依日本專利法（特許法）第73條第3 項規定：「專利如屬於共有時，各共有人如不獲得其他共有人同意，就其專利權不得設定專用實施權，或承諾他人有通常實施權」，訴外人Memorial Network有限會社於取得系爭專利權持分後，即獲得訴外人岸本規矩男同意，承諾被上訴人實施系爭專利，被上訴人亦得再承諾第三人即上訴人實施系爭專利。
嗣上訴人為將被上訴人在日本擁有專利權之「連續式碳化裝置EE21整套機械」（下稱系爭機械）在臺灣區製造、販賣並申請專利，於91年7 月15日與被上訴人簽訂系爭契約，上訴人同意支付日幣（下同）3,000 萬元作為系爭機械之專利使用費，約定第1 期於簽約時支付100 萬元、第2 期於91年9月底前支付1,000萬元、第3期於91年12月底前支付1,500 萬元、第4 期於91年3 月底前支付400 萬元。詎上訴人僅於91年8 月1 日給付997,000 元、91年10月1日給付2,248,000元，其餘款項迄未支付，而系爭契約約定上訴人應給付被上訴人之權利金，乃被上訴人允許上訴人在臺灣實施系爭專利權之對價，兩造雖約定共同具名在臺灣申請專利，惟被上訴人對於是否獲得專利，並不具保證責任，且上訴人未曾向被上訴人要求提供申請專利之資料，上訴人在臺灣申請專利遭審定不予專利時，亦未告知被上訴人或申請再審查，而自行放棄，上訴人以其在臺灣未取得專利為由拒付其餘權利金，並不足採，為此依系爭契約之約定，訴請上訴人給付第3、4期權利金合計1,900 萬元及自起訴狀繕本送達翌日即94年1 月18日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息等語。
二、上訴人則以：系爭契約明訂兩造應以共同名義在臺灣申請系爭機械之專利，而上訴人已於91年10月31日提出專利申請，申請期間發現日本國內特許番號0000000 號之系爭專利發明人並非被上訴人所述之甲○○○本人，經上訴人數次要求被上訴人提供該專利在日本申請之相關文件以配合在臺灣申請作業，被上訴人一再推諉拖延。嗣經濟部智慧財產局於92年12月17日發文上訴人審定不予專利，上訴人再行聯繫被上訴人要求其提供相關補正資料，被上訴人仍未作任何回應，系爭契約之效力已蕩然無存。被上訴人與上訴人簽訂系爭契約時，即隱瞞系爭專利非其所有之事實，且系爭專利共有人之一即訴外人Memorial Network有限會社於93年6 月1 日始授權被上訴人公司，被上訴人法定代理人之妻佐藤利惠則於91年12月1 日始就任訴外人Memorial Network有限會社之董事長，均較兩造簽約時間為晚。系爭契約第2 條約定：「為了針對中華民國臺灣省的公營機構，重點性地進行銷售而以甲方（即被上訴人）、乙方（即上訴人）共同名義進行專利申請，並取得專利」等語，應認被上訴人對於上訴人是否獲得臺灣專利負保證責任。被上訴人所提之中譯本翻譯有誤等語，資為抗辯。
三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，並聲明：（一）原判決廢棄。（二）被上訴人在第一審之訴駁回。
（三）如受不利之判決，願供擔保請準宣告免為假執行。被上訴人則答辯聲明：（一）上訴駁回。
四、兩造不爭執之事實（見本院95年3 月27日準備程序筆錄，本院卷第80頁背面）：
（一）兩造於91年7 月15日訂立系爭契約，由被上訴人授權上訴人在臺灣境內獨占性製造販賣系爭機械，上訴人則應支付被上訴人專利實施權利金3,000 萬元，並約定於簽約時支付100 萬元、91年9 月底前支付1,000 萬元、91年12月底前支付1,500 萬元、92年3 月底前支付400 萬元，且雙方應於91年10月底前以共同名義向我國申請上開機械專利。
（二）「由廢輪胎製造活性碳的裝置」為訴外人伊藤利昭發明，於86年（平成9 年）5 月23日登記取得日本0000000 號系爭專利，專利權人為訴外人株式會社會田金型製作所，90年（平成13年）5 月16日將系爭專利權一部移轉為訴外人株式會社會田金型製作所、大島坦、Memorial Network有限會社共有，同年12月18日株式會社會田金型製作所、大島坦將其系爭專利權持分移轉予訴外人岸本規矩男，92年（平成15年）12月4 日岸本規矩男再將系爭專利權持分移轉予訴外人株式會社都市計畫，目前專利權由Memorial
Net work公司與株式會社都市計畫共有。
（三）兩造於91年10月31日向經濟部智慧財產局申請「由廢輪胎製造活性碳的方法及裝置」發明專利（申請案號數000000000），經該局於92年12月17日審定不予專利。
（四）上訴人分別於91年8 月1 日、91年10月1 日給付被上訴人997,000 元、2,248,000 元。
（五）被上訴人請求之金額，應以日幣支付。
五、本件經本院依民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款之規定，與兩造整理並協議簡化爭點（見本院95年3 月27日準備程序筆錄，本院卷第80頁背面、第81頁，並依其後兩造之主張及陳述加以調整，併予敘明）為：
（一）系爭契約是否以向我國經濟部智慧財產局申請取得專利登記為上訴人支付權利金之條件？嗣經我國經濟部智慧財產局審定核駁其專利之申請，系爭契約是否陷於給付不能？上訴人主張依民法第266 條第1 項規定，免負給付義務，有無理由？
（二）若上訴人負有給付1,900 萬元之義務，上訴人主張其對被上訴人有5,600 萬元之貨款債權，得與被上訴人之請求互為抵銷，是否可採？
六、茲就兩造之爭點分述如下：
（一）系爭契約是否以向我國申請取得專利登記為上訴人支付權利金之條件？嗣經我國經濟部審定核駁其專利之申請，系爭契約是否陷於給付不能？上訴人主張依民法第266 條第
1 項規定，免負給付義務，有無理由？
１、兩造於91年7 月15日簽訂系爭契約時，被上訴人有無授與上訴人系爭專利實施權之權利？
（１）經查：兩造於91年7 月15日簽訂之系爭契約第1 條約定：「本契約は『甲』（即被上訴人）が『乙』（即上訴人）に對し、中華民國台灣省國內に於いて『甲』の手により開發された連續式炭素化裝置『EE21』の裝置プラントの製造販賣權を『乙』に對し、獨占的に付與するために本契約を締結する（甲方為授與乙方在中華民國臺灣境內就甲方所研究發明之連續式碳化裝置『EE21』整套機械有獨占性製造販賣權，而簽訂本契約）」等語，此有系爭契約書、被上訴人提出之中譯本、上訴人提出之中譯本、東吳大學翻譯之中文譯本各1份在卷可稽（見原審卷第12頁、第27頁、第110 頁、本院卷第122 頁），足見系爭契約為一專利實施權授與契約。而系爭專利為訴外人伊藤利昭發明，由訴外人株式會社會田金型製作所於86年5 月23日登記取得日本專利，90年5 月16日專利權一部移轉為訴外人株式會社會田金型製作所、大島坦、Memorial Network有限會社共有，90年12月18日改為訴外人岸本規矩男、Memorial Network有限會社共有，92年12月4 日再改為訴外人Memorial Network有限會社與株式會社都市計畫共有之事實，業據被上訴人提出日本專利登錄謄本暨中譯本（原審卷第75頁至第76頁）、現在事項全部證明書暨中譯本（見原審卷第77頁至第78頁）等影本各1 件為證，並為上訴人所不爭執，則兩造於91年7 月15日簽訂系爭契約時，系爭專利之專利權人為訴外人岸本規矩男與MemorialNetwork 有限會社，固非被上訴人公司。
（２）惟按日本特許法第73條第3 項規定：「特許權が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許權について專用實施權を設定し、又は他人に通常實施權を許諾することができない（專利權如屬共有，各共有人未獲其他共有人同意者，不得設定專用實施權，或許諾他人有通常實施權）」（見原審卷第95頁至第96頁），由法條反面解釋，專利權共有人之一如得其他共有人同意，自得將專利實施權授與他人。
（３）經查：被上訴人與上訴人91年7 月15日簽訂系爭契約時，系爭專利之專利權人雖非被上訴人，而係Memorial Network有限會社與岸本規矩男，雖Memorial Network有限會社與被上訴人於93年（平成16年）6 月1 日簽訂「知的所有權實施許諾に關する契約書（承諾實施智慧財產權契約書）」，Memorial Network有限會社許諾被上訴人有系爭專利權之通常實施權，並授權被上訴人將系爭專利授予第三人實施，此有兩造不爭執之「特許實施許諾に關する共有者の同意書」、「知的所有權實施許諾に關する契約書」暨中譯本附卷可稽（見原審卷第79頁至第86頁），惟系爭專利之共有人Memorial Network有限會社於兩造簽約前之91年（平成14年）6 月1 日已取得另一共有人岸本規矩男出具之「特許實施許諾に關する共有者の同意書（有關許諾實施專利之共有人同意書）」，該同意書已明確記載：「岸本規矩男對Memorial Network有限會社承諾『イ－イ－エヌ．マシナリ－』（即被上訴人）實施上開專利（即系爭專利），及『イ－イ－エヌ．マシナリ－』承諾第三人實施上開專利，無異議表示同意」（見原審卷第97頁、第98頁），足見系爭專利之共有人岸本規矩男與Memorial Network有限會社確已於91年6 月1 日即同意將系爭專利實施權授予被上訴人，則被上訴人與上訴人於91年7 月15日簽訂系爭契約時，被上訴人確實擁有授與系爭專利實施權與上訴人之權利，應堪認定。
２、系爭契約是否以向我國經濟部智慧財產局申請取得專利為上訴人支付權利金之條件？
（１）經查：兩造於91年10月31日向經濟部智慧財產局申請「由廢輪胎製造活性碳的方法及裝置」發明專利（申請案號數000000000） ，經該局於92年12月17日審定不予專利之事實，為兩造所不爭執，已如前述，而系爭契約第2 條前段約定：「『乙』（即上訴人）が中華民國台灣省國內に於いて公的機關に對し、販賣を重點的に行なう為『甲』（即被上訴人）『乙』共同名義による特許申請を行い、特許を取得する。特許申請は、西曆2002年10月末までに行う（乙方在中華民國臺灣省境內以公務機關為販賣重點，並以甲乙之共同名義申請專利、取得專利。專利之申請應於西元2002年10月底前為之）」等語（見原審卷第12頁、第27頁、第110 頁、本院卷第122 頁），該條僅約定兩造應以共同名義申請專利、取得專利，而就若在臺灣未能取得專利時，將發生何種法律效果，與上訴人依約支付被上訴人權利金間之關係如何，系爭契約則無明文之約定。
（２）按民法第98條規定，解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。又解釋當事人之契約，應以當事人立約當時之真意為準，而真意何在，又應以過去事實及其他一切證據資料為斷定之標準，不能拘泥文字致失真意（最高法院39年台上字第1053號判例意旨參照）。經查：系爭契約第2 條第イ款約定：「『甲』の『乙』に對する特許實施權料は─金3,000 萬円とする（甲方對乙方之專利實施權利金為日幣3,000 萬元）」、第ロ款約定：「『乙』は『甲』に對し第一回支付いを本契約締結時に─金100 萬円とし、殘金は次の通りとする。西曆2002年9月末までに、─金1,000 萬円。西曆2002年12月末までに、─金1,500 萬円。西曆2003年3 月末までに、─金400萬円（乙方應於本契約簽訂時給付甲方第1 期權利金100萬元，其餘款項依下列方式支付：於西元2002年9 月底以前支付1,000 萬元。於西元2002年12月底以前支付1,500萬元。於西元2003年3 月底以前支付400 萬元）」等語（見原審卷第12頁、第28頁、第110 頁、本院卷第122 頁），觀此第2 條約定之全文，兩造就權利金3,000 萬元之給付時期，明定分為4 期給付，第1 期權利金100 萬元於簽約時給付、第2 期權利金於1,000 萬元於西元2002年9 月底前給付、第3 期權利金於1,500 萬元於西元2002年12月底前給付、第4 期權利金於500 萬元於西元2003年3 月底前給付，各期給付均有期限之約定，逾期即生給付遲延之問題。而兩造依約共同向經濟部智慧財產局申請專利，究於何時日始能獲准取得及能否獲准取得，則屬不確定之時日或不確定之事實，顯見兩者之間並無必然之關係，故上訴人應依系爭契約所定，按系爭契約所定之上開日期逐期給付權利金，不因在臺灣有無取得專利或遲至何時日始取得專利而有不同。故應認兩造於締約當時，並無將系爭契約第2 條第イ款之專利實施權利金之給付，以取得我國經濟部智慧財產局核准之專利為條件。
（３）次查：依系爭契約約定，上訴人應於簽約時支付100 萬元、91年9 月底前支付1,000 萬元、91年12月底前支付1,500 萬元、92年3 月底前支付400 萬元，而上訴人僅於91年8 月1 日給付997,000 元、91年10月1 日給付2,248,000 元，餘款均未給付等情，為兩造所不爭執，而被上訴人於92年（平成15年）4 月14日提出確認書請求上訴人確認兩造間債務餘額為26,755,000元（計算式30,000,000-997,000-2,248,000= 26,755,000）（本件被上訴人僅就未逾時效之第3 期權利金1,500 萬元、第4 期權利金400 萬元合計1,900 萬元部分為請求），並經上訴人簽名確認之事實，業據被上訴人提出確認債務餘額書、計算債務餘額確認書暨中譯本為證（見原審卷第99頁至第
101 頁），上訴人亦承認其確有簽章（見原審卷第130 頁），而當時專利申請案是否核准尚未確定，上訴人即為債務承認之行為，益見兩造於簽訂系爭契約當時，並非以在臺灣取得專利作為權利金給付之條件。（否則，上訴人於條件未成就之前，豈有簽章承認債務存在而未為任何保留之理）至上訴人主張被上訴人保證系爭專利在臺灣取得專利云云，為被上訴人所否認，核與系爭契約文義記載不符，而上訴人並未舉證以實其說，自不足採。
（４）再查：兩造之專利申請案，於92年12月17日遭我國經濟部智慧財產局審定不予專利，並經台一國際專利法律事務所於92年12月22日轉知兩造上開結果，有台一國際專利法律事務所92年12月22日（92）晉專1 乙字第117730號函（見原審卷第46頁）、經濟部智慧財產局92年12月17日（92）智專2（6）01052 字第09221282910 號專利核駁審定書（見原審卷第47頁至第55頁）等影本在卷可稽，足見上訴人於收受台一國際專利法律事務所轉送之核駁審定書時，即已知系爭契約在臺灣未能取得專利，而上訴人第3 期權利金1,500 萬元之給付時期為西元2002年（91年）12月底前，上訴人均未依約給付，是上訴人自91年12月底起即已遲延給付，與經濟部智慧財產局駁回專利係92年12月17日，相距達1 年，顯見上訴人積欠第3 期、第4 期權利金，與專利案被駁回並無關連，足證系爭契約並非以向我國申請取得專利為上訴人給付權利金之條件。況當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第
277 條前段定有明文，上訴人主張系爭契約是以向我國申請取得專利登記為上訴人支付權利金之條件，既為被上訴人所否認，上訴人自應就此負舉證責任，惟上訴人並未舉證證明，而觀諸兩造簽訂之系爭契約，兩造於簽約當時，並非以在臺灣取得專利作為權利金給付之條件，從而，上訴人之主張委無可採。
（５）按因不可歸責於雙方當事人之事由，致一方之給付全部不能者，他方免為對待給付之義務，民法第266 條第1 項前段定有明文。本件系爭契約既未以向我國經濟部智慧財產局申請取得專利登記為上訴人支付權利金之條件，已如前述，則兩造向我國經濟部智慧財產局申請專利遭核駁，自無使系爭契約陷於給付不能之情事，故上訴人主張依民法第266 條第1 項前段之規定，免負給付義務，即無理由。
（二）若上訴人負有給付1,900 萬元之義務，上訴人主張其對被上訴人有5,600 萬元之貨款債權，得與被上訴人之請求互為抵銷，是否可採？
１、按二人互負債務，而其給付種類相同，並均屆清償期者，各得以其債務，與他方之債務，互為抵銷，民法第334 條第1項前段定有明文。
２、上訴人主張：被上訴人積欠上訴人貨款5,600 萬元，並提出最終合意確約書暨中譯本1件為證（見本院卷第24頁至第28頁、第73頁），惟被上訴人否認該最終合意確約書上「株式會社EEN代表取締役之印」（EEN公司法定代理人之印）圓型章為真正，上訴人對被上訴人之否認亦不爭執（見本院卷第54頁1 至3 行），且被上訴人否認最終合意確約書所附之支付計算方法，則上訴人應負舉證責任，惟上訴人並未舉證證明最終合意確約書及所附之支付計算方法為真正，則上訴人依據該最終合意確約書之記載，主張被上訴人積欠其貨款5,600萬元，自無足採。上訴人進而主張以該5,600萬元貨款與被上訴人請求其給付之1,900萬元互為抵銷，即無理由。
七、綜上所述，被上訴人依系爭契約之約定，請求上訴人給付1,900 萬元及自起訴狀繕本送達翌日即94年1 月18日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，上訴人並得依給付時臺灣銀行之即期外匯日幣賣出匯率折算新臺幣給付之，於法有據，應予准許。原審判命上訴人如數給付，並依被上訴人之聲請，酌定被上訴人以新臺幣196 萬元供擔保後為准假執行之宣告，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
八、上訴人陳明願供擔保聲請宣告免為假執行，核無不合，爰酌定相當之擔保金額准許之。
九、本件因事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊、防禦方法暨所為之立證，與判決之結果不生影響，無庸再逐一予以論究，併予敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第463 條、第392 條第2 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 8 月 29 日
民事第四庭
審判長 法 官 張劍男
法 官 郭松濤法 官 丁蓓蓓正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 95 年 8 月 30 日
書記官 張淑芬附註：
民事訴訟法第466 條之1（第1 項、第2 項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。