臺灣高等法院民事判決 94年度智上字第24號上 訴 人 甲○○訴訟代理人 劉秋絹律師複 代理人 許英傑律師被 上訴人 佳美嬰兒用品股份有限公司法定代理人 俞遠東訴訟代理人 林志剛律師
楊憲祖律師黃闡億律師上列當事人間確認著作權不存在事件，上訴人對於中華民國94年5月16日台灣台北地方法院94年度智字第4號第一審判決，提起上訴，本院於中華民國94年9月13日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人於原審起訴主張：被上訴人所登記之「波克小企鵝遊樂園」、「波克企鵝家族」美術著作圖形（下稱系爭著作），係日本人猿田小姐在任職日本洋子公司期間所創作之「小企鵝」家族圖形。著作權則屬日本洋子公司（株式會社クリエイテイブ‧ヨ－コ，下稱洋子公司）所有，洋子公司並以「小企鵝」家族圖形製造、銷售一系列該圖樣之商品。同時洋子公司之小企鵝圖形商品在日本廣受好評，且由網路訊息可知該圖樣創作遠溯民國83年間。而洋子公司主要經營郵購業務，系爭美術著作圖樣早於登記日前之 85年2月29日前，即已出現於洋子公司之郵購型錄上，足見系爭美術著作並非由被上訴人所創作。且洋子公司商品係委由台灣製造，被上訴人之商品外觀及包裝上之圖樣，均與洋子公司之商品相同，實不難推知被上訴人係因商品接觸，而得知洋子公司使用於商品外觀之相關圖樣，並進而襲用。而洋子公司之部分商品外觀以小企鵝為主體之系列設計，並以「 PUKU 2 ISLAND」文字搭配使用。而被上訴人即將該系列設計圖樣概括抄襲，另組成「波克小企鵝遊樂園」、「波克企鵝家族」，並將「PUKU 2 ISLAND 」使用於「波克小企鵝遊樂園」之圖形上，系爭著作權整體造型及外觀、細部無一不與日本洋子公司小企鵝系列之商品圖樣相同，被上訴人因接觸知悉洋子公司所設計之圖樣，即抄襲使用於該公司之商品外觀，更進一步於85年間申請著作權登記並申請商標註冊，自應認系爭美術著作欠缺原創性，而使被上訴人如原判決附圖1、2之美術著作權不存在。且被上訴人以著作圖樣申請商標註冊，並搜索、扣押上訴人之商品，自應認上訴人有確認利益得提起本訴。爰聲明：㈠確認被上訴人就內政部台85年11月30日所登記，登記號碼：76529，核准文號：0000000「波克小企鵝遊樂園」如原判決附圖 1之美術著作權不存在；㈡確認被上訴人就內政部台85年12月19日所登記，登記號碼：77090 ，核准文號：0000000「波克企鵝家族」，如原判決附圖2之美術著作權不存在等語。
二、被上訴人則以：依據現行著作權法規定，如於 81年6月10日修正後之所為之著作權登記，並不生任何效力。本件被上訴人並未對上訴人主張有侵害著作權之情事而為爭訟，兩造間雖因就商標事件有所爭議，然相關商標評定事件均已終局確定，且所爭執之客體為商標權，被上訴人對上訴人提起民、刑事訴訟係依據商標權，故上訴人提起本件訴訟無即受確認判決之法律上利益。且上訴人主觀上既認為系爭美術著作之著作權屬洋子公司所有，並非上訴人或由上訴人擔任董事長之訴外人雪弘實業股份有限公司（下稱雪弘公司）所有，則上訴人縱於本件訴訟獲得勝訴判決，上訴人未經洋子公司授權，擅自使用系爭美術著作，仍有遭洋子公司主張侵害其著作權之危險，故即便上訴人主觀上雖認其在法律上之地位有不妥之狀態存在，並無法藉本件確認判決將之除去，由此亦應認上訴人並不具有確認判決之法律上利益。又雪弘公司曾於臺北高等行政法院90年度訴字第2069號商標評定事件中主張所謂「小企鵝」家族圖形為其自行創作，而上訴人於本件訴訟竟又主張該等圖形為日本人猿田氏所創作，著作權屬洋子公司所有，有違禁反言原則。上訴人亦未能證明被上訴人於系爭著作完成創作前，曾接觸洋子公司之所謂「小企鵝」家族系列圖形，而係抄襲他人著作，故上訴人提起本件訴訟並不具備訴訟要件或無理由等語，資為抗辯。
三、原審為上訴人敗訴判決。上訴人提起上訴，求為將原判決廢棄，改判如其原審訴之聲明。其除引用原審之陳述外，補陳略以：
㈠系爭著作係襲仿日本之美術圖樣，並無任何人文精神、思想之創作行為，非著作權法之著作。
㈡依商標法第50條規定，若系爭著作權確係因抄襲侵害洋子公
司之著作圖樣，而不存在，上訴人得依本件著作權之確認不存在，進而評定撤銷被上訴人之前揭商標權，故具法律上利益。
㈢兩造商標權之爭執，均經主管機關及審理法院以系爭著作權
既屬存在，且以登記時間判斷，系爭著作權取得時間尚早於上訴人前揭商標權之取得，乃駁回上訴人之評定撤銷案件，故系爭著作權之存在與否，在整體案件觀察，確實影響被上訴人上開商標權之取得，而直接影響上訴人遭該被上訴人以商標權主張刑事、民事責任之地位，上訴人確有受主張之危險。
㈣商標法第50條原為修正前第31條規定，故仍得以商標侵害他
人著作權為理由進行評定。又被上訴人主張高等行政法院90年度訴字第2069號商標評定中，上訴人主張該圖樣為自行創作，與本件主張被上訴人之系爭著作係屬抄襲，顯為二事，與禁反言原則為於同一事不得為前後相反主張之誠信精神大不相同等語。
四、被上訴人求為駁回上訴，其除引用原審之陳述外，補陳略以：
㈠本件確認效力僅及於二著作圖形，並不及於註冊第867475號
及第872225號商標圖樣，無從據以評定撤銷上開二註冊商標，或影響上訴人他案刑事訴訟之結果。
㈡第867475、812225號商標註冊之際，並無如現行商標法第50
條之規定，縱使上訴人本案勝訴，上訴人亦不得引之為評定。被上訴人於商標註冊前是否侵害他人之著作權，並非本案訴訟所應審理，縱判決被上訴人著作權不存在，亦不符合現行商標法第50條第2項之要件。
㈢台北高等行政法院90年度訴字第2069號判決及90年訴字第38
84號判決係就商標法所規定之不得註冊事由之構成要件加以論斷，並非以系爭二著作權之存在為由，駁回雪弘公司之異議，縱判決上訴人勝訴，亦不影響上開二商標評定及異議事件之結果。
㈣上訴人既未說明洋子公司創作日期，原證 4網頁資料，經被
上訴人以電腦搜尋，亦無發現該網頁，原證 7日本國特許廳商標公報影本上，又無與系爭著作相同或類似之著作圖樣，，被上訴人於系爭二著作完成創作前，更不曾接觸洋子公司之小企鵝家族系列圖形，上訴人顯無從證明洋子公司著作圖形先於被上訴人完成創作。
㈤台北高等行政法院90年度訴字第4488號判決所審查之標的為
被上訴人所有之註冊第874000號商標，被上訴人並未依據該商標權向上訴人提起刑事告訴及民事損害賠償，該商標權是否合法存在，並不影響被上訴人對上訴人另案提起之刑事告訴及民事損害賠償訴訟結果。
㈥台北高等行政法院90年度訴字第4488號判決，僅以系爭二件
著作權登記之申請日期，早於上訴人向經濟部智慧財產局申請註冊該案據以異議商標之日期，亦較上訴人於該案異議階段之補充證據理由書中所提出之87年3至5月所設計之企鵝圖稿的時間為早等，為理由之一，認為被上訴人早已認識該案系爭商標之企鵝圖形，並無因知悉上訴人據以異議商標後搶先申請註冊之情事，而無修正前商標法第37條第14款之適用，並非以被上訴人對系爭二件美術著作擁有著作權為由，駁回其訴。
㈦縱確認被上訴人對系爭二件著作並無著作權存在，亦不影響
被上訴人早於上訴人向經濟部智慧財產局申請註冊該案據以異議商標之日期，及上訴人於該案異議階段之補充證據理由書中所提出之87年3至5月所設計之企鵝圖稿的時間，即認識系爭著作之事實，並不影響該判決結果等語。
五、上訴人主張被上訴人分別於 85年10月20日、同年12月2日以著作完成為由，向內政部著作權委員會（現已改制為經濟部智慧財產局）就原判決附圖 1之「波克小企鵝遊樂園」及附圖 2「波克企鵝家族」美術著作圖形依據當時之著作權法申請登記，經主管機關於85年11月30日、同年12月19日以核准文號0000000、0000000號核准登記在案等情，為被上訴人所不爭，堪信為真實。至於上訴人主張被上訴人襲仿日本之美術圖樣，向內政部申請登記，同時再以該著作圖樣向智財局申請商標註冊，致上訴人遭侵權指控之不利益云云，則為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯，故本件首應審酌者，為上訴人提起本件訴訟是否有確認之法律上利益是也。
六、按確認之訴非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判例參照）。又，關於著作權與商標權間之衝突，商標法第23條第1項第17款、第50條第2項及第57條第1項第6款分別明定，商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利，經判決確定者，不得註冊，但得該他人同意申請註冊者，不在此限；商標註冊前，侵害他人之著作權、專利權或其他權利，於註冊後經法院判決侵害確定者，得申請評定撤銷其註冊；商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定者，得申請廢止其註冊。而各條款之規定，係就其侵權行為發生及確定判決時點係在註冊前或註冊後不同，而作不同之適用規範。若在商標註冊前有侵害他人之著作權、專利權或其他權利，於註冊後經法院判決確定者，則適用商標法第 50條第2項規定申請評定。若係商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利，經法院判決侵害確定者，則屬第57條第1項第6款規定之範疇。是以，欲維護商標法上之權益，應先取得侵害著作權之法院確定判決證明後，再依相關程序辦理（民國 93年4月22日經濟部智慧財產局電子郵件字第930422號函參照）。而著作權法第84條規定，著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。換言之，著作權人或製版權人對於侵害其權利者，始得請求排除或防止他人之侵害至明。
七、查上訴人為雪弘公司之負責人，該公司前曾對被上訴人於88年6月15日註冊為第 867475號商標申請評定，經向主管機關經濟部中央標準局（於 88年1月26日改制為經濟部智慧財產局，下稱智財局）申請評定，經智財局於 89年9月19日評定為「申請不成立」之處分，雪弘公司不服，向經濟部提起訴願，亦於90年1月3日遭決定駁回，而提起行政訴訟，復經臺灣高等行政法院以90年度訴字第2069號判決駁回雪弘公司之訴；另雪弘公司就被上訴人註冊為第874000號商標提起異議，經主管機關審查為異議不成立，復提起訴願後經遭決定駁回，再提起行政訴訟，亦遭臺灣高等行政法院以90年度訴字第4488號判決駁回雪弘公司之訴。而被上訴人曾以上訴人違反商標法為由，提起刑事告訴，經臺灣板橋地方法院以93年度易字第150號判決本件上訴人違反商標法第 82條之情事判處拘役，被上訴人並以上訴人違反商標法為由提起刑事附帶民事請求等情，業據上訴人提出內政部著作權登記簿謄本（見原審卷第 1宗第13至第16頁）及被上訴人提出臺北高等行政法院90年度訴字第2069號、第4488號判決、臺灣板橋地方法院 93年度易字第150號刑事判決、附帶民事起訴狀（見原審卷第1宗第122頁至第139頁、第157頁至第168頁、第239頁至第 250頁）等件為證，且為兩造所不爭執。故就被上訴人以系爭著作為商標登記申請評定者，係雪弘公司而非上訴人，則縱使系爭著作與被上訴人登記之商標相關連，亦與上訴人並無利害關係，故被上訴人抗辯，縱屬不當，然上訴人自認系爭著作並非其所有（主張屬日本洋子公司所有），則上訴人既未就系爭著作而取得若何之權利，揆諸前揭說明，上訴人並未受有任何之侵害，更無請求排除或防止他人侵害之權利，此外又無何等情事可認上訴人在私法上之地位，將因被上訴人主張該系爭著作為其所有而有受侵害之危險，上訴人請求確認被上訴人如原判決附圖所示之著作權不存在，難謂有即受確認判決之法律上利益。
八、綜上所述，上訴人主張，為不足採，被上訴人抗辯，尚屬可信。從而，上訴人主張本於消極確認之訴之法律關係，請求㈠確認被上訴人就內政部台85年11月30日所登記，登記號碼：76529，核准文號：0000000「波克小企鵝遊樂園」如原判決附圖1之美術著作權不存在；㈡確認被上訴人就內政部台85年12月19日所登記，登記號碼：77090，核准文號：0000000「波克企鵝家族」，如原判決附圖2之美術著作權不存在，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
九、本件事證已臻明確，兩造其餘之陳述及其攻擊防禦方法，經審酌核與判決結果不生影響，不再一一論述；上訴人請求訊問證人簡文玲，證明被上訴人曾與洋子公司接觸云云，核無訊問必要，併予敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 94 年 9 月 27 日
民事第九庭 審判長法 官 吳景源
法 官 鄭威莉法 官 連正義正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之一第一項但書或第二項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 94 年 9 月 28 日
書記官 張永中附註：
民事訴訟法第四百六十六條之一（第一項、第二項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。