臺灣高等法院民事判決 95年度上字第567號上 訴 人即附帶被上訴人 乙○○訴 訟 代 理 人 徐原本律師被 上 訴 人 萬銓企業股份有限公司即 附帶 上訴人法 定 代 理 人 甲○○訴 訟 代 理 人 盧國勳律師複 代 理 人 蔡行志律師上列當事人間塗銷商標權移轉登記事件，上訴人對於中華民國95年5月17日臺灣桃園地方法院95年度訴字第107號第一審判決提起上訴，被上訴人為附帶上訴，本院於96年4月10日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人應將智慧財產局註冊聯合商標申請第000000000號、第000000000號名稱均為「理想」商標申請權移轉登記塗銷部分及命上訴人負擔訴訟費用之裁判廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。
被上訴人附帶上訴駁回。
第一審訴訟費用關於命上訴人負擔部分，及第二審訴訟費用關於上訴部分，由被上訴人負擔。第二審訴訟費用關於附帶上訴部分，由被上訴人負擔。
事 實
甲、上訴人即附帶被上訴人方面：
壹、聲明：
一、原判決關於上訴人敗訴部分廢棄。
二、前開廢棄部分，駁回被上訴人在第一審之訴。
三、駁回被上訴人之附帶上訴。
貳、陳述：除與原判決記載相同者外，補稱略以：
一、系爭商標專用權之移轉讓與，係經被上訴人法定代理人甲○○及執行董事陳碧玉代表被上訴人與上訴人為本件之移轉行為，依公司法第208條第3項及同條第5項準用同法第57條、58條之規定，本件之移轉行為縱令未經董事會之決議，仍應對公司發生效力。
二、縱認本件為無權代理情形，亦符表見代理要件。
三、原審判決上訴人敗訴部分，顯然牴觸92年修正後商標法第23條第1項第12、13款規定。
乙、被上訴人即附帶上訴人方面：
壹、聲明：
一、駁回對造之上訴。
二、原判決關於駁回附帶上訴人後開之訴部分廢棄。
三、上廢棄部分，上訴人應將智慧財產局註冊商標號數第49005號、第481264號名稱均為「玉里想」商標權移轉登記，均應予塗銷。
貳、陳述：除與原判決記載相同者外，補稱略以：
一、系爭商標權移轉違反公司法第185條、第191條規定而無效；縱令非屬公司主要財產之移轉，亦未經被上訴人公司董事會之決議，違反公司法第202條規定而不生效力；本件相關移轉證書簽署之法律行為均非被上訴人法代所為，系爭移轉與契約，對被上訴人公司不生效力，被上訴人公司仍為系爭商標所有人，而上訴人並無法律上原因受讓系爭商標，依不當得利規定，被上訴人公司主張系爭商標之移轉登記均應予塗銷。
理 由
一、被上訴人於原審主張本件商標權移轉違反公司法第185條、第191條規定而無效；縱令非屬公司主要財產之移轉，相關移轉證書簽署之法律行為均非被上訴人法定代理人所為，亦未經被上訴人公司董事會之決議，亦屬無效云云（見原審卷第50頁）。於本院主張本件商標權移轉違反公司法第185 條、第191條、第202條規定，且本件相關移轉證書簽署之法律行為均非被上訴人法代所為，系爭移轉與契約，對被上訴人公司不生效力，被上訴人公司仍為系爭商標所有人，而上訴人並無法律上原因受讓系爭商標，依不當得利規定，被上訴人公司主張系爭商標之移轉登記均應予塗銷云云，核係不變更訴訟標的而補充法律上之陳述，先予敘明。
二、被上訴人主張：被上訴人公司向從事排油煙機、瓦斯爐、熱水器等廚具製造買賣之業務，於民國79年間，就排油煙機及瓦斯爐、熱水器等商品類別，以「玉里想」名稱申請商標並經核准註冊公告，排油煙機獲准商標註冊號數：490005號（並於86年8月間以「理想」為聯合商標申請號：0000000）；熱水器、瓦斯爐商品類別獲准商標註冊號數：481264號（並於86年8月間以「理想」為聯合商標申請號：0000000號）。
嗣被上訴人於94年4月間經向經濟部智慧財產局（下稱智產局）申請閱卷始知本件「玉里想」及「理想」聯合商標於88年10月6日辦理商標權讓與上訴人之申請登記。系爭註冊號數490005號「玉里想」商標，其商標專用權自79 年7月1日起算；註冊號數481264號「玉里想」商標，其商標專用權自79年4月1日起算，依商標法第27條規定商標專用權期間為10年，並得申請延展，系爭商標於原專用期間內，於88年10月6日即被移轉至上訴人名下，自無從以被上訴人名義申請延展，惟徵諸上訴人所提出之商標註冊證，系爭商標專用權仍存在乃客觀事實。系爭商標為被上訴人公司主要部分之財產，被上訴人公司於88年10月間，就系爭「玉里想」、「理想」商標權之轉讓，並未召開股東會決議，依公司法第185條第1項第2款及同法第191條規定，本件商標權之移轉行為為無效。縱本件商標權之移轉非屬公司讓與主要部分之財產行為，惟依公司法第202條規定，亦應經董事會決議行之，上訴人亦無法證明系爭商標權移轉經被上訴人公司董事會決議，自不生移轉之效力。又本件移轉契約書、申請書等均非被上訴人法定代理人甲○○簽名，被上訴人法定代理人亦否認同意系爭商標權之移轉，此移轉行為對被上訴人公司不生效力，被上訴人公司仍為系爭商標所有人，而上訴人並無法律上原因受讓系爭商標，依不當得利規定，被上訴人公司主張系爭商標之移轉登記均應予塗銷。爰訴請㈠、上訴人應將智慧財產局註冊正商標號數49005號名稱為「玉里想」商標權移轉登記，以及聯合商標申請號00000000名稱為「理想」商標申請權移轉登記，均應予塗銷。㈡、上訴人應將智慧財產局註冊正商標號數4812 64號名稱為「玉里想」商標權移轉登記，以及聯合商標申請號000000 000名稱為「理想」商標申請權移轉登記，均應予以塗銷。
上訴人對被上訴人系爭註冊號數481264號「玉里想」商標權及申請號數00000000號聯合商標「理想」；註冊號數490005號「玉里想」商標及申請號數00000000號聯合商標「理想」，其於88年10月6日申請移轉登記予上訴人之情不爭執。惟辯以被上訴人擁有約20餘種之商標權，且其當時主銷者為「山田牌」，足見「玉里想」、「理想」商標權並非其主要部分之財產，本件商標權移轉，非屬股東會之特別決議事項範疇。本件商標權之移轉讓與，係經被上訴人法定代理人甲○○及執行董事陳碧玉代表被上訴人與上訴人為移轉行為，本件之移轉行為縱令未經董事會之決議，仍應對被上訴人公司發生效力；縱本件為無權代理情形，亦符表見代理。又被上訴人於79年7月間以「玉里想」申請商標並經核准註冊公告，惟被上訴人因系爭商標權已合法轉讓上訴人，而未依規定申請延展商標專用期間，依商標法規定其商標專用權當然消滅等語。
（原審判命上訴人應將智慧財產局註冊聯合商標申請第00000000 號、00000000號名稱均為「理想」商標申請權移轉登記予以塗銷，駁回被上訴人其餘之訴。上訴人就其敗訴部分提起上訴；被上訴人就其敗訴部分提起附帶上訴。）
二、
㈠、查被上訴人於79年7月1日取得正商標註冊號數490005號「玉里想」商標（指定商品：排油煙機）；於79年4月1日取得正商標註冊號數481264號「玉里想」商標（指定商品：熱水器、瓦斯爐）。嗣於86年6月16日申請號數00000000號，對正商標號數49005玉理想商標聲請「理想」聯合商標；於86年6月16日申請號數00000000號對正商標號數481264號玉理想商標聲請「理想」聯合商標。上訴人於88年10月間申請系爭註冊號數481264「玉里想」商標及申請號0000000號聯合商標（申請中）；暨註冊號數49005「玉里想」商標及申請號0000000號聯合商標（申請中）移轉登記予上訴人。又智慧財產局89年11月16日核發之商標註冊證記載：商標註冊號數490005「玉里想」商標專用期限自79年7月1日起至99年6月30日止，商標專用權人：乙○○；89年12月1日核發之商標註冊證記載：商標註冊號數48126 4號「玉里想」商標專用期限自79年4月1日起至99年3月31日止，商標專用權人：乙○○。另申請案號00000000號，其商標註冊號數為00000000，名稱「理想」，商標權人：乙○○，專利期間自94年4月16日至104年4月15日止，商品名稱：排油煙機；申請案號00000000號，其商標註冊號數為0000 0000，名稱「理想」，商標權人：乙○○。專利期間自94年4月16日至104年4月15日，商品名稱：熱水器、瓦斯爐等情，有被上訴人提出之審定公告前變更申請書、商標註冊、智慧財產局商標權組文圖系統申請案單筆詳細報表、智慧財產局商標資料檢索服務、商標申請權讓與同意書及被上訴人提出之商標專用權移轉契約書、商標申請權讓與同意書、移轉登記申請書、商標審定公告前變更申請書、商標註冊證等可稽，並經證人蔡同賽結證在卷（見原審簡易卷第7-16頁、原審卷第27-36頁、本院卷第46頁），且為兩造所不爭執，堪認為真正。
㈡、按92年4月29日修正前商標法第24條規定「商標專用期間為10年，自註冊之日起算。聯合商標之專用期間，以其正商標為準。前項專用期間，得依本法之規定，申請延展，每次延展以10年為限。」。又商標法中華民國92年4月29日修正施行前，已註冊之聯合商標，自該法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標，其存續期間，以原核准者為準，商標法第86條亦定有明文。本件86年6月16日申請號數00000000號「理想」聯合商標；86年6月16日申請號數0000000號「理想」聯合商標（上訴人88年10月申請移轉之時尚於申請中）於取得聯合商標註冊登記後，於修正後商標法施行日起即視為獨立之註冊商標，依上開說明，其商標註冊號數分別為00000000號，名稱「理想」；及商標註冊號數00000000號，名稱「理想」，合先敘明。
三、被上訴人主張其從事排油煙機、瓦斯爐、熱水器等廚具製造買賣業務，系爭「玉里想」、「理想」商標為被上訴人公司主要部分之財產，被上訴人公司於88年10月間，就系爭商標權之轉讓，並未召開股東會或董事會，系爭商標權之移轉違反公司法第185條第1項第2款、同法第191條及同法第202條規定，不生效力。況本件移轉契約書等均非被上訴人法定代理人甲○○親自簽名，其亦否認同意系爭商標權之移轉，系爭商標權移轉行為對被上訴人公司不生效力，被上訴人公司仍為系爭商標所有人，而上訴人並無法律上原因受讓系爭商標，依不當得利規定等，上訴人應將系爭「玉里想」商標權移轉登記及「理想」聯合商標申請權移轉登記予以塗銷。上訴人則以上開情詞置辯。茲審酌如下：
㈠、公司法第185條第1項第2款部分：
１、按公司讓與全部或主要部分之營業或財產，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，以出席股東表決權過半數之同意行之，公司法第185條第1項第2款定有明文。違反上開規定，依公司法第189條規定「股東會之召集程序或其決議方法，違反法令或章程時，股東得自決議之日起一個月內，訴請法院撤銷其決議。」。又公司法第185條第1項第2款所謂「讓與主要部分之營業或財產」須經股東會之特別決議者，係指該部分營業或財產之轉讓，足以影響公司原訂所營事業之不能成就為準，此項規定乃為保障股東投資意願而設，是所謂「主要部分」界限，應視各該公司之營業或經營性質而有不同。
２、上訴人抗辯被上訴人擁有約20餘種之商標權，且其當時主銷者為「山田牌」，並提出商標檢索查詢結果、台灣區瓦斯器材工業同業公會會員名錄為據（原審卷第43-44頁、60頁），另參酌證人蔡同賽（即為被上訴人公司辦理商標權事宜之代理人）結證其為被上訴人公司辦理商標權約4、50件（見本院卷第47頁），則上訴人抗辯尚屬可採，而上訴人並未舉證證明系爭「玉里想」、「理想」商標權為其主要財產，則被上訴人主張系爭商標權讓與，違反公司法第185條第1項第2款規定，為無效乙節，即非可採。
㈡、公司法第202條部分：
１、按90年11月12日修正前公司法第202條固規定「公司業務之執行，由董事會決定之。除本法或章程規定，應由股東會決議之事項外，均得由董事會決議行之。」。
２、惟查系爭「玉里想」、「理想」商標專用權移轉契約書、商標申請權讓與同意書、移轉登記申請書、商標審定公告前變更申請書等，均有被上訴人公司及法定代理人大、小印章，該印章均係真正，有上開文書可稽，且經證人蔡同賽（即辦理系爭商標權移轉之代理人）結證在卷，而被上訴人並未舉證證明系爭商標權或申請權之轉讓需經董事會決議，則被上訴人以系爭商標權、申請權之轉讓未經董事會決議，應為無效乙節，亦不足採。
㈢、系爭商標權、申請權移轉未經被上訴人法定代理人甲○○同意，此移轉行為對被上訴人公司不生效力，被上訴人公司仍為系爭商標所有人，而上訴人並無法律上原因受讓系爭商標，依不當得利規定請求塗銷部分：
１、被上訴人主張系爭商標專用權移轉契約書等文書上被上訴人法定代理人甲○○之簽名，並非甲○○親自為之，甲○○亦不同意系爭商標權移轉，對被上訴人公司不生效力云云。上訴人則謂其原為被上訴人公司廠長，被上訴人法定代理人甲○○在大陸，被上訴人公司實際由甲○○配偶陳碧玉負責，甲○○妻身體不佳，由上訴人配偶照顧，陳碧玉叫上訴人把員工帶出去做，並將系爭商標讓與上訴人，陳碧玉代表被上訴人為本件商標權移轉行為，陳碧玉於88.12.13過世。系爭商標權移轉予上訴人後，即開始使用。被上訴人法定代理人甲○○之勞、健保均掛在上訴人經營公司名下，被上訴人早知悉系爭商標權移轉與上訴人等。
２、
①、查被上訴人公司於88年7月間曾委託律師，發函各債權人於
88年7月15日前向律師申報債權，並謂「…實際負責公司業務經營之本人配偶身染惡疾…」，嗣該律師復以88年9月1日函通知各債權人，謂被上訴人公司負責人甲○○未能如期於88年8月底前提交清理債務款項等，該律師不得不依法解除被上訴人公司委任處理債務事宜等情，有上訴人提出，被上訴人不爭執真正之律師函二份可稽（見原審卷第62-64頁）。又被上訴人法定代理人甲○○之配偶陳碧玉於被上訴人公司任董事，被上訴人公司於88年9月間即未營業，88年於台灣過世之時，甲○○人在大陸，甲○○於89年間始返台等情，為被上訴人所不爭執（見本院卷第49、114頁背面、115頁）。是依上所述，堪認被上訴人法定代理人甲○○於大陸期間，被上訴人公司業務係由被上訴人公司董事陳碧玉執行，且斯時被上訴人公司財務狀況不佳。
②、被上訴人公司之商標登記事宜均委由證人蔡同賽辦理，且公
司大、小章均由蔡同賽保管。本件係88.10.5由陳碧玉以電話聯絡證人蔡同賽辦理等情，亦據證人蔡同賽結證在卷（見本院卷第46頁）。
③、依上所述，被上訴人公司委由律師通知各債權人申報債權，
並載明該公司董事陳碧玉係被上訴人公司實際執行業務之人，則依90年修正前公司法第第208條第6項準用同法57、58條規定，陳碧玉關於公司營業上一切事務有辦理之權，被上訴人公司對陳碧玉之限制，不得對抗善意第三人。則陳碧玉以被上訴人公司代表人資格與上訴人訂立系爭轉讓契約，自屬有效。況被上訴人法定代理人甲○○於89年間返台，其個人勞、健保均掛在上訴人經營之公司（此為被上訴人所不爭執），且上訴人於88年間受讓系爭商標後即在使用，被上訴人法定代理人亦知悉該商標由上訴人使用（見本院卷第49頁），卻遲未為反對之表示；又被上訴人法定代理人甲○○於起訴狀稱其係94年4月因智產局公告系爭聯合商標獲准註冊因而知悉系爭商標權移轉，於本院則稱其係94年12月經由同業告知知悉系爭商標權移轉（見簡易卷第3頁、本院卷第49頁），前後所述不一，益證被上訴人法定代理人甲○○知悉系爭商標權移轉予上訴人。被上訴人此部分主張亦不可採。
四、綜上所述，被上訴人主張均無足取，其請求上訴人應將智產局註冊正商標號數49005號、481264號「玉里想」商標權移轉登記及聯合商標申請號000000000、000000000名稱「理想」商標申請權移轉登記予以塗銷，均無理由，應予駁回。乃原審命上訴人應將聯合商標申請號000000000、000000000名稱「理想」商標申請權移轉登記予以塗銷，尚有未洽。上訴意旨指摘原判決上開部分未當，為有理由，應由本院將原判決該部分廢棄，並改判如主文第二項所示。至被上訴人之請求不應准許部分，原審為被上訴人敗訴之判決，並無違誤，被上訴人附帶上訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
五、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，經核與本判決之結果不生影響，爰不一一論述。
六、據上論結，本件上訴為有理由，被上訴人之附帶上訴為無理由，依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 4 月 24 日
民事第八庭
審判長 法 官 吳景源
法 官 鄭威莉法 官 滕允潔正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 96 年 4 月 24 日
書記官 黃麗玲附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。