臺灣高等法院民事判決 95年度智上字第28號上 訴 人 甲00000000000訴訟代理人 王寶蒞律師被 上訴人 愛貓園有限公司法定代理人 乙○○○訴訟代理人 柯清貴律師複 代理人 賴俊榮律師上列當事人間因排除侵害事件，上訴人對於中華民國95年5月8日臺灣臺北地方法院95年度智字第17號第一審判決提起上訴，本院於98年5月12日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決廢棄。
被上訴人在第一審之訴駁回。
第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
事實及理由
一、被上訴人起訴主張：被上訴人於民國（下同）94年6月1日取得如原判決附圖所示「黃金貓及圖」商標（下稱系爭商標）之註冊，指定使用商品分類為第29類豬肝、雞肝、牛肉等製品及第31類動物飼料、寵物飼料、貓食、狗飼料、小狗飼料、貓飼料、寵物用沙、動物棲息用之乾草、貓砂、寵物棲息用品等商品，註冊號數為0000000號，權利期間自94年6月1日至104年5月31日。詎上訴人未經同意或授權，於94年10月19日以「黃金貓」作為營利事業登記名稱「黃金貓寵物用品店」之特許部分，並向臺北市建設局商業管理處申請營利事業登記，經營各類「飼料零售業」、「寵物用品零售業」及「國際貿易業」等業務，非但登記之名稱與系爭商標相同，且其營業項目「飼料零售業」、「寵物用品零售業」之部分，亦與系爭商標指定使用之商品完全相同或類似，均足使消費者混淆誤認。又上訴人之商號招牌、名片上均印製「黃金貓」字樣，且於廣告宣傳單上除有「黃金貓」字樣外，更有貓飼料、貓砂、寵物百貨等與系爭商標指定使用之商品相同或類似之商品，甚至上訴人之營業所與被上訴人公司所在地距離相近，均足使消費大眾將上訴人寵物用品店之名稱與系爭商標產生聯想，進而對被上訴人之商品與上訴人提供之商品或服務來源發生混淆誤認，故依商標法第61條第1、3項規定，請求：上訴人不得使用相同或近似於「黃金貓」作為其寵物用品店名稱之特許部分；上訴人應向臺北市建設局申請變更其寵物用品店名稱特許部分為「黃金貓」以外之名稱；上訴人應將坐落於臺北市○○區○○○路○○○號1樓之營業所中印有「黃金貓」之招牌予以拆除並銷毀等情。原審為被上訴人全部勝訴之判決，上訴人不服，提起上訴，被上訴人對其上訴則聲明：㈠上訴駁回；㈡上訴費用由上訴人負擔。
二、上訴人則以：上訴人於94年8月間草創黃金貓寵物用品店時，曾向同業人士多所探詢，均無人知曉「黃金貓」業經被上訴人申請登記為註冊商標，乃以「黃金貓寵物用品店」之名稱，向臺北市政府申請營利事業登記，亦於同年10月經臺北市政府核准發給營利事業登記證，自有正當信賴該特許名稱之使用合法依據，故上訴人並無商標法第62條第2款視為侵害商標權之情形，且上訴人從未使用系爭商標用於店內任何商品。又上訴人自94年11月23日即向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請黃金貓不同圖樣之商標審核中，商標類別為第35類寵物用品、飼料零售之服務等，而智財局用以判斷商品類別組群代碼皆有不同，上訴人所申請之商品類別、營業事業營業項目之性質均為服務業，有別於系爭商標之類別為商品製造業之性質。另上訴人所販售貓飼料或貓砂係批發自國內外知名品牌，並未使用系爭商標，亦無使消費者混淆誤認之虞，自不符合商標法第29條第2項第1、2款情形，不構成對系爭商標之侵害。此外，上訴人已於95年7月17日向智財局申請對被上訴人所註冊之商標「黃金貓及圖」評定，該局於96年1月5日以（96）智商0505號字第09680006590號評定書認被上訴人第00000000號商標應予撤銷，被上訴人雖提起訴願，惟經濟部於96年5月8日以經訴字第09606067320 號訴願決定書駁回其訴願，嗣被上訴人再向臺北高等行政法院提起行政訴訟，該院亦於97年2月27日以96年度訴字第02419號判決駁回其訴等語，資為抗辯，並於本院聲明：㈠原判決廢棄，被上訴人在第一審之訴駁回；㈡第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
三、兩造不爭之事實：㈠被上訴人在94年6月1日系爭商標之註冊，指定使用於商品分
類第29類、第31類之商品，註冊號數為0000000號，權利期間為94年6月1日至104年5月31日。
㈡上訴人於同年10月19日以「黃金貓」作為營利事業登記名稱
「黃金貓寵物用品店」之特許部分，並向臺北市建設局商業管理處申請營利事業登記，經營各類「飼料零售業」、「寵物用品零售業」及「國際貿易業」等業務。
㈢系爭商標遭上訴人向智財局申請評定，該局於96年1月5日為
撤銷系爭商標之處分，被上訴人不服，先後向經濟部及臺北高等行政法院提起訴願及行政訴訟均經駁回後，目前繫屬於最高行政法院審理中。
四、兩造爭執要旨：本件兩造爭執要旨乃在於上訴人使用「黃金貓」為商號名稱是否侵害被上訴人系爭商標權？茲說明如次：
㈠商標法第23條第1項第2款規定：商標「表示商品或服務之形
狀、品質、功用或其他說明者」，不得註冊。所謂「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，係指商標本身於所指定商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明間有密切關聯者而言。商標是否具上述不得註冊情形，應依客觀證據認定之。
㈡查本件系爭商標圖樣係由貓圖及中文「黃金貓」所構成，指
定使用於第29類之豬肝、雞肝、牛肉、豬肉、羊肉、雞肉、肉類、肉罐頭、肉醬、家畜肉、鮪魚、鮭魚、鯖魚、鰹魚、蝦子（非活體）、魚醬（非活體）、非活體水產、非活體海產、罐裝及瓶裝之非活體水產、魚肉製品商品及第31類之動物飼料、家禽飼料、家畜飼料、魚飼料、寵物飼料、動物用奶粉、貓食、狗飼料、小狗飼料、貓飼料、乾草（動物飼料）、動物用酵母、鳥食、寵物用飲料、栽植用種子、寵物用沙、動物棲息用之乾草、貓砂、寵物棲息用品、家畜動物用墊草商品。次查，就系爭商標圖樣觀之，不論其圖形或文字，均予人為一種貓及其名稱之觀念，而貓科動物中又有一學名為「Catopuma temminckii」稱為「亞洲黃金貓」之物種，且一般貓飼料成分多含有雞肉、肉類、家畜肉、魚肉等，此有上訴人檢送之黃金貓物種來源說明、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局函及由網際網路所查得貓飼料成分網頁等證據資料影本附卷可稽（見台北高等行政法院96年度訴字地02419號判決－附本院卷155頁），從而被上訴人以貓圖及中文「黃金貓」作為系爭商標圖樣申請註冊，並指定使用於第29類之雞肉、肉類、家畜肉、鮪魚等商品及第31類之動物飼料、寵物飼料、貓食、貓飼料等商品，會予消費者認為其所販售之商品係提供「貓」或「亞洲黃金貓」所食用或作為貓食之原料，易使人直接聯想係其商品品質或功用之說明性文字，與所指定使用商品具密切關連，自有商標法第23條第1項第2款規定之適用。
㈢上訴人無於類似商品或服務，使用相同於被上訴人註冊商標之商標，而有致相關消費者混淆誤認之虞：
⒈上訴人商號所經營販售者，均為其他廠商所生產之產品，
惟觀被上訴人註冊系爭商標之用途確係「豬肝、雞肝等製品及動物飼料、家禽飼料等商品之製造」，上訴人既未將「黃金貓」三字表彰於任何其所販售之商品上，消費者不致有產生混淆誤認之虞。
⒉上訴人以「黃金貓寵物用品店」為商號名稱之標示，並非
基於行銷之目的，將商號名稱之特取部分使用於任何商品、服務，而使相關消費者認識「黃金貓寵物用品店」之特取部分為被上訴人之商標，至為灼然。
㈣上訴人無商標法第62條第2款視為侵害被上訴人商標權之情形：
⒈按以他人註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱
、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，在本質上尚非屬商標使用之行為，商標法第62條地2款乃特別以擬制之方式，規範是類行為視為侵害商標權態樣之一。
⒉本件被上訴人之商號名稱係「愛貓園」，並非「黃金貓」
，縱其擁有「黃金貓」商標，上訴人亦從為販售過標示「黃金貓」之商品。商標法第62條第2款之適用，需限定「實際」發生減損或混淆之「結果」，且應由商標權人就該具體事實負舉證責任，被上訴人並未舉證以實其說。
⒊再查，被上訴人之商號名稱係「愛貓園」，並非「黃金貓
」，縱被上訴人擁有「黃金貓及圖」商標，惟上訴人從未販售過標示「黃金貓」之商品，相關消費者絕不可能因為看到上訴人之「黃金貓寵物用品店」，而聯想到上訴人之商號與被上訴人「愛貓園」商號，係系出同門或關係企業，被上訴人空言稱上訴人使用「黃金貓寵物用品店」將使相關消費者混淆，殊不可採。至於被上訴人所舉「小豆苗及圖」商標權事件，其情形與本件未必完全相同，最高行政法院之見解，本院不受拘束，併予指明。
㈤上訴人於95年7月17日向智財局申請對被上訴人所註冊之商
標「黃金貓及圖」評定，後於96年1月5日以（96）智商0505號字第09680006590號評定書認被上訴人第00000000號商標應予撤銷；後被上訴人雖提起訴願，惟經濟部於96年5月8日以經訴字第09606067320號訴願決定書駁回其訴願；嗣被上訴人再向臺北高等行政法院提出行政訴訟，臺北高等行政法院亦於97年2月27日駁回被上訴人之訴（案號：96年度訴字第02419號）。被上訴人之系爭商標既經行政處分撤銷該違法之行政處分經撤銷即發生溯及既往之效力（見行政程序法第118條），在本案言詞辯論終結時，被上訴人既無商標權，自不生商標法第62條第2款問題。上訴人抗辯系爭商標之評定事件尚未確定，自應仍受保護云云，即屬無據。
五、綜上所述，本件被上訴人之系爭商標權已被行政機關撤銷，其依商標法第61條第1項第3項之規定，求為判命上訴人履行如原審判決所示之行為，難謂有理由，原審失察，遽予准許被上訴人之請求，不無可議，難予維持，上訴論旨，執以前詞，指摘原判決不當，聲明廢棄改判，為有理由，爰將原判決廢棄改判。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻防方法經審酌後，認與判決結果無影響，無庸逐一論述，併此敘明。
七、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 5 月 26 日
民事第15庭
審判長法 官 林恩山
法 官 黃國忠法 官 郭松濤正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 98 年 5 月 26 日
書記官 方素珍附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。