臺灣高等法院民事判決 95年度智上字第8號上 訴 人 乙○○訴訟代理人 甲○○被上訴人 財團法人國語日報社法定代理人 丙○○訴訟代理人 魏千峰律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國94年7月4日臺灣臺北地方法院93年度智字第70號第一審判決提起上訴，本院於95年8月15日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
原判決主文第三項更正為被告應以其費用將本件判決書案號、當事人、主文全文刊登於中國時報台中版第一版十全批及國語日報全國版第一版六全批各壹日。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按當事人於第二審程序中不得提出新攻擊或防禦方法，民事訴訟法第447條第1項前段定有明文。本件上訴人於第二審提出被上訴人隱匿不得成立補習班之法令限制，鼓勵上訴人使用商標，其受詐害因而經營台中市國語日報補習班之新攻擊防禦方法（見本院民國95年6月29日準備程序筆錄），且上訴人並未釋明有何同法條第1項但書所列情形之一，而得於第二審提出新攻擊或防禦方法。本院認為上訴人所為有礙訴之終結，依同上法條第3項之規定，應不許其提出新攻擊或防禦方法。
二、本件被上訴人即原告於第一審有關刊登新聞紙之請求，起訴聲明被告即上訴人應以其費用將本件判決書內容全部，以仿宋5號字體刊登於中國時報台中版及國語日報全國版第1版1日。嗣於本院闡明後更正聲明為被告應以其費用將本件判決書案號、當事人、主文全文刊登於中國時報台中版第1版十全批及國語日報全國版第1版六全批各1日，合先敘明。
貳、實體方面：
一、被上訴人主張：其於83年12月1日向經濟部中央標準局註冊取得「國ㄍㄨㄛˊ語ㄩˇ日ㄖˋ報ㄅㄠˋ」之商標專用（原服務標章。因現行商標法修正後，刪除服務標章，依商標法第85條第1項規定，改以商標方式予以保護，下稱系爭商標），註冊號數第00000000號，專用期間自83年12月1日起至93年11月31日止，期滿後申請延展註冊，經准許延展權利期限至103年11月30日止，指定使用於商標法施行細則第25條第1類（即現行商品及服務分類表第41類教育及娛樂類別）。然上訴人擅自以系爭商標於台中市○區○○街○○○號3樓處所經營「台中市私立國語日報台中分社附設中國語文國語正音短期補習班」，對外招攬學生，其曾於91年11月7日發函告知被上訴人請其自91年12月1日起不得再使用系爭商標經營補習班，上訴人亦保證於93年5月31日前完成以自己名義為名稱之更名登記，並不得與上訴人名稱相混淆及誤導一般消費大眾所普遍之認知。詎上訴人逾上開期限並未完成變更登記，迄今仍繼續在同址非法無權使用系爭商標（含招牌使用等），上訴人亦無商標法第30條第1項第3款所指善意先使用之情事，顯已侵害其商標權，且與其營業發生混淆，嚴重影響其長久之信譽，實已違反公平交易法。為此爰依商標法第61、63、64條與公平交易法第30、31條與民法第184條之規定（數請求權間為競合關係），求為命上訴人不得再使用系爭商標；上訴人應賠償被上訴人新台幣（下同）60萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起加計法定遲延利息；上訴人應以其費用將本件民事判決書案號、當事人、主文全文刊登於中國時報台中版第1版十全批及國語日報全國版第1版六全批各
1 日。
二、上訴人則以：①被上訴人之系爭商標專用權係於83年12月間取得，而伊經營之「台中市私立國語日報台中分社附設中國語文國語正音短期補習班」係被上訴人鼓勵設立，並先於72年11月間即已獲核准立案，其得主張善意先使用相同商標於同一服務上，依法並不受被上訴人商標權之效力所拘束，自無侵害被上訴人商標權之可言。且既屬依照商標法行使權利之正當行為，亦無公平交易法之適用。②兩造於91年11月29日簽訂之「財團法人國語日報經銷處附設語文中心認可協議書」（下稱系爭協議書），係被上訴人單方預先訂定之定型化契約，有顯失公平之情事，應認定系爭協議書無效，且系爭協議書並無有效期間存在，被上訴人不應據此作為主張權利之依據等語，資為抗辯。
三、原審判命上訴人不得再行使用被上訴人註冊第00000000號之系爭商標；上訴人應給付被上訴人4萬4023元，及自93年9月3日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息；上訴人應以其費用將本件判決之判決書內容全部，以仿宋5號字體刊登於中國時報台中版第1版1日，及刊登於國語日報全國版第1版1日，嗣更正為如本判決主文第二項所示；並駁回其餘之訴。上訴人聲明不服，提起上訴，並於本院上訴聲明：①原判決不利上訴人部分廢棄。②上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人就其敗訴部分未聲明不服，並於本院答辯聲明：駁回上訴人之上訴。
四、本件經依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第3款規定，整理並協議簡化爭點及不爭執點後，兩造同意僅就言詞辯論時所陳述之事實及主張之法律關係為論斷。查兩造就：系爭商標業經被上訴人向經濟部中央標準局（現為智慧財產局）申請取得商標專用，註冊號數第00000000號，專用期間自83年12月1日起至93年11月31日止，期滿後經申請延展註冊，獲准延展權利期限至103年11月30日止，指定使用於商標法施行細則第25條第1類（即現行商品及服務分類表第41類教育及娛樂類別）等情並不爭執，此有中華民國服務標章註冊證在卷可稽（見原審卷㈠第10頁），自堪信為真實。惟被上訴人主張上訴人擅用系爭商標於台中市經營短期補習班，其曾發函告知上訴人自91年12月1日起不得再使用系爭商標經營補習班，上訴人亦保證於93年5月31日前完成以自己名義為名稱之更名登記，並不得與其名稱相混淆及誤導一般消費大眾所普遍之認知，詎逾期上訴人仍於同址繼續為之，且造成與其營業混淆，顯已違反商標法與公平交易法之規定等情，則為上訴人所否認，並以前開情詞置辯。是以本件兩造爭執之重點厥為：①上訴人有無侵害被上訴人之商標權，其得否善意合理使用系爭商標？②上訴人使用系爭標章於經營補習班，是否違反公平交易法第20條第1項第2款之規定？③被上訴人得否請求排除侵害？得否請求上訴人損害賠償及其範圍？得否請求上訴人刊載新聞紙以回復被上訴人之商譽及信用？茲分述於後。
五、上訴人有無侵害被上訴人之商標權？其得否善意合理使用系爭商標？
（一）系爭商標之專用權屬被上訴人所有，專用期間已延展至103年11月30日止，有如前述，然上訴人未經被上訴人之同意，擅自使用系爭商標於台中市○區○○街○○○號3樓處所經營「台中市私立國語日報台中分社附設中國語文國語正音短期補習班」，對外招攬學生，收取學費，被上訴人曾於91年11月7日委請律師發函告知上訴人，請其自91年12月1日起不得再使用被上訴人之服務標章經營補習班，此有律師函在卷可稽（見原審卷㈠第13至
14 頁），又依兩造於91年11月29日簽訂之系爭協議書第2條約定，上訴人保證於93年5月31日前完成以自己名義為名稱之更名登記，並不得與被上訴人名稱相混淆及誤導一般消費大眾所普遍之認知，此有財團法人國語日報經銷處附設語文中心認可協議書在卷可稽（見原審卷㈠第15至16頁）。然上訴人於上開93年5月31日期限屆滿後，並未完成變更登記，仍繼續使用系爭商標經營補習班，此有93年8月間拍攝之現場照片（見原審卷㈠第
12 頁）、93年8月3日學費收據（見原審卷㈠第11頁）在卷可稽，顯見被上訴人有侵害被上訴人商標權之情事。
（二）上訴人雖辯稱其得主張善意先使用相同商標於同一服務上，依法並不受被上訴人商標權之效力所拘束，自無侵害被上訴人商標權等語。經查：
①上訴人經營之「台中市私立國語日報台中分社附設中
國語文國語正音短期補習班」係於72年11月間獲准設立，此有上訴人提出之台中市短期補習班立案證書在卷可稽（見原審卷㈠第30頁），而被上訴人取得系爭商標專用權係在83年12月間，此為兩造所不爭執，依其時間先後，固然上訴人之使用在被上訴人取得商標專用權之前。
②惟查，商標法第31條第1項第3款之「善意」，係指「
並非以不正當競爭為目的」，即使商標權人已使用商標，未申請註冊，但第三人明知該商標已使用，卻使用他人商標，在商標權人註冊商標後，第三人仍使用該商標，其不得主張係善意使用。本件被上訴人主張其於37年10月25日出版國語日報創刊號，為便利讀者並推廣業務於38年1月5日在台中市、新竹市等地區，分別設立國語日報代銷處，嗣於49年間經核准成立財團法人，推行國語教育，且於62年間即已成立語文中心補習教育對外招生，足證其早於62年間即已將系爭商標使用於經營補習教育，並提出國語日報50週年社慶專集節本（見原審卷㈠第60至67頁）、國語日報社
62 年度工作報告節本（見原審卷㈠第76至78頁）、
70 年度及72年相關商業簿冊（見原審卷㈠第68至75頁）為證。顯然上訴人於72年間設立經營補習班時，其明知被上訴人已將該服務標章用於語文招生，仍以不正當競爭為目的，使用系爭商標經營與被上訴人相同之語文補習教育事業，此自與商標法第31條第1項第3款之「善意」不符。況且兩造於84年5月30日簽訂承銷分社設立語文中心合約書（見原審卷㈡第40頁），約定由被上訴人授權同意上訴人使用系爭商標權經營補習班，足見自該時起，上訴人已不得再主張善意先使用系爭商標於上訴人經營之補習班。
六、上訴人使用系爭標章經營補習班，是否違反公平交易法第20條第1項第2款之規定？
（一）按事業就其營業所提供之商品或服務，不得以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆，公平交易法第20條第1項第3款定有明文。
（二）被上訴人雖曾授權上訴人以系爭商標經營補習班，但因鑑於經銷商經營補習班良莠不齊，時有糾紛，故自90年間起採取與各地經銷商維持單純經銷關係之政策，收回以系爭商標經營補習班之授權，並陸續與經銷商協議，故上訴人未再經被上訴人授權，以「台中市私立國語日報台中分社附設中國語文國語正音短期補習班」立案，然對外則以「國語日報台中語文中心」招攬學生，索取學費，此有被上訴人於原審提出之學費收據及招牌相片為證（見原審卷㈠第11、12頁），顯可見上訴人欲以使用「國語日報」之標章經營補習班，為相同類似之使用，致與被上訴人所提供之語文教育服務相混淆，所為實已違反公平交易法第20條第1項第2款之規定。
七、被上訴人得否請求排除侵害？得否請求上訴人損害賠償及其範圍？得否請求上訴人刊載新聞紙以回復被上訴人之商譽及信用？
（一）按「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，．．．並得請求排除其侵害，．．．」，商標法第61條第1項中段定有明文。次按「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之」，公平交易法第30條前段亦定有明文。經查，上訴人未經被上訴人同意，繼續使用系爭商標，依上開說明，被上訴人自得請求除去侵害。是被上訴人請求上訴人不得再使用系爭商標，自屬有據，應予准許。
（二）①按「按商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償」，商標法第61條第1項前段定有明文。
次按「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任」，公平交易法第30條前段亦定有明文。本件上訴人未經被上訴人同意，繼續使用系爭商標，依上開說明，被上訴人請求損害賠償，應屬正當。
②次按「商標專用權人，依第61條請求損害賠償時，得
就左列各款擇一計算其損害：．．．二、依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益。於侵害商標專用權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益」，商標法第63條第1項第2款定有明文。本件被上訴人於91年11月7日委請律師發函告知上訴人自91年12月1日起，不得再使用被上訴人之系爭商標經營補習班，然上訴人仍繼續使用，則自91年12月1日起，被上訴人即應負損害賠償責任。雖兩造嗣後於91年11月29日簽訂系爭協議書，約定上訴人有18個月之時間辦理更名登記，然此非授權上訴人於該更名期間內仍得繼續使用系爭商標繼續經營補習班。況依系爭協議書第8條約定：「乙方（即上訴人
）如有違反協議內容或其他一切有損於甲方（即被被上訴人）之權益時，甲方得不另催告，隨時終止本協議，若有造成甲方之損害，並應負一切損害賠償之責」，是雙方當事人合意若上訴人無法在93年5月31日前完成補習班更名登記，除終止協議外，上訴人仍須就91年12月1日起侵害被上訴人商標之行為負損害賠償責任，被上訴人並未因上開協議而拋棄對上訴人之損害賠償請求權。
③至於上訴人爭執系爭協議書有顯失公平之情事，應認
定為無效，被上訴人不應據此作為主張權利之依據云云。經查，系爭協議書第1條關於國語日報經銷期間及經銷份數固無記載詳細內容，但此僅屬兩造間關於國語日報之經銷問題，與是否授權使用系爭商標經營補習班，尚無關連，且縱有發生違約情事，亦僅被上訴人得隨時終止系爭協議書。又系爭協議書第2至6條則屬約定上訴人不得使用系爭商標，應另行使用其他商標，並無限制上訴人不得經營補習班，尚難認該協議有違反民法第247條之1之規定而應無效之情事。是上訴人此部分所辯，顯不足採。
（三）有關被上訴人所受之損害範圍，原審前曾向財政部台灣省中區國稅局台中市分局函查上訴人經營之私立國語日報台中分社附設中國語文國語正音短期補習班之所得稅申報及核定資料，其中91年度核定所得為52萬8270元，92年度則尚未核定，有該局93年12月13日中區國稅中市二字第0930062684號函在卷可稽（見原審卷㈠第117至119頁），衡諸稅捐機關核定之所得額有一定客觀、公正性，故以91年度核定之所得額為上訴人所得之利益，應為可採。從而被上訴人得向上訴人請求91年度中之12月份因使用系爭商標所得之利益為4萬4023元〔計算式：
528270÷6＝44023）。至於92、93年度之所得額尚未核定，惟納稅義務人即本件上訴人向稅捐機關申報之所得損益表，92年度為虧損27萬2850元，93年度為虧損17萬7550元，此有各該年度之執行業務（其他）所得損益計算表附卷可稽（見原審卷㈡第4、76頁），而被上訴人復未能舉證證明上訴人92、93年度經營系爭補習班所獲得之利益。故被上訴人請求上訴人給付91年度因侵害商標專用權所得之利益4萬4023元，及自起訴狀繕本送達翌日（即93年9月3日）起至清償日止，按年息百分之5計算之法定遲延利息範圍內，為有理由，應予准許，逾上開範圍之請求，自屬無據，應予駁回。
（四）按「商標權人，得請求由侵害商標專用權者負擔費用，將將侵害商標權事之判決書內容全部或一部登載新聞紙」，商標法第64條定有明文，次按「被害人依本法之規定，向法院起訴時，得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞紙」，公平交易法第30條前段亦定有明文。本件上訴人未經被上訴人同意，繼續使用系爭商標，依上開說明，被上訴人請求上訴人以其費用，將本件判決書內容之一部即案號、當事人、主文，刊登於中國時報台中版第1版1日，及刊登於國語日報全國版第1版1日，使一般社會大眾認知上訴人侵害被上訴人系爭商標之事實，俾以回復被上訴人之商譽及信用所受之損害，核屬適當，應予准許。
八、綜上所述，被上訴人主張上訴人侵害其商標專用權及違反公平交易法為可採，上訴人所辯均無可取，被上訴人自得請求上訴人回復其損害。從而，被上訴人本於商標法第63條第1項第2款、第61條第1項、第64條、公平交易法第30條、第31條之法律關係，請求上訴人不得使用系爭商標、給付金錢賠償並將判決書之一部即案號、當事人、主文刊登新聞紙，為有理由，應予准許。故原審就此判決於法並無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
九、本件為判決基礎之事證已臻明確，兩造歷審所提其餘攻擊、防禦方法，經本院逐一審酌後，認與前開論斷結果無礙，爰不再一一論述，併此敘明。
叁、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 8 月 29 日
民事第10庭
審判長法 官 阮富枝
法 官 黃豐澤法 官 陳財旺正本係照原本作成。
上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 95 年 8 月 29 日
書記官 鄭淑昀附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。