臺灣高等法院民事判決 96年度上字第655號
上 訴 人 丙○○訴訟代理人 謝曜焜律師複代理人 吳俊達律師被上訴人 丁○○訴訟代理人 林發立律師
呂靜怡律師林翰緯律師上列當事人間請求履行契約事件，上訴人對於中華民國96年6月21日臺灣臺北地方法院96年度訴字第1778號第一審判決提起上訴，並為訴之變更，經本院於97年6月3日言詞辯論終結，茲判決如下：
主 文被上訴人應協同上訴人向經濟部智慧財產局申請將如附表所示之商標權移轉登記為上訴人與被上訴人共有。
上訴人其餘變更之訴駁回。
變更之訴訴訟費用由被上訴人負擔二分之一，餘由上訴人負擔。
事 實
甲、上訴人方面：
一、聲明：㈠被上訴人應協同上訴人向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）
申請將如附表所示註冊商標（下稱系爭商標）專用權，移轉登記為上訴人與被上訴人共有。
㈡前項移轉登記後，被上訴人不得將系爭商標，使用於被上訴人所經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：㈠依兩造於民國86年4月3日所簽訂之「大種子語言學校合約書
／隱名合夥契約書」（下稱大種子隱名合夥契約書），以及兩造與訴外人甲○○、蔡莉芸於同年12月30日所簽訂之「大位元語言學校合約書／隱名合夥契約書」（以下合稱前開二合夥契約為系爭合約）第3條第1款後段之特別約定，如系爭商標已脫離隱名合夥之範圍，而為兩造特約之共有財產，被上訴人確有將取得註冊商標權之應有部分二分之一讓與上訴人之意思，而負有將系爭商標權移轉登記為兩造共有之義務，不因兩造合夥關係終止而消滅。
㈡系爭合約第3條第1款後段既明定「註冊商標權，由雙方共有
」，與第9條第3款「共同開發、創作之智慧財產，歸屬補習班共同擁有、不得私用」等文字明顯有別，可知兩造就處理註冊商標權問題及就註冊商標權以外，關於補習班所研發教材、教具等智慧財產權歸屬問題，有為不同處理之意思。
㈢依智慧局 (97）智商309字第9780034870號函可證，商標登
記審查實務上係允許以合夥人或併列公同關係共有人之方式，為申請商標共有註冊登記，故被上訴人系爭商標註冊後，本得檢具合夥契約書為系爭商標共有之登記，於系爭合約終止後，仍有商標分割制度可資利用，不致使一般消費者產生混淆，無商標法第57條第1項第5款規定之問題。是被上訴人未依約履行登記，確已侵害上訴人關於系爭商標所得享有之使用利益。
三、證據：除援用原審所提出者外，補提照片3 幀為證，並聲請向智慧局查詢相關事宜及訊問證人甲○○。
乙、被上訴人方面：
一、聲明：變更之訴駁回。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：㈠大位元語文補習班隱名合夥契約之當事人，除兩造外尚有甲
○○、蔡莉芸等人，由甲○○、蔡莉芸於退夥後，並未要求被上訴人移轉系爭商標等情觀之，可知兩造簽訂系爭合約時，不可能含有日後當移轉商標權之目的。
㈡最高法院86年度台上2156號判決明確指出商標不得由二以上
營業者共有，而主管機關亦明確表示商標共有限於以合夥之型態標示，不能以民法共有之概念涵蓋，且商標共有申請須知於兩造簽訂系爭合約時尚未頒布，自無從將系爭合約第3條解為兩造有移轉為共有之合意。況系爭合約關係已經終止，兩造並無繼續合作之計畫，系爭商標如登記為兩造共有而分別使用，將導致混淆誤認，與商標應表彰同一來源之性質有違。且如附表編號1所示之商標僅登記使用於註冊語文補習班，無從辦理分割而使用於非指定商品或服務。
㈢上訴人既未登記為系爭商標權人，無應受保護及排他之商標
權，不能禁止被上訴人使用系爭商標。縱系爭商標為兩造共有，被上訴人繼續使用，亦屬民法上共有物之保存行為，上訴人稱被上訴人非經其同意，不得使用云云，於法有違。又如附表編號2所示之商標與系爭合約無關，被上訴人將之用於補習班之網頁或招牌，不屬於商標使用行為。
三、證據：除援用原審所提出者外，補提網站資料與數位學習前瞻教育學術交流研習會合作備忘錄為證，並聲請向智慧局查詢相關事宜及訊問證人乙○○。
理 由
一、上訴人於原審請求被上訴人協同上訴人向智慧局申請將系爭之商標權人，變更登記為上訴人與被上訴人2人，及被上訴人不得將系爭商標，使用於被上訴人所經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上，於本院審理時，變更為請求被上訴人協同上訴人向智慧局申請將系爭商標專用權，移轉登記為上訴人與被上訴人共有，且於移轉登記後，被上訴人不得將系爭商標，使用於被上訴人所經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上，核與民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項第2款規定相符，應先敘明。
二、上訴人主張：兩造於86年4月3日簽訂大種子隱名合夥契約書，復於同年12月30日與訴外人甲○○、蔡莉芸簽立大位元隱名合夥契約書。嗣蔡莉芸決定不參與合夥，其原訂出資比例由上訴人承受，甲○○後來亦退出合夥關係，大位元語文補習班成為對外由被上訴人獨資經營，對內與上訴人為隱名合夥之事業，兩造出資額各佔50%。兩造為經營上開補習班，曾向智慧局申請註冊系爭商標，並於系爭合約第3條約定系爭商標為兩造所共有，然系爭合約終止後，被上訴人未徵得上訴人同意，仍繼續使用系爭商標，已侵害上訴人之商標專用權等情，爰依系爭合約第3條、民法第831條準用民法第818條、第767條規定，求為命被上訴人協同上訴人向智慧局申請將系爭商標專用權，移轉登記為上訴人與被上訴人共有，並於移轉登記後，被上訴人不得將系爭商標，使用於被上訴人所經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上（上訴人於原審另請求變更第00000000號、00000000號商標權人登記及被上訴人不得使用該2商標部分，經原審為上訴人敗訴判決，未據不服，已告確定，就系爭商標部分則聲明上訴，且於本院審理中，為訴之變更。）被上訴人則以：依系爭合約第3條約定，兩造因執行補習班事務所共同開發、創造以補習班名義登記之註冊商標權，始由雙方共有，被上訴人於兩造在86年4月3日、12月30日簽訂系爭合約前之84年5月23日，已為系爭編號1商標之申請註冊，顯見兩造絕無為經營補習班而向智慧局申請註冊上開商標之情事，至於系爭編號2之商標，指定使用於印刷品類，雖兩造所經營之補習班，多年來均將之使用於網頁、文宣、名片及招牌，而未使用於印刷品，該商標與系爭合約無關，故系爭商標均無由兩造共有問題。參酌訴外人蔡莉芸、甲○○退夥時，從未請求移轉商標登記，足證兩造並無將系爭商標移轉為共有之合意。何況兩造既無繼續合作計劃，若將系爭商標登記為共有，亦會產生混淆，於法不合。上訴人未依商標法登記為商標權人，無權主張被上訴人不得使用系爭商標等語，資為抗辯。
三、兩造不爭執事項：㈠被上訴人於84年5月23日、91年10月16日，申請系爭編號1、
2之服務標章，經智慧局核准註冊，嗣商標法於92年4月29日修正施行，上開已註冊之服務標章，依商標法第85條規定，自是日起視為商標。
㈡兩造於86年4月3日簽訂大種子隱名合夥契約書，約定上訴人
為隱名合夥人，被上訴人為出名營業人，契約存續期間至91年12月31日止。
㈢兩造與訴外人甲○○、蔡莉芸於86年12月30日簽訂大位元隱
名合夥契約書，約定上訴人為隱名合夥人，被上訴人、甲○○及蔡莉芸為出名營業人，契約存續期間至91年12月31日止。而蔡莉芸於簽約後不久即退出，甲○○於91年2月間退夥，並就其出資額及應得利益予以結算，至蔡莉芸及甲○○之出資額比例均由上訴人承擔。
四、就上訴人請求被上訴人協同辦理移轉系爭商標為共有有無理由言，關於此，上訴人主張：依系爭合約第3條約定，系爭商標為兩造共有，被上訴人自有協同辦理移轉登記之義務，被上訴人則辯以：系爭合約係各合夥人輪流簽名，而非共聚討論，並無將系爭商標移轉為共有之合意，且上訴人既為隱名合夥人，自不可能為取得系爭商標共有權而簽立系爭合約。又系爭合約第3條約定應指兩造因執行補習班事務所共同開發、創造而以補習班名義登記之註冊商標權，始由雙方共有，系爭編號1之商標，於兩造簽立系爭合約前即已提出申請，非在系爭合約內，系爭編號2之商標則非用在補習班業務，亦與系爭合約無涉。再者，依商標法規定，商標不得為分別共有，系爭合約第3條第1項違反法令，依民法第246條規定為無效等語。茲分述如下：
㈠稱隱名合夥者，謂當事人約定，一方對於他方所經營之事業
出資，而分受其營業所生之利益，及分擔其所生損失之契約，而隱名合夥人之出資，其財產權移屬於出名營業人，民法第700條、第702條固分別定有明文，然本於契約自由原則，出名合夥人及隱名合夥人仍得就隱名合夥事業之出資及經營為特別約定。兩造為共同經營語文補習教育事業，而簽訂系爭合約，於立契約人欄固表明上訴人為隱名合夥人，但第3條第1款後段則約定：「補習班之設立：1、... 取得之註冊商標權，由雙方共有。」第9條第3項約定：「雙方因執行補習班事務所共同開發、創作之智慧財產，歸屬補習班共同擁有、不得私用。」（臺灣桃園地方法院96年度北調字第10號民事卷14、16、19至20、22頁），可知兩造確有將取得之商標權及智慧財產權為於內部關係上有別於隱名合夥之其他財產為處理之意，參以證人甲○○證稱：當時想到不只開一間，要讓它企業化，會涉及到商標的問題，才簽約（指系爭合約第3條）等語（本院卷119頁），益臻無疑，被上訴人辯稱兩造為隱名合夥關係，不可能約定由上訴人取得系爭商標之共有權，並非可採。系爭合約由各合夥人輪流簽名，非各合夥人同時聚集一處討論後決定內容，固經證人乙○○證述在卷（本院卷，121頁），然各合夥人既均同意系爭合約內容，並於其上簽名，仍應認已就系爭合約達成合意。又系爭編號1之商標雖於大位元隱名合夥契約書簽訂前提出申請及完成註冊公告，核其商標圖樣乃「大位元」3字由左至右排列之印刷字體，與兩造約定共同設立經營之「臺北市私立大位元短期補習班」名稱相同，且證人甲○○證述其主觀上認為該商標為大家共同創業而屬合夥財產等語（本院卷119至120頁），足見兩造及蔡莉芸、甲○○簽訂系爭合約，即有意將該商標納入契約範圍。至於系爭編號2之商標，雖於系爭合約約定期限（91年12月31日）終了後之92年11月16日始公告註冊，但為系爭合約簽訂後由上訴人委託他人設計，設計完成後即申請註冊並開始使用於兩造出資之補習班相關事務，亦經證人甲○○、乙○○證述明確（本院卷119頁反面、120頁反面至122頁），被上訴人亦不否認多年來即使用該商標於兩造出資之補習班之網頁、文宣、名片及招牌等（本院卷，182頁背面），可知該商標確為兩造經營補習班所創設，自為系爭合約第3條第1款應共有之商標，至於該商標登記之指定用途為何，乃被上訴人如何辦理行政程序之事項，不影響其為兩造所合意應為共有之性質。
㈡再者，商標法並無禁止數人共有商標權之規定，雖商標審查
實務上，為避免商標共有與商標專用權之性質抵觸，致消費者對商品來源有混淆誤認之虞，以往僅容許以表彰同一來源之「合夥」、「併列公同關係之共有」等方式申請商標共有，然智慧局已於95年7月3日頒佈「商標共有申請須知」，得由全體共有人共同具名，申請共同取得同一商標權，除契約另有約定外，由共有人公同共有商標權，有商標共有申請須知第1條、第2條規定可參（原審卷，41頁），若二人共同研發設計之商標，僅由其中一人以自己名義提出申請並經核准註冊，經法院判決確定應為移轉或變更登記時，得依判決登記為共有，亦有同局97年1月28日（97）智商0390字第09780034870號函可稽（本院卷，62頁），是依商標法令，並未禁止商標權共有，被上訴人辯稱依系爭合約簽立時之法令，系爭商標不得移轉登記為共有，系爭合約第3條第1款約定不能履行，依民法第246條規定為無效，尚非可採。又系爭合約第3條第1項後段係約定取得之商標為合夥人「共有」，而非「公同共有」，故此共有之性質，當為分別共有。又系爭合約訂立後，蔡莉芸因未出資、甲○○則已退夥，系爭合約當事人僅存兩造，為兩造所不爭，則系爭商標當歸兩造共有。甲○○退夥當時並未計算商標價值，雖經甲○○、乙○○證述在案（本院卷120、121頁反面），惟此乃甲○○退夥時有關出資及利潤之計算，是否正確之問題，與系爭商標為未退夥合夥人共有之事實無涉。又系爭合約既就系爭商標權內部關係之歸屬，為特別約定，茲兩造間之隱名合夥關係業已消滅，不再繼續共同經營補習班事業，被上訴人自應依系爭合約，將系爭商標權利移由兩造共有，則上訴人依系爭合約第3條第1款請求被上訴人協同辦理移轉登記為兩造共有，自屬有理。
五、就上訴人請求禁止使用系爭商標於被上訴人所經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上有無理由言，關於此，上訴人主張被上訴人未徵得上訴人同意，現仍繼續使用系爭商標，有侵害其商標權之虞，被上訴人則以上訴人既未依商標法登記為商標權人，無權禁止被上訴人使用為辯。按商標權人對於有侵害其商標權之虞者，得請求防止之，商標法第61條第1項固有明文，所謂有侵害商標專用權之虞，指就具體事實，依一般社會觀念，侵害雖未發生，就既存之危險現狀判斷，商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要而言，本件被上訴人雖有依系爭合約未移轉系爭商標予上訴人共有之義務，然上訴人並未舉證證明被上訴人於辦理商標移轉登記為共有後，將有未經上訴人同意而使用系爭商標之虞，其請求於辦理商標共有之移轉登記後，禁止被上訴人使用系爭商標，為無理由。
六、綜上所述，上訴人依系爭合約第3條第1款後段約定，請求被上訴人協同上訴人向智慧局申請將系爭商標權移轉登記為上訴人與被上訴人共有，為有理由，應予准許。至於依民法第831條準用民法第818條、第767條規定，請求被上訴人於移轉登記後，不得將系爭商標，使用於被上訴人所經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上，則無理由，應予駁回。
七、據上論結，本件變更之訴一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第79條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 6 月 17 日
民事第九庭
審判長法 官 黃熙嫣
法 官 陳玉完法 官 呂太郎正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 97 年 6 月 18 日
書記官 黃千鶴附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。