臺灣高等法院民事判決上 訴 人 協和國際多媒體股份有限公司法定代理人 乙 ○訴訟代理人 陳憲鑑律師被 上訴人 台灣衛博科技股份有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 鄭夙芬律師上列當事人間給付權利金事件，上訴人對於中華民國95年12月26日臺灣士林地方法院94年度訴字第808號第一審判決提起上訴，本院於96年7月24日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人給付新臺幣壹佰肆拾肆萬叁仟玖佰叁拾陸元本息部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用 (除確定部分外），均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。
第一審(除確定部分外)、第二審訴訟費用，由被上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：按當事人就其主張之爭點，經依民事訴訟法第270 條之1 第
1 項第3 款規定為協議者，應受其拘束，但經兩造同意變更或因不可歸責於當事人之事由或依其他情形協議顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第270 條之1 第3 項定有明文。且此項前段規定應受其拘束之爭點協議，係指當事人就其既已主張之爭點，經依同條第1 項第3 款或第2 項為協議者而言（最高法院94年度臺上字第493 號判決意旨參照）。查：㈠兩造於原審95年6 月19日行準備程序當庭協議簡化爭點以前，上訴人即本有爭執其依系爭合作契約約定，並無義務將「男人幫」商標權移轉讓與被上訴人，僅有將該商標使用權在合作契約有效期間內授與被上訴人行使之義務等情，並經原審於同年4月3日準備程序，將「原告 (即上訴人) 依系爭合作契約是否負有將男人幫商標權轉讓被告 (即被上訴人) 之義務？」列為兩造爭執事項之一，有該次準備程序筆錄可按（見原審卷第106頁）。㈡嗣原審於95年6月19日行準備程序時，上訴人自認其在合作契約有效期間內，依約有義務將「男人幫」商標移轉被上訴人，惟其同時陳述：「主張被告在合約終止後，有義務將該商標權移轉返還原告，因此即使原告未曾將商標權移轉，也不影響合約的履行，系爭合約已經終止，也無必要移轉，所以無給付不能之情事……」等語 (原審卷第131頁)，足見上訴人之本意在於陳述其無給付不能情事，即使其有義務移轉系爭商標移轉予被上訴人，亦因系爭合約已終止，即無移轉之必要，核屬先、備位之抗辯，而經原審受命法官當庭協議兩造簡化爭點，建議將「依系爭合作契約第9條約定，至少在合約期間內 ，原告有義務將『男人幫』商標權移轉讓與被告」列為兩造不爭執之事實，並簡化爭點為：「依系爭合作契約，被告是否有義務在合作契約終止時，將『男人幫』商標權移轉返還原告？」、「系爭合作契約目前已經終止，原告是否仍有必要將『男人幫』商標權移轉讓與被告？」等事項，並經兩造當庭同意，亦有當次準備程序筆錄存卷供參（見原審卷第131頁） ，上訴人因上開陳述並不明確，經簡化爭點後，發現其有受不利認定之虞，乃於原審此後準備程序及言詞辯論期日中，再行爭執其依約僅有義務將「男人幫」使用權授與被上訴人行使，而無任何義務將「男人幫」商標權移轉讓與被上訴人云云，雖已逾原審準備程序前述協議簡化之爭點範圍，且未經被上訴人同意變更爭點，又無不可歸責於上訴人之事由，惟上訴人上開陳述不明確，致遭認定為不爭執，應認上開協議有顯失公平之情形，依上開法條規定及判決意旨，上訴人嗣後翻異再行主張其無義務轉讓商標權與被上訴人之爭點，依法尚無不合，本院自應就此爭點予以斟酌及論述，合先敘明。
貳、實體方面：
一、被上訴人主張：兩造於民國93年12月5 日簽訂「雜誌策略合作合約」 (下稱系爭合約)，依系爭合約第9條之約定，上訴人負有義務於契約簽訂後30日內將其所有如附表所示之「男人幫」商標權 (系爭商標權) 移轉予其，且依系爭合約第10條第3項約定 ，上訴人保證在未移轉系爭商標權之前，不得終止系爭合約，詎上訴人並未履行上開約定，且已將系爭商標權以300萬元價額售予訴外人男人幫出版有限公司 ，並完成商標權移轉登記，而有給付不能之情形，此顯可歸責於上訴人事由，依民法第226條第1項規定，其得請求上訴人賠償其因此所受之損害，經抵銷扣除上訴人於原審所提起本訴請求其給付94年4月至5 日之商標使用授權金76萬7,212元及管理費18萬4,132元部分後，仍有剩餘等情，爰依民法第226條第1項規定，求為命上訴人應給付其310萬元扣除上訴人對其本訴有理由部分，另加計法定遲延利息之判決【原審判決上訴人應給付被上訴人144萬3,936元 ，及自94年9月20日起至清償日止按週年利率5%計算之利息，而駁回被上訴人之請求。被上訴人就其敗訴部分，並未聲明不服；上訴人則僅就其敗訴部分中關於反訴敗訴之上開144萬3936元本息部分提起上訴，至本訴敗訴部分即原審判決駁回上訴人請求被上訴人給付119萬5,658元及其法定遲延利息部分則未聲明不服，就兩造未聲明不服部分均已告確定】，被上訴人於本院答辯聲明：上訴駁回。
二、上訴人則以：其代理英國FHM公司（下稱英國公司）發行「FHM」雜誌，代理合約期限至94年5月為止 ，其間因其財務出現狀況，但其依代理合約仍有繼續發行「FHM」 雜誌之義務，故與被上訴人於93年12月5日簽訂系爭合作契約，將「FHM男人幫雜誌」自94年1至5月號之發行事宜委由被上訴人經營辦理。系爭合作契約第9條所謂「移轉商標權」 僅指商標使用權之移轉，而非商標權之移轉讓與。蓋此商標價值經鑑定約235萬至280萬元，遠超過兩造因系爭合作契約可得之獲利，其不可能僅在契約第9條作簡單約定 ，在無相當對價情況下，移轉相關權利義務。且該條所謂商標權移轉完成，僅在表示視為合作相關事務移轉完成，又本條後段明白約定上訴人須完成網站、網域所有權人變更登記，商標權移轉部分卻無變更登記之明文，亦可知所指是商標使用權之移轉。又兩造合作達5個月期間 ，甚至在合作結束後到其於原審提起本訴請求以前，被上訴人均未提過「男人幫」商標移轉登記之事，可見契約僅在約定將使用權移轉以助雜誌發行，「男人幫」商標權移轉登記與否，與系爭合作契約無關。參以「男人幫」商標在一般市場慣例及認知就是「FHM」 中文之意思，依其與英國公司代理合約，必須一同移轉予取得FHM 雜誌代理權之公司，故所謂「移轉商標權」當然僅指移轉商標使用權。況且，依系爭合作契約第9條約定 ，上訴人在合作期間雖然有義務將網址及網域名稱移轉登記予被上訴人，但契約終止時，被上訴人有義務將之返還，舉輕以明重，關於「男人幫」商標權，其縱使有讓與被上訴人之義務，被上訴人在契約終止後也有義務返還；且兩造合約既以合作發行雜誌為目的，則合約期限屆至，兩造合作目的完成，被上訴人當應返還該商標權，自不待言，今系爭合作契約既已終止，其自無再轉讓該商標權之必要。另「男人幫」商標權尚存在，僅移轉予第三人所有，不能認其給付不能。被上訴人並未舉證證明其未轉讓「男人幫」商標權對被上訴人發行雜誌造成何等損害，其對被上訴人並不負給付不能之損害賠償責任等語，資為抗辯，並於本院聲明：㈠原判決不利上訴人部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。
三、兩造不爭執之事實：㈠兩造於93年12月5日簽訂系爭合作契約，由上訴人將「FHM男
人幫雜誌」出版、發行等相關營業委任被上訴人辦理，約定委任期限自該雜誌之94年1月號發行時起 ，至上訴人享有英國公司所授與「FHM」 之商標使用權、發行代理權限終止為止。
㈡上訴人按期應付英國公司之權利金，包含商標使用授權金、管理費及照片費等，經兩造約定由被上訴人負擔。
㈢系爭合作契約在94年5月間 ，已因英國公司終止授權及發行代理權而終止。
㈣上訴人本為「男人幫」商標之商標權人，嗣已將該商標權讓與訴外人男人幫出版有限公司，並完成商標權移轉登記。
四、查依兩造所訂系爭合作契約前文載明：「緣就甲方 (即上訴人)與乙方 (即被上訴人)之男人幫FHM (以下簡稱男人幫)合作出版相關事宜一事，雙方約定如下：」，第4 條約定：「合作期限：乙方與甲方合作男人幫事務，係至甲方之FHM 商標使用權發行代理權期限終止為止……」等語，足見兩造係將「FHM」與「男人幫」 聯結一起而為約定。次查系爭合作契約第9條全文係約定：「甲方同意乙方出版男人幫後 ，於下列條件成就時，視為合作相關事務移轉完成。完成條件：甲方應於30日內偕同辦理移轉商標權及過去出版此雜誌之相關檔案資料（含圖片及文字）予乙方等相關事宜，關於男人幫網站、網域所有權人完成變更登記事宜，亦同下列約定期限，交接期間乙方有權營運」等語，其中「辦理移轉商標權」並未分別係「FHM」 抑或「男人幫」，因依系爭合作契約前文及系爭合作契約第4條之約定，係將「FHM」、「男人幫」聯結一起，系爭合作契約第9條之約定，並無將「FHM」、「男人幫」分別處理之意思。惟因男人幫網站網域名稱已使用到英國公司專有商標權之「FHM」 特取部分，故兩造於系爭合作契約第4條約定，兩造系爭合作契約之期限 ，以上訴人與英國公司所訂「FHM」 商標使用發行代理權之契約期限一致，上訴人僅取得「FHM」 商標使用代理權，並未取得「FHM」之商標所有權，何來移轉「FHM」之商標權予被上訴人，被上訴人對於兩造合作契約期限內，上訴人毋庸移轉「FHM」 之商標權予被上訴人亦不爭執，信屬實在。至於上訴人於90年5月4日申請註冊登記如附表所示之中文圖樣「男人幫」商標權，該中文商標之商標權為上訴人所有，此有附表所示經濟部智慧財產局之商標資料檢索在卷足憑，上訴人雖有權移轉「男人幫」商標權予被上訴人，惟因「男人幫」「FHM」商標之使用係聯結一起，系爭合作契約第4條既明定係「FHM」之商標使用權，與之結合之「男人幫」商標 ，亦係商標使用權，而非商標所有權自明。又被上訴人於系爭合作契約期限內，從未要求上訴人應依約移轉「男人幫」商標所有權，系爭合作契約於94年5月間期限屆至後 ，被上訴人亦未請求移轉「男人幫」之商標權，上訴人於94年8月1日提起本件訴訟 (原審卷第6 頁)，被上訴人始於同日以內湖148支局第02795號存證信函 (原審卷第43、44頁)催告上訴人應移轉商標權，催告函中亦未表明係移轉「FHM」商標權？ 抑「男人幫」商標權？或二者皆有？足見兩造訂定系爭合作契約係約定上訴人移轉「FHM」及「男人幫」 之商標使用權，而非上開2個商標之所有權。從而系爭合作契約第9條約定所謂「移轉商標權」確係商標使用權。
五、證人即上訴人公司負責雜誌發行之決策負責人呂木村證以：「合約第9 條關於協同辦理移轉商標權之約定，當初最早原意是將代理英國FHM 總公司發行雜誌的經營事務轉移給被告(即被上訴人)，當時有談定經營權移轉價格為600萬元 ，當初約定原告 (即上訴人) 有義務在原告與英國總公司合約到期時要將FHM雜誌代理發行權讓與被告 。英國公司與原告的約定，英國總公司是授權我使用FHM商標發行雜誌 ，並得在雜誌內容中使用百分之六十英國總公司發行雜誌之內容，其餘百分之四十則由原告以臺灣地區事務報導為內容。兩造之間原來就約定要將代理發行的上開權限讓與給被告，由被告與英國公司直接簽立代理發行契約。如此約定在距離原告原來代理發行權期間尚有半年期限，兩造就再約定這半年期間原告先委託被告代為發行，所以就簽系爭策略合作的合約。當初第9條約定商標權移轉，所謂商標權是指FHM商標的使用權，因為FHM 商標權仍歸屬英國總公司，原告只有被授予之使用權。當初沒有特別約定，第9 條會約定商標權移轉是認為既然雙方有約定在半年後要將雜誌代理發行權一併移轉被告，所以相關的商標使用權利都會讓與被告，包括原告註冊所有之「男人幫」商標權在內，但是前提是半年後被告與英國總公司有成立代理發行契約。如果半年後被告與英國總公司有成立代理發行契約時，商標權就不用返還，如果沒有，就必須要返還……」等語 (原審卷第139、140頁) ；另一證人即實際洽談訂立系爭合作契約之上訴人公司代表曾絳薇證以：「FH M這個商標權，移轉商標權合約內容是被告所擬，當時是合作關係，當時原告公司財務出問題，但仍有義務要繼續發行雜誌，雙方才談這份合作契約，因為FHM 這個商標是英國總公司所有，原告並無商標權，所以在系爭合作合約期間被告是有使用FHM商標之授權 ，但並非將商標權整體轉讓，當時時間緊迫被告擬好合約，我們當時相信被告的誠意，但不是很瞭解合約使用的意義，才簽訂「商標授權使用約定」成「商標權之移轉」，被告經授權使用商標沒有特別代價，……在策略合約的履行過程中至屆滿為止，被告並無要求移轉商標權……」等語 (原審卷第141頁至第143頁) ，上開2 人證詞，互核相符，參此系爭「男人幫」商標權價值遠大於兩造合作期間上訴人所可獲得之利潤，益見系爭合約第9條及第10條第3款所約定之「商標權」，不論係「FHM」 或「男人幫」之商標權均係商標使用權。要之，兩造並未約定上訴人應將「男人幫」商標權移轉予被上訴人，被上訴人於系爭合作契約期限內亦享有「FHM」、「男人幫」 商標之使用權，上訴人並未違反系爭合作契約第9條、第10條第3款之約定，則被上訴人主張其因不能取「男人幫」商標權而受有損害，於原審反訴請求賠償，自非有理，不應准許。
六、綜上所述，被上訴人依系爭合作契約及民法第226條第1項之規定，請求上訴人給付144萬3936 元及自反訴狀送達上訴人之翌日 (即94年9月20日)起至清償日止按年息5%計算之利息，為無理由，不應准許。原審判命上訴人給付上開本息，並依兩造之聲請，酌定相當擔保金額而為准、免假執行之宣告，即有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，自應由本院就此部分予以廢棄改判。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張攻擊防禦方法及其他未經援用之證據，經審酌尚無礙於本院前述之認定，無一一論究之必要。
八、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 8 月 7 日
民事第13庭
審判長法 官 黃嘉烈
法 官 高鳳仙法 官 許文章正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 96 年 8 月 8 日
書記官 陳明俐