臺灣高等法院民事判決 96年度智上字第19號上 訴 人 冠宇拉鍊股份有限公司兼 法 定代 理 人 丁○○共 同訴訟代理人 丙○○
甲○○被上 訴人 欣登企業有限公司法定代理人 乙○○被上 訴人 張中州即清華國際專利商標事務所上列當事人間侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年2月26日臺灣桃園地方法院95年度訴字第792號第一審判決提起上訴，本院於97年6月24日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人冠宇拉鍊股份有限公司負擔七分之六，餘由上訴人丁○○負擔。
事實及理由
一、被上訴人張中州即清華國際專利商標事務所（以下稱張中州） 未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依上訴人之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、上訴人主張：被上訴人欣登企業有限公司（以下稱欣登公司），明知其所申請中華民國新型第219734號專利「尼龍拉鍊上、下枳檔與拉頭結構」之專利權（專利公報之公告編號為第497390號，以下稱系爭專利），係沿襲習知技術而來，訴外人芊茂拉鍊股份有限公司（以下稱芊茂公司）早已生產有「定位孔」之拉鍊，不具申請專利之要件，其竟於民國93年9月9日以冠宇拉鍊股份有限公司（以下稱冠宇公司）所生產之拉鍊上有「定位孔」為由，向臺灣板橋地方法院（以下稱板橋地院）對冠宇公司及法定代理人丁○○提起93年智字第36號侵害專利權損害賠償訴訟（以下稱系爭專利侵權訴訟），並惡意散布相關不實訊息，誣指伊公司製作販賣仿冒系爭專利之商品。雖系爭專利因伊向經濟部智慧財產局（以下稱智財局）提出第000000000N02號舉發案（以下爭系爭舉發案）， 而於94年12月6日遭撤銷。惟欣登公司前開行為已損害冠宇公司商譽及法定代理人丁○○名譽，致冠宇公司受有至少新臺幣（下同） 300萬元之營業損失、丁○○則受有至少50萬元之精神上損失，欣登公司應賠償伊前開損害。又欣登公司係依被上訴人張中州錯誤製作之清華國際專利商標事務所93年7月12日專利鑑定報告書（ 以下稱系爭鑑定書）提起系爭專利侵權訴訟，足見張中州確為幫助欣登公司為侵權行為之人，依法應負擔連帶賠償責任等情。 爰依民法第184條第1項前段、第185條及第195條第1項之規定，求為命被上訴人連帶給付冠宇公司300萬元、丁○○50萬元， 及均加計法定遲延利息之判決。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人冠宇公司300萬元、丁○○50萬元， 及均自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢願供擔保，請准宣告假執行。
三、被上訴人張中州未於言詞辯論期日到場，據其準備程序所為聲明陳述，與被上訴人欣登公司均以：系爭專利非業界之習知技術，有其特徵，上訴人所舉其他公司商品之製法與構造與系爭專利不同；上訴人確有侵害系爭專利權之行為，欣登公司對上訴人提出侵權訴訟，係為確保系爭專利權之合法行為，與系爭專利權是否事後遭撤銷無涉，且欣登公司已就系爭舉發案提出行政訴訟，尚未判決確定；又欣登公司發函僅為籲請同業尊重系爭專利權；張中州係依智財局編定之專利侵害鑑定標準進行鑑定，並製作鑑定書供欣登公司參考，並無損害上訴人權益之故意；況系爭鑑定書之鑑定結果與系爭專利侵權訴訟中板橋地院囑託財團法人中華工業發展研究所（以下稱中華工業研究所）進行鑑定之鑑定研究報告書結果相同，可見並無不實等語，資為抗辯。並答辯聲明：上訴駁回。
四、查欣登公司原為系爭專利之專利權人，其於93年9月9日向板橋地院以冠宇公司所生產的拉鍊上有定位孔，認有侵犯系爭專利之虞，對上訴人提起系爭專利侵權訴訟，現由該院以93年度智字第36號案件審理中。冠宇公司則向智財局提出系爭舉發案，經該局認定系爭專利不具新穎性而撤銷專利權，欣登公司嗣提起行政訴訟，業經臺北高等行政法院認系爭專利雖具新穎性，然不具進步性為由，維持智財局之前開處分而判決駁回欣登公司之訴，欣登公司復對之提起上訴等事實，為兩造所不爭，復有專利公報、舉發審定書、臺北高等行政法院判決等件附卷足稽，並經本院調閱系爭專利侵權訴訟案卷核閱無誤，堪信為真實。
五、上訴人主張，被上訴人欣登公司明知其所有之系爭專利係沿襲習知技術而來，竟依據張中州錯誤所為之系爭鑑定書，認冠宇公司之商品侵害其專利，藉詞提起系爭專利侵權訴訟，致冠宇公司之業績訂單下滑、商譽受損，法定代理人丁○○名譽受損，被上訴人應連帶負擔損害賠償責任等情，為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。經查：
㈠按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請
求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；此規定於新型專利並有準用，專利法第84條第1項、第108條分別定有明文。又侵權行為所發生之損害賠償請求權，以有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意、過失或無不法，即無賠償之可言。本件上訴人主張，訴外人芊茂公司曾於93年8月13日以樹林中正路郵局第174號存證信函，向欣登公司表示系爭專利係沿襲習知技術而來，芊茂公司早於被上訴人申請系爭專利時，即生產有「定位孔」拉鍊，惟欣登公司仍向板橋地院對冠宇公司提起系爭專利侵權訴訟及證據保全等情，固據其提出芊茂公司之存證信函為證。惟查，欣登公司原為系爭專利之專利權人，因認芊茂公司之產品侵害其專利權而與芊茂公司發生爭訟，芊茂公司乃發前函予欣登公司主張，其生產之產品非欣登公司專利權範圍所及等情，嗣並與欣登公司達成和解，和解內容之一為，芊茂公司主張雙方之產品外型相似且芊茂公司專利申請在先，但申請範圍未有定位孔，而欣登公司專利申請將定位孔列為獨立項申請，應予尊重，雙方互有諒解等情，有和解書附於原審卷可憑（見原審卷第254頁）。 可見芊茂公司並未否認欣登公司系爭專利之效力，而欣登公司提起系爭專利侵權訴訟時，系爭專利仍有效存在，欣登公司確信其為專利權人對侵害人提起訴訟，係依前述專利法規定，為專利權之正當行使，要難以前開芊茂公司主張權利之信函，即認欣登公司提起系爭專利侵權訴訟，有何不法可言。
㈡上訴人雖稱，系爭專利經冠宇公司舉發後，已由智財局認為
不具進步性，而撤銷欣登公司之專利權云云，並提出該局專利舉發審定書（94）智專三（三）05055字第09421114560號文為證 。惟查，前述審定意見係於94年12月6日作成，而欣登公司提起系爭專利侵權訴訟之時點則為93年9月9日，是欣登公司提起系爭專利侵權訴訟時，其專利權尚未撤銷，仍有效存在，上訴人以系爭專利權已遭撤銷為由，主張欣登公司以行使專利權為藉口濫行起訴而構成侵權行為云云，已不可採。而欣登公司嗣就系爭舉發案提出行政訴訟，雖經臺北高等行政法院以 95年度訴字第02316號判決駁回欣登公司之訴，惟揆其判決理由係謂，系爭專利即「尼龍拉鍊上、下枳檔與拉頭結構」新型專利，其申請專利範圍共8項，其中第1項、 第6項及第8項為獨立項，其餘則為附屬項，第6項主要係在拉鍊帶之雙排鍊齒上端各別射出左、右二枳檔，而在雙排鍊齒下端射出下枳檔，於鍊帶上具有一可嚙合鍊齒的拉頭，其特徵在於：在射出之左、右二上枳檔及下枳檔底面皆具有一個以上的定位孔，定位孔是由底面直通至鍊帶的穿孔，亦即穿孔是由枳檔的底面穿通至夾合鍊帶的夾縫處，藉由定位孔可釋除鍊帶與射出成型之塑性枳檔間因不同材質及不同溫度下造成的應變作用者 。而依據芊茂公司1999年6月印製之型錄封面照片所示，對於系爭專利範圍所爭執之「定位孔」設計，已見諸於封面拉鍊下枳檔部， 且該型錄第7頁另揭示有B type（invisible）之閉口拉鍊圖式， 在該圖式亦顯然可見其下枳檔具有一個「定位孔」，該穿孔係由下枳檔底面穿通至夾合鍊帶的夾縫處等結構，與系爭專利申請專利範圍第6項獨立項所界定之整體特徵相較 ，已揭露系爭專利申請專利範圍第6項之定位孔特徵， 僅二者在定位孔的個數上有所不同而已，系爭專利雖難謂不具新穎性，惟此差別僅為簡單數量之變化，係屬運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，而認為系爭專利雖具新穎性，惟不具進步性。因欣登公司逾期未配合更正申請專利範圍，基於專利權之整體性，認智財局撤銷系爭專利之專利權，於法仍屬有據等情，有該判決附卷為證（見本院卷第58-78頁）。可見系爭專利之專利範圍共8項，其中第1項、 第6項及第8項為獨立項，而為前開臺北高等行政法院認定雖具新穎性， 惟不具進步性者為其中獨立項之第6項，因欣登公司未更正該專利申請範圍，故智財局乃將其餘各項專利範圍併同撤銷之。是依前開判決理由觀之，系爭專利權之瑕疵，並非明顯，要難要求專利權人之欣登公司於撤銷處分確定前， 即可知其專利權之專利範圍第6項顯然不具進步性，而不得行使專利權人之權利。故欣登公司提起系爭專利侵權訴訟，亦難認有何故意或過失侵害冠宇公司商譽或法定代理人丁○○之名譽可言。
㈢上訴人復主張，欣登公司在提起系爭專利侵權訴訟後，旋即
於93年9月15日以電子郵件發函眾多同業， 散布板橋地院核發之證據保全裁定，企圖引人誤認伊確實侵害其專利權，並廣發欣登公司參與具名之警告信函，聲稱有不肖同業未經其同意擅自製造販售侵害其專利權之拉鍊商品，業經其提出民事訴訟，警告相關業者切勿訂購仿冒商品以免誤觸法網等語，導致冠宇公司訂單銳減，商譽嚴重受損等情，並提出欣登公司93年9月5日電子郵件及所附保全證據裁定、偉凱實業股份有限公司（以下稱偉凱公司）之產品公報、板橋地院民事裁定為證。然查，欣登公司所發之電子郵件係附上系爭專利之專利證書，附加該公司聲請准予對冠宇公司及芊茂公司保全證據之裁定（見本院卷第130-133頁）， 另於訴外人偉凱產品公報上，則係以專利權人身份與代理商偉凱公司通知用戶勿用仿冒品（見本院卷第第196頁）， 而依前開說明，斯時系爭專利之專利權尚未經撤銷，上訴人為預防侵害系爭專利之情事發生，出面主張為專利權人，並告知同業及用戶勿為侵害行為等情，核屬正當權利之行使，尚難認係以惡意打擊對手之不正競爭行為，上訴人此項主張亦不可採。
㈣上訴人另主張，被上訴人張中州就冠宇公司產品是否侵害系
爭專利進行專利侵權鑑定，惟其所作系爭鑑定書多所錯誤，致欣登公司據以對伊提出系爭專利侵權訴訟，張中州顯係幫助欣登公司為侵權行為，亦應連帶負損害賠償責任等情，並提出系爭鑑定書為證。然依系爭鑑定書所載，鑑定人張中州係依據智財局85年11月編訂之專利侵害鑑定標準進行鑑定，鑑定流程包括①全要件原則判斷②均等論原則判斷③禁反言原則判斷，依據鑑定人之鑑定結果為全要件原則方面：待鑑定物未侵害被上訴人之專利權；均等論原則方面：待鑑定物侵害被上訴人之專利權；禁反言原則方面：由於沒有被上訴人專利權以外之其他申請資料或文件，遂依原始資料分析，鑑定結果仍維持消極均等論之適用，構成相同者。鑑定結果為待鑑定物品與系爭專利之申請專利範圍第8項相同 （見原審卷第61頁）。參以系爭專利侵權訴訟中，板橋地院囑託中華工業研究所為專利侵害鑑定，其鑑定意見亦認定上訴人提供待鑑定物之構件內容、特徵暨達成功效等，與系爭專利所主張之技術及達成效果實質上相同，為系爭專利之申請範圍所涵括， 此有該所94年7月12日出具之專利權侵害鑑定研究報告書附卷足憑（見原審卷第169頁）， 核其鑑定意見與被上訴人張中州相同，是難認張中州出具之鑑定意見有何不實之處。至被上訴人張中州之鑑定意見是否可採，猶待系爭專利侵權訴訟之受訴法院斟酌全辯論意旨及調查證據之結果判斷之，並不因其鑑定意見即造成上訴人冠宇公司商譽、丁○○名譽之侵害。上訴人主張，張中州以出具不實鑑定報告之方式與欣登公司共同侵害其商譽及名譽一節，亦屬無據。
六、綜上，上訴人不能舉證證明被上訴人欣登公司行使系爭專利權有何故意或過失不法侵害冠宇公司之商譽及丁○○名譽之情事，亦不能證明被上訴人張中州出具之鑑定意見，有故意過失不法侵害上訴人上開權利之情，則其主張張中州明知冠宇公司產品未侵害欣登公司專利權，而作出悖離事實之系爭鑑定書，幫助欣登公司提起訴訟，應與欣登公司負共同侵權行為責任云云，洵不可採。 從而，上訴人本於民法第184條第1項前段、第185條及第195條第1項之規定，請求被上訴人連帶給付冠宇公司300萬元、丁○○50萬元， 及均自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，自屬無據，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，聲明廢棄改判，為無理由，應予駁回。
七、據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第449條第1項、第78條、第85條第1項前段、第463條、第385條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 7 月 8 日
民事第十一庭
審判長法 官 鄭雅萍
法 官 徐福晉法 官 詹文馨正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 97 年 7 月 9 日
書記官 周淑靜附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。