臺灣高等法院民事判決 96年度智上易字第8號
上 訴 人 丙○○
宏崑貿易股份有限公司兼上一 人法定代理人 甲○○上 訴 人 金興發實業社法定代理人 彭騰德上開四 人訴訟代理人 張振興律師被 上訴人 磐美國際有限公司法定代理人 乙○○上列當事人間侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年4月30 日臺灣臺北地方法院95年度智字第32號第一審判決提起上訴，經本院於96年11月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於命上訴人丙○○、宏崑貿易股份有限公司、甲○○連帶給付超過新臺幣壹佰壹拾捌萬肆仟伍佰貳拾陸元本息，及該訴訟費用部分均廢棄。
上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。
其餘上訴駁回。
廢棄改判部分之第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。駁回部分之第二審訴訟費用，由上訴人丙○○、宏崑貿易股份有限公司、甲○○連帶負擔十分之九，上訴人金興發實業社負擔十分之一。
原判決第二項所載「彭騰德即金興發實業社」應更正為「金興發實業社」。
事實及理由
一、上訴人之訴訟代理人於96年10月30日已接獲96年11月14日言詞辯論之通知，竟至同年11月12日始具狀因有另一訴訟案件衝庭為由請假（本院卷第105頁）， 惟既非不能委人代理，且未經法院裁定准許變更言詞辯論期日，茲未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情事， 爰依被上訴人聲請由其一造辯論而為判決。
查金興發實業社乃合夥組織，代表人為彭騰德，有營利事業登記抄本足憑（原審卷㈠第84頁），並非獨資商號，已經其委任訴訟代理人於原審及本審答辯，亦有委任狀可稽（原審卷㈠第142頁，本院卷第26頁）， 可見其均以金興發實業社為訴訟行為，則開庭通知及原判決記載為「彭騰德即金興發實業社」，核係誤載，爰由本院代為更正，先予敘明。
二、被上訴人主張：伊於89年間自訴外人萬康國際有限公司（下稱萬康公司）受讓註冊第594945號「TIMEBIRD報時鳥」商標（下稱系爭商標），指定專用商品為計算機，專用期限自82年4月16日至92年4月15日，嗣並經延展至102年4月15日，依法享有系爭商標專用權。上訴人丙○○明知系爭商標專用權為伊享有，在中國大陸製造之計算機竟使用相同之商標，並將系爭商品售予上訴人宏崑貿易股份有限公司（下稱宏崑公司），再輾轉售予上訴人金興發實業社販售上開仿冒商標之商品，且於93年6月29日經警查獲，爰依商標法第61條第1、2項及民法侵權行為等法律關係請求賠償。原審判命： ㈠上訴人丙○○、 宏崑貿易公司、 甲○○應連帶給付被上訴人1,208,700元及自95年3月24日起算之之法定利息。㈡上訴人金興發實業社應給付被上訴人149,500元及自95年3月23日起算之法定利息等情（被上訴人於原審逾上開部分之請求，均經原審駁回惟未聲明不服）。
被上訴人聲明：駁回上訴。
三、上訴人提起第二審上訴，一致聲明：㈠原判決對上訴人不利之部分廢棄。㈡被上訴人在第一審之訴駁回。
上訴人丙○○係以：㈠系爭商標專用權為訴外人萬康公司所享有，並未同意移轉予被上訴人。有關讓與系爭商標權之同意書上有關商標號數「594945」及所有文字，均係被上訴人法定代理人乙○○製作繕寫，並無萬康公司任何人書寫痕跡，其上萬康公司之大小章雖為真正，惟係遭被上訴人之法定代理人乙○○所盜用，蓋乙○○與上訴人丙○○合作期間，由乙○○掌管萬康公司財務，可得使用萬康公司之大小章。
如伊同意移轉讓與被上訴人者，焉有不將商標註冊證及相關文件交付之理？伊遭被上訴人報警取締，嗣查詢始得知商標權移轉事宜，並向乙○○提出偽造文書之告訴。㈢雙方並無將系爭商標權設定權利質權之合意，亦無向商標專責機關為質權設定之登記。㈣被上訴人申請商標專用移轉登記係不法且無效，伊並無侵害被上訴人商標專用權之故意，且伊違反商標法刑事案件已經本院96 年度上易字第478號判決無罪確定，被上訴人請求伊負損害賠償責任，為無理由等語抗辯。
上訴人金興發實業社則辯稱：伊僅為通路商，不知被上訴人與上訴人丙○○間有系爭商標之糾紛，自無任何故意或過失侵害被上訴人之商標專用權云云。
四、兩造不爭執之事項：㈠向經濟部智慧財產局（下稱智財局）註冊之第00000000號「
報時鳥TIMEBIRD」商標，指定使用商品為：計算機，專用期間自82年4月16日至92年4月15日止，原為訴外人萬康公司享有。嗣被上訴人以其於89年間自萬康公司受讓上開商標，於89年6月23 日向智財局辦理移轉登記予被上訴人，經智財局於89年8月24日發函通知將於89年9月16日依法公告在第27卷第18期商標公報，並於89年10月16日重行核發商標註冊證予被上訴人；專用期間屆滿後，被上訴人再於92年3月25 日向智財局申請延展專用期間，亦經智財局於92年5月21 日發函通知將於92年6月16 日公告在第30卷第12期商標公報，其後核准延展專用期間至102 年4月15日止，有智財局89年8月24日、92年5月21日函件、商標註冊證在卷（原審卷㈠第20-24頁）。
㈡上訴人丙○○在大陸製造計算機，其上使用系爭商標，並售
予上訴人宏崑公司，再輾轉售予上訴人金興發實業社，被上訴人於93年間派員購得，復經警在93 年6月29日分別於宏崑公司、金興發實業社搜索並扣押使用系爭商標之商品4029台、71台，業據被上訴人提出統一發票、商品之照片影本為證（原審卷㈠第32-33頁）， 並有臺北市政府警察局中山分局之移送書、扣押物品清單可按（影本外放），復經本院調取上訴人丙○○違反商標法刑事案件卷宗查閱明確。
上訴人宏崑公司之負責人為上訴人甲○○，金興發實業社之負責人為彭騰德，亦有公司登記資料查詢、營利事登記抄本在卷（原審卷㈠第40、84頁）。
㈢上訴人丙○○因製造及販賣上開商品，涉嫌違反商標法第81
條第1款，經原審法院94 年度易字第1615號刑事判決判處有期徒刑4月，嗣經本院96年度上易字第478號刑事判決撤銷，改判無罪確定， 有上開刑事判決可參（本院卷第60-67頁，下稱丙○○違反商標法刑案）。
㈤被上訴人對上訴人甲○○、彭騰德違反商標法之刑事告訴，
經臺北地方法院檢察署檢察官94年度偵字第2620號為不起訴處分，再經臺灣高等法院檢察署94年度上議字第3584號駁回再議確定，復經被上訴人聲請交付審判，終經臺北地方法院
94 年度聲判字第143號駁回交付審判之聲請，亦有上開書類附卷（原審卷㈠115-124頁）。
㈥被上訴人之法定代理人乙○○明知系爭商標註冊證係由萬康
公司之實際負責人丙○○保管，並未遺失，竟於89年8月2日以遺失為由，以被上訴人之名義向智財局申請補發商標註冊證，使智財局承辦之公務員於業務上文書登載不實，且於89年10月16日補發系爭商標註冊證予被上訴人。乙○○上開使公務員登載不實之犯行，已經臺灣臺北地方法院95年度訴字第741號刑事判決判處拘役伍拾日， 如易科罰金以銀行以參佰元折算壹日，再經本院95年度上訴字第3628號刑事判決駁回上訴，亦有上開刑事判決可參 （本院卷第35-40頁，下稱乙○○偽造文書刑案）。
五、本件重要爭點在於：㈠被上訴人是否自萬康公司受讓系爭商標專用權？㈡被上訴人主張：上訴人有侵害系爭商標權之行為，應負損害
賠償責任，有無理由？㈢被上訴人得請求之損害賠償範圍為何？
六、被上訴人是否自萬康公司受讓系爭商標專用權？㈠查系爭商標專用權原由萬康公司享有，嗣於被上訴人於89年
6月23 日提出萬康公司之同意書、移轉登記申請書，向智財局申請辦理移轉登記予被上訴人，嗣經智財局於同年9 月16日公告於第27卷第18期商標公報，專用期間自82年4月16 日至92年4月15日止，其後復經被上訴人於於92年3月25日申請延展專用期間，經智財局於92年6月16 日公告於第30卷第12期商標公報，核准延展至102年4月15日等情，業據被上訴人提出同意書、移轉登記申請書、智財局89年8月24日、92年5月21日函件及及商標註冊證可稽（本院卷第51-52頁， 原審卷㈠第20-24頁）。 觀之同意書上載明：「本公司專用註冊商標TIMEBIRD報時鳥的一切權利無條件轉讓給磐美國際有限公司乙○○」等語，且移轉登記申請書上「關係人（讓與人）」欄亦有萬象公司之大小章，已足表明系爭商標專用移轉予被上訴人之意，並經智財局依法公告及核准移轉登記在案，堪認：被上訴人為系爭商標之專用權人，且系爭商標尚在專用期間內。
㈡上訴人雖辯稱：萬康公司並未同意系爭商標移轉予被上訴人
，同意書及移轉登記申請書上並無萬康公司任何人員之字跡，其上大小章遭被上訴人之法定代理人乙○○盜用；且上訴人丙○○被控違反商標法之刑案已經判決無罪在案等節。惟查：
1.被上訴人向智財局申辦商標權移轉登記時，提出萬康公司同意書及移轉登記申請書，其上之萬康公司大小章均為真正，已據上訴人陳明（本院卷第69頁）。雖上訴人辯稱：
上開萬康公司之大小章係遭被上訴人乙○○盜用云云，然查：上訴人丙○○為萬康公司之實際負責人，萬康公司財務不佳，於86年間萬康公司由丙○○與乙○○合作經營，由乙○○出資購買材料，並負責掌管萬康公司之財務至86年12 月2日結算上訴人丙○○及萬康公司積欠乙○○之債務金額為止，其間萬康公司之大小章均由丙○○保管，放置在抽屜裡，於結算後乙○○不再負責萬康公司之財務；丙○○於92 年9月7日交付面額共350萬元之支票結清上訴人丙○○與乙○○間之債務，已據上訴人丙○○於乙○○偽造文書刑案中陳述綦詳（臺北地檢署93年度核退偵字第39號第86-87頁）， 並有丙○○自承為其所簽之借據及收據可憑（附於臺北地檢署94 年度偵字第3064號偵卷第43-
44、46頁，影本見外放卷宗）。另證人游雅芳即萬康公司之登記負責人亦於刑案中證稱：萬康公司實際負責人為丙○○，萬康公司大小章係由丙○○保管，移轉登記申請書及同意書上之萬康公司大小章印文確與萬康公司大小章相符等語明確，亦據本院95年度上訴字第3628號刑事判決載述綦詳（本院卷第43頁）。可見：乙○○於86 年12月2日與上訴人丙○○結算債務前，雖因掌管萬康公司財務而得接觸萬康公司大小章，然其當時仍與上訴人丙○○處於合作經營萬康公司階段，衡情尚無預期合作關係將中止而預謀在同意書及移轉登記申請書上盜蓋萬康公司大小章之可能；而乙○○與上訴人丙○○在86 年12月2日結算債務後，已無接觸萬康公司大小章之機會，上訴人復未舉出其他積極證據證明，則上訴人主張同意書及移轉登記申請書上之萬康公司大小章係遭被上訴人法定代理人乙○○盜用云云，已乏實據。
2.再參證人廖陽華於乙○○偽造文書刑案中證稱：伊與乙○○、丙○○在86年間同時認識，乙○○拿錢投資丙○○的公司，但投資結果虧損，有一次乙○○接到丙○○電話說：願以報時鳥商標轉讓，當作擔保調借50萬元，乙○○不太願意就詢問伊之意見，後來有同意調錢給丙○○；其後伊於89、90年間與乙○○、丙○○吃飯，席間談到系爭報時鳥商標權刊登廣告費用要由乙○○付款，接著伊與乙○○約一個報紙業務人員吃飯，談到說要作系爭報時鳥商標之廣告，伊亦確實看到報紙登出廣告等情，亦據本院95年度上訴字第3628號刑事判決載明（本院卷第65頁）。則依上開證人證述內容，可明：上訴人丙○○確曾提及轉讓系爭商標之情，若系爭商標並無轉讓予被上訴人，該商標廣告費用應係由萬康公司支出，自無由被上訴人負擔之理。
3.又系爭商標專用權原至92年4月15 日屆滿，而上訴人丙○○承認其所屬公司有多件商標在卷（本院卷第88頁），可見其對於商標專用期間、延展等事項知之甚稔。惟依證人即為上訴人丙○○辦理商標登記之人員倪其才於乙○○偽造文書刑案偵查中證稱：伊自77年起即為丙○○辦理專利、商標登記之相關事宜，曾幫丙○○辦一個報時鳥的商標，登記後之效用為10年，可以延展，延展前6個月， 伊有以舊號碼傳真發函給丙○○，但丙○○沒回應，所以就沒有辦理等語，業據本院95年度上訴字第3628號刑事判決中記載明確（本院卷第85頁），上訴人丙○○亦自承有所疏漏（本院卷第88頁）；是上訴人丙○○為萬象公司之實際負責人，竟未於系爭商標專用權92年4月15 日屆滿前依例辦理延展，顯有違常情，若非系爭商標權業已移轉登記予被上訴人，上訴人丙○○焉有就系爭商標權屆滿及延展事項均未加處理之理？
4.綜合上開證據，萬康公司之大小章均由上訴人丙○○自行保管，而同意書及移轉登記申請書上萬康公司大小章均為真正，上訴人丙○○並未舉證證明遭被上訴人法定代理人盜用印章蓋用其上；而證人廖陽華亦曾聽聞上訴人丙○○欲將系爭商標權轉讓之情事，核與同意書上之記載一致；輔以上訴人丙○○於系爭商標專用權於92年4月15 日屆滿前並未辦理延展等情，已堪認定：同意書及移轉登記申請書上萬康公司之印文係由印章保管人即上訴人丙○○所蓋用，與乙○○達成將系爭商標轉讓予乙○○經營之被上訴人公司之合意。雖上訴人丙○○未交付商標註冊證之情，惟尚無從推翻上開證據之證明力，而作有利於上訴人丙○○之認定。職故，系爭商標之原專用權人萬康公司確已將商標權轉讓予被上訴人，並依法於89年間向智財局經公司及辦妥移轉登記在案，則被上訴人已合法有效受讓系爭商標專用權。
5.本院96 年度上易字第478號刑事判決雖以：同意書約定「本公司付清利息返還本金後，本同意書必須交還本公司作廢」之詞句，應係上訴人丙○○同意系爭商標權准被上訴人公司作為債權擔保之性質為由，非為真正轉讓予被上訴人，而據以判決上訴人丙○○違反商標法部分無罪（本院卷第61頁）。惟民事法院應獨立綜合證據形成心證，該刑事判決之認定並無拘束本件民事訴訟之效力。而萬康公司之實際負責人即上訴人丙○○與被上訴人法定代理人乙○○間究有無以系爭商標權供作借款債務擔保之合意？已據兩造於本件訴訟中一致否認在卷（本院卷第73、79頁），且同意書記載之「本公司專用註冊商標TIMEBIRD報時鳥的一切權利無條件轉讓給磐美國際有限公司乙○○」已足表明當事人間有轉讓商標權之意，無須別事探求，自無從認定當事人間有以系爭商標權供作債權擔保之合意。至於萬康公司清償本息後，交還同意書作廢云云，是否係兩造約定以萬康公司清償本息完畢作為買回系爭商標權之條件，容有探討之餘地，惟不足以影響該二人間已於書立同意書時達成轉讓系爭商標權合意之事實。
另被上訴人之法定代理人乙○○未得上訴人丙○○交付系爭商標之原註冊證，竟向智財局以遺失為由申請補發，而犯使公務員登載不實之罪，經本院刑事庭以95年度上訴字第3628號判處拘役伍拾日確定，要係申請補發註冊證之過程使公務員登載不實之事項，並不影響其前丙○○與乙○○已達成讓與系爭商標權之合意，併此敘明。
七、被上訴人主張：上訴人有侵害系爭商標權之行為，應負損害賠償責任，有無理由？㈠按明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者
，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5萬元以下罰金；因故意或過失而有第63條之行為者，應與侵害商標專用權者負連帶賠償責任，92 年5月28日修正前之商標法第63、67條著有明文。而92年5月28 日修正公布之商標法刪除上開第67條， 立法理由明揭：「現行條文之規定，依民法第185條共同侵權行為之規定，已足資規範」，可見：92 年5月28日修正之商標法對於單純陳列販售侵害商標權之商品，是否構成民事上之侵權行為，仍以民法侵權行為之故意或過失作為主觀構成要件。
㈡如上所云，上訴人丙○○乃萬康公司之實際負責人，既於同
意書上蓋用萬康公司大小章，同意將系爭商標權轉讓予被上訴人，被上訴人並於89年間辦妥移轉登記在案，茲未得被上訴人同意，竟於大陸使用系爭商標於專用商品計算機上，並將之售予臺灣之上訴人宏崑公司，係明知為侵害商標權之商品而販賣，故意侵害被上訴人之系爭商標專用權甚明，應依商標法第61條第1項規定負損害賠償責任。
㈢又上訴人宏崑公司因之前已向丙○○經營之公司（公司名稱
為飛鳴、萬康、多寶等）購買其上使用系爭商標之計算機多年，已據上訴人宏崑公司之法定代理人甲○○於刑案警訊中陳明（筆錄見臺北地檢署93年度核退偵字第39號卷內），則該公司依例向上訴人羅正光採購違反系爭商標權之計算機，原先固有不知商標權轉讓之情事。惟被上訴人於93 年6月29日報警搜索扣押前，已於93年6月2日發函告知上訴人宏崑公司、金興發實業社有關系爭商標專用權係由被上訴人享有，專用期間已經延展至102 年4 月15 日， 貴公司陳列販售的TIMEBIRD計算機未獲授權，請立刻停止販賣之旨，其後並附被上訴人之商標註冊證，業據被上訴人提出存證信函及回執為證（原審卷㈡第15-18頁）， 則上訴人宏崑公司及金興發實業社接獲被上訴人通知後，應即向智財局之商標權公示系統查證，渠等未予查證，猶繼續販賣系爭商品，有侵害被上訴人系爭商標專用權之不確定故意，而應依商標法第61條負損害賠償責任。
㈣上訴人宏崑公司、金興發實業社雖均否認有故意或過失，辯
稱：渠等僅為通路商，不知被上訴人與上訴人丙○○間之商標權糾紛云云。然查系爭商標權是否由原專用權人萬康公司移轉予被上訴人，固有爭議，惟智財局已將商標專用權為公示系統之公告，上訴人宏崑公司、金興發實業社應信賴主管機關之權利登記態樣，先行將爭議商品下架不再販賣，以示尊重被上訴人之商標專用權人地位，僅憑上訴人丙○○之片面陳述，亦無從解免渠等查證商標專用權人之義務，故上訴人宏崑公司、金興發實業社上開辯解，尚無可採。
至於臺北地方法院檢察署檢察官以94年度偵字第2620號不起訴處分書及原法院94 年度聲判字第143號刑事裁定雖認定：
宏崑公司之負責人甲○○、金興發實業社之負責人彭騰德無侵害商標權之犯行，惟刑事案件偵審之範圍係以甲○○、彭騰德有無違反商標法第82條規定之犯行，而該條係規定行為人須有明知之直接故意型態，惟民事侵權行為責任之主觀要件包括故意或過失，二者不同，尚不得以刑事偵審結果即謂渠等毋庸負民事侵權行為之責任。
㈤再上訴人丙○○將其製造侵害系爭商標權之商品售予上訴人
宏崑公司，再由宏崑公司售予其他商家，應認上訴人丙○○、宏崑公司共同侵害被上訴人之系爭商標權，而為共同侵權行為。另上訴人甲○○為宏崑公司之負責人，應依公司法第23條第2項規定與宏崑公司負連帶損害賠償責任。
八、被上訴人得請求之損害賠償範圍為何？㈠按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害
：依民法第216條規定， 但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。就查獲侵害商標權商品之零售單價500倍至1,500倍之金額，但所查獲商品超過1,500件時， 以其總價定賠償金額，商標法第63條第1項定有明文。
㈡上訴人丙○○、宏崑公司、甲○○及金興發實業社侵害被上
訴人之系爭商標權，應負損害賠償責任，應負之損害賠償金額為多少？
1.上訴人丙○○明知系爭商標業已移轉予被上訴人，竟仍使用於計算機上，並售予臺灣之上訴人宏崑公司，再供貨予下列商家：金石堂圖書股份有限公司、金立電器行、青煒有限公司（訴外人許金生）等，有刑案偵卷可參（影本外放）；且經警在上訴人宏崑公司之倉庫及辦公室之系爭商品多達4,029台， 斟酌被上訴人派員在各店家購得商品之零售價有270、260、299、350、210、450、380、229、39
6、99元等， 亦據被上訴人提出派員購貨之發票及商品照片影本可參（原審卷㈠第28-39頁）， 據以計算平均零售單價為294元（元以下四捨五入）。 考量上訴人丙○○、宏崑公司及其負責人甲○○侵害被上訴人之商標權商品數量相當多，情節嚴重，因認渠等應負之損害賠償金額以上開商品之總價1,184,526元（294x4,029=1,184,526）為合理；被上訴人逾上開金額之請求，尚屬無據，應予駁回。
2.又上訴人金興發實業社為零售商，經警查獲之商品為71台，數量不多， 其銷售侵害系爭商標之商品價格為299元，亦有統一發票及商品照片影本足憑 （原審卷㈠第32-33頁）， 則其應負之損害賠償金額以零售單價之500倍計算即149,500元（299x500=149,500），應為妥適。
九、綜上所述，上訴人丙○○、宏崑公司、甲○○、金興發實業社有侵害被上訴人商標權之行為，則被上訴人依侵權行為及公司法第23條第2項等規定， 得請求：㈠上訴人丙○○、宏崑公司及甲○○連帶給付於1,184,526元 及自原審起訴狀繕本送達翌日即95年3月24 日起算法定利息；㈡上訴人金興發實業社給付149,500元及自原審起訴狀繕本送達翌日即95年3月24日起算法定利息，均為有理由，應予准許。被上訴人逾上開准許部分之請求，洵屬無據，應予駁回；被上訴人敗訴部分，其假執行之聲請亦失依附，應併予駁回。
原審就超過上開應准許部分，為上訴人丙○○、宏崑公司、甲○○敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨就此部分予以指摘，為有理由，爰廢棄改判如主文第二項所示。至於上開應准許部分，原審判命上訴人給付並為假執行之宣告，並無不合，上訴人仍執陳詞提起上訴，為無理由，應予駁回。
十、本件事證已臻明確，上訴人以其另行對被上訴人提起確認被上訴人就系爭商標專用權移轉登記無效之訴訟為由，聲請再開辯論（本院卷第109-113頁）， 惟被上訴人受讓系爭商標專用權是否合法有效，乃本件訴訟之重要爭點，並經本院綜合所有證據認定如上，自無依其聲請再開辯論之必要，併此敘明。
十一、據上論結：本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第463條、第385條第1項前段、第450條、 第449條第1項、第79條、第85條第1項但書、第2項， 判決如主文。
中 華 民 國 96 年 11 月 28 日
民事第一庭
審判長法 官 張耀彩
法 官 盧彥如法 官 林金吾正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 96 年 11 月 28 日
書記官 張淑芳