臺灣高等法院民事判決 97年度上易字第99號
上 訴 人 國維聯合科技股份有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 林玠民律師複代理人 黃鴻圖律師被上訴人 特一國際設計有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 張慧明律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年12月12日臺灣臺北地方法院96年度訴字第1610號第一審判決提起上訴，本院於97年11月18日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決關於駁回上訴人下列第二項之訴部分，及訴訟費用之裁判均廢棄。
被上訴人應給付上訴人新台幣參拾萬柒仟陸佰伍拾元，及自民國九十六年三月十日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
其餘上訴駁回。
第一、二審訴訟費用，由被上訴人負擔百分之五十五，餘由上訴人負擔。
事實及理由
一、程序部分：本件上訴人之法定代理人原為曾育弘，嗣變更為乙○○，有該公司變更登記表可證（見本院卷第89頁），並經其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、上訴人主張：上訴人於民國94年2月15日委託被上訴人設計公司企業標誌，兩造訂立企業形象規劃案合約書（下稱系爭契約），約定報酬為新台幣（下同）51萬元，被上訴人已依約設計完成企業標誌（下稱系爭標誌），上訴人亦已於94年7月15日依約付訖全部委託製作費用。然上訴人以被上訴人設計完成之系爭標誌，據以製作十數件供加盟診所使用於招牌、名片、書籍及資料，並持向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請商標註冊後，竟遭訴外人大千綜合醫院（下稱大千醫院）以圖案雷同均包含十字圖案為由提出異議，致須修改系爭標誌。經上訴人多次催告被上訴人出面解決，被上訴人均置之不理，上訴人只得自費修改、訂製新的企業標誌，並更換已按系爭標誌製作完成之診所招牌、名片、書籍及資料等，上訴人因此支出30萬7,650元之修補必要費用。
是被上訴人原設計之企業標誌，有與他人雷同之瑕疵，未具備系爭契約所約定之通常使用品質，致上訴人受損害，屬不完全給付之加害給付，並致上訴人受損害，且被上訴人經催告仍不修補，則依民法第493條第2項、第495條第1項、第227條第2項及第494條等規定，被上訴人應賠償上開上訴人支出上開自行修補費用之損害。上訴人並得請求減少系爭契約所定委託製作費用總額51萬元之半數，即被上訴人尚應退還上訴人25萬5,000元。爰依承攬契約及不完全給付之法律關係，求為判命被上訴人應給付上訴人56萬2,650元本息等語。惟原審為上訴人敗訴之判決，顯有違誤，為此依法提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人56萬2,650萬元，及自96年3月10日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
三、被上訴人則以：㈠系爭標誌完全由被上訴人自行設計，並未抄襲且無故意侵犯
他人之著作權、商標權或其他智慧財產權情事。且系爭標誌原已獲准註冊，足見系爭標誌經智慧財產局比對審查後，並無近似其他註冊在前之商標情事，蓋在醫藥商品及服務領域，十字圖案為一通用標誌，不應由任何人專用。至於註冊後，因第三人提出異議及智慧財產局變更見解，認為構成近似而撤銷系爭標誌之商標註冊，則屬智慧財產局審查見解不一之問題，上訴人應自行尋求行政救濟，不應認係被上訴人設計之系爭標誌侵犯他人商標權。
㈡又依系爭契約第2條第4項後段約定，被上訴人雖負有重新設
計義務，惟被上訴人所負責任最重亦以此為限，亦即該約定應排除民法第492條至第495條規定之適用。且於系爭標誌之商標註冊申請遭撤銷後，被上訴人又再提供數種圖樣供上訴人選用，上訴人基於自身考量不願使用，不得據此即謂被上訴人未履行修補義務。至上訴人要求被上訴人保證所有圖樣均不會發生近似之爭議，為事實上不可能。另被上訴人之契約義務在於設計企業標誌，是其瑕疵修補之主要方法，即為重新設計企業標誌，至於招牌之施工並非上訴人委託之設計工作項目，自不屬瑕疵修補範圍，故被上訴人既已盡修補義務，即不生賠償上訴人修補費用之問題，上訴人亦不得依民法第494條請求減少報酬。
㈢又訴外人大千醫院之商標註冊代理人，與上訴人委任之商標
申請代理人同為訴外人林晉章，伊未察覺所代理註冊之商標間有衝突，故本件上訴人之損失，與被上訴人之設計並無因果關係。另上訴人之其他加盟店，並非系爭契約之當事人，故即使被上訴人須賠償上訴人換招牌之費用，亦應限於上訴人本身更換招牌之費用，被上訴人對上訴人之其他加盟店並不負任何賠償義務。從而被上訴人已依債之本旨提出給付及修補瑕疵，至於瑕疵結果之發生，尚非可歸責於被上訴人，被上訴人就承攬義務之履行，並無可歸責之事由等語，資為抗辯。並答辯聲明：上訴駁回。
四、兩造不爭執之事實：㈠兩造於94年2月15日訂立系爭契約，約定由被上訴人為上訴
人設計系爭標誌，有系爭契約影本在卷可稽（見原審卷第4至6頁）。
㈡上訴人持系爭標誌據以製作診所招牌、名片、書籍及資料等
，並持向智慧財產局申請商標註冊獲准。嗣訴外人大千醫院提出異議，經智慧財產局審定近似而撤銷系爭標誌之商標註冊，有商標註冊證、智慧財產局95年2月27日商標異議審定書影本可證（見原審卷第118、121至122頁）。
㈢上訴人與訴外人大千醫院之商標註冊代理人均為訴外人林晉章。
㈣系爭標誌之商標註冊遭訴外人大千醫院異議後，被上訴人曾
重新設計圖樣若干個，提供予上訴人再行挑選使用，上訴人並未採用（見原審卷第68至第69頁）。
㈤上訴人於94年12月29日以存證信函、95年5月10日以律師函
催告被上訴人處理系爭標誌商標問題，被上訴人則以存證信函回覆上訴人已提供新修訂之商標，有上開存證信函及律師函等影本在卷可憑（見原審卷第70至第73頁）。
五、兩造爭執要點為：㈠不完全給付責任：⒈被上訴人是否未依債之本旨提出給付？⒉被上訴人是否因可歸責於己之事由未依債之本旨提出給付？⒊上訴人得否請求損害賠償？㈡瑕疵擔保責任：⒈上訴人有無依民法第493條第1項規定定期催告被上訴人修補瑕疵？⒉被上訴人有無於前項期限內修補瑕疵？⒊上訴人得否依民法第493條第2項規定請求償還修補必要費用？依民法第495條第1項規定請求損害賠償？茲就兩造爭點及本院得心證理由分述如下：
㈠關於不完全給付責任部分：
⒈被上訴人是否未依債之本旨提出給付？⑴按因可歸責於承攬人之事由致工作發生瑕疵，定作人除得依
民法第493條或第494條規定請求修補或解除契約或請求減少報酬外，亦得依民法第495條第1項規定請求損害賠償，惟該項規定之損害賠償不包括加害給付之損害（最高法院96年度第8次民事庭會議決議意旨參照）。而民法第227條則規定：
「因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償。」從而民法第495條雖就承攬人之不完全給付責任予以特別規定，惟其損害賠償範圍僅限於瑕疵給付部分，因此定作人若因可歸責於承攬人事由所致之加害給付而受有損害時，即得依民法第227條第2項規定，請求承攬人賠償損害。
⑵經查系爭合約第2條第4項既已載明：「乙方（即被上訴人）
保證依本合約可進行之企業形象規劃及所製作之文件各項設計，並無侵犯他人之著作權、商標權及其他智慧財產權之情事，如甲方（即上訴人）因行使乙方製作之企業形象規劃，而遭他人主張侵犯其著作權、商標權或其他智慧財產權時，乙方應負責將企業標誌重新設計。」有系爭契約影本在卷可稽（見原審卷第5頁反面）。則被上訴人依該項約定既應保證其所設計之標誌，並無侵犯他人之商標權等情事，足見被上訴人負有義務於事前查核、檢索其所設計完成之標誌，是否與他人已註冊之商標圖案雷同或近似。因此被上訴人依債之本旨所應提出之給付，即為「不得與他人已註冊之商標圖樣雷同或近似之標誌」，以供上訴人加以選擇。至於系爭標誌之圖樣設計，雖非由被上訴人單方所得片面決定，惟被上訴人依債之本旨所負有之上開義務，並不因上訴人享有圖樣設計選擇權而免除，否則系爭契約第2條第4項約定即失其意義且失其目的。
⑶而被上訴人所製作系爭標誌，經上訴人採用並持向智慧財產
局申請商標註冊獲准後，因訴外人大千醫院提出異議，而經該局審定近似並撤銷系爭標誌之商標註冊，已如前述，是據此足證被上訴人並未依債之本旨提出給付。則上訴人既因被上訴人不完全給付而受有損害，則上訴人即得依民法第227條第2項規定請求被上訴人負債務不履行責任。是上訴人此部分主張，即屬有據。
⒉被上訴人是否因可歸責於己之事由未依債之本旨提出給付？⑴按在債務不履行，債權人苟證明債之關係存在，債權人因關
於債之履行而受損害，即得請求債務人負債務不履行責任。如債務人主張損害之發生為不可歸責於債務人之事由所致，應由其負舉證責任，如未能舉證證明，即不能免責（最高法院29年上字第1139號判例意旨參照）。
⑵經查被上訴人所設計之系爭標誌，其中關於十字圖案部分，
與訴外人大千醫院之註冊商標完全相同，有智慧財產局商標資料檢索服務資料二份在卷可證（見原審卷第32至33頁）。
則大千醫院之註冊商標既得於智慧財產局網站資料庫檢索而得，足證被上訴人於設計系爭標誌時置該項查核機制於不顧，致使上訴人所註冊之系爭商標與大千醫院之商標相同而遭撤銷，是關於被上訴人之不完全給付，顯係可歸責於被上訴人之事由所致。被上訴人雖辯稱不可能保證系爭標誌絕對不會遭第三人異議云云，惟被上訴人既與上訴人訂立系爭契約而受有報酬，即應盡善良管理人之注意義務，且系爭契約既明白約定被上訴人保證不侵害他人商標權，則被上訴人即應依約履行。從而被上訴人事後雖又重新設計系爭標誌，但因被上訴人不願出具切結書保證不侵害他人商標權，則依系爭契約第2條第4項約定，仍不能認為被上訴人已依債之本旨提出給付，且為可歸責於被上訴人之事由所致。。
⑶至於上訴人雖另行委任商標代理人代為申請商標註冊，惟該
代理人是否依債之本旨為履行，則屬該代理人是否應對上訴人負債務不履行責任之問題，與本件被上訴人依系爭契約應負之責任無涉，亦即被上訴人既依系爭契約所負有上開保證不侵害他人商標權之義務，即不因上訴人另行委任商標代理人而減免，亦不因智慧財產局曾准許上訴人之申請商標註冊而異。又此外被上訴人並未舉證證明有何不可歸責於己之事由致債務不履行，是被上訴人此部分所辯，並不可採。
⒊上訴人得否請求損害賠償？⑴按因不完全給付致債權人之固有利益受侵害者，為加害給付
，此項損害係因債務人履行債務而發生，在本質上與給付不能及遲延給付所致損害不同，後者係因未為給付之不履行債務所致；惟因加害人與被害人間有債之關係存在，損害之發生又係因不完全給付所致，因此民法第227條第2項遂明定債權人就此損害得依債務不履行之規定，請求賠償。
⑵經查上訴人自費修改、訂製新的企業標誌，並更換已按系爭
標誌製作完成之加盟店診所招牌、名片、書籍及資料等，因而支出30萬7,650元之修補費用，業據其提出請款單及統一發票影本等為證（見原審卷第8至12頁），並為被上訴人所不爭執。則上訴人因被上訴人之不完全給付而受有上開損害，為固有利益受侵害，性質上為加害給付，則上訴人自得依民法第227條第2項規定，請求被上訴人賠償。
⑶又被上訴人雖辯稱：上訴人之其他加盟店，並非系爭契約之
當事人，且無論被上訴人是否知悉上訴人欲將註冊之商標提供其加盟店使用，被上訴人所得報酬均未隨上訴人加盟店家數量而增加，故即使被上訴人須賠償上訴人換招牌之費用，亦應限於上訴人本身更換招牌之費用。況上訴人係基於加盟契約向加盟店收取權利金，乃提供商標予加盟店使用，是上訴人應賠償其加盟店之損失，係因其等間之加盟契約，並非基於系爭契約，自不得依系爭契約請求被上訴人賠償其加盟店之損害。再依上訴人提出之客戶請款單所示，上訴人之加盟店所支出之招牌修改費數額並不一致，此應係因招牌材質不同所致，更非因被上訴人行為所致云云。惟按加害給付者，係因給付之不完全而對於債權人予以積極侵害，即超過履行利益或於履行利益以外發生其他損害者，並應賠償其損害。從而上訴人因更換其加盟店之招牌等標誌而受有損害，加盟店僅係單純使用者，並非債權主體，此一損害係屬上訴人本身之損害，自屬上訴人因系爭契約履行利益以外之損害，依民法第227條第2項規定，當然得請求被上訴人賠償。是被上訴人此部分所辯，均不足採。
㈡關於瑕疵擔保責任部分：
⒈關於民法第493條償還瑕疵修補費用部分：
⑴按工作有瑕疵者，定作人得定相當之期限，請求承攬人修補
之；承攬人不於前項期限內修補者，定作人得自行修補，並得向承攬人請求償還修補必要之費用，民法第493條第1項、第2項定有明文。所謂定作人得自行修補，係以承攬人不於定作人所定之期間內修補，或拒絕修補為其要件。良以定作人既願訂定承攬契約而將其工作委由承攬人承製，顯見對於工作瑕疵之補正，亦以承攬人有較強之修繕能力，能夠以較低廉之成本完成修補，定作人倘未先行定期催告承攬人是否修補瑕疵，自不容其逕自決定僱工修補；此不獨就契約係締約雙方以最低成本獲取最大收益之經濟目的所必然獲致之結論，且就避免使承攬人負擔不必要之高額費用之公平原則而言，自乃不可違背之法則（最高法院86年度台上字第2298號判決意旨參照）。
⑵按系爭合約第2條第4項約定：「乙方（即被上訴人）保證依
本合約可進行之企業形象規劃及所製作之文件各項設計，並無侵犯他人之著作權、商標權及其他智慧財產權之情事，如甲方（即上訴人）因行使乙方製作之企業形象規劃，而遭他人主張侵犯其著作權、商標權或其他智慧財產權時，乙方應負責將企業標誌重新設計。」有系爭契約影本在卷可稽（見原審卷第5頁反面）。經查被上訴人依系爭契約約定製作系爭標誌後，上訴人持以製作診所招牌、名片、書籍及資料等，並據以向智慧財產局申請商標註冊獲准。惟因訴外人大千醫院提出異議，經智慧財產局認為，上訴人與大千醫院之商標圖樣圖形近似程度高，且所指定使用之服務亦屬類似程度高之情形，一般消費者即有可能誤認二商標之服務為同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，而審定近似並撤銷系爭標誌之商標註冊，有商標註冊證、智慧財產局95年2月27日商標異議審定書影本可證（見原審卷第118、121至122頁）。是據此足證被上訴人製作系爭標誌，確實有遭他人主張侵犯其商標權之瑕疵。
⑶惟上訴人雖先後於94年12月29日以存證信函、95年5月10日
以律師函催告被上訴人修補系爭標誌未果，上訴人乃自行修補，並請求被上訴人償還瑕疵修補費用云云，有該等函文、請款單及統一發票影本可證（見原審卷第8至12、70、72頁）。惟綜觀該等函文全文，並無任何文字載明修訂期限。則據此足證上訴人並未依民法第493條第1項規定定相當期限催告請求被上訴人修補瑕疵。此外上訴人並未舉證證明已依民法第493條第1項規定定相當期限催告被上訴人修補瑕疵，則依上說明，上訴人自不得逕行修補後向被上訴人請求償還必要修補之費用。故上訴人依民法第493條第2項規定，請求被上訴人償還瑕疵修補費用，應屬無據。
⒉關於民法第495條損害賠償部分：
⑴按承攬人之工作有瑕疵，須定作人定相當期限請求承攬人修
補，承攬人如不於期限內修補時，定作人始得自行修補，並請求承攬人償還修補必要費用，或解除契約或請求減少報酬，此觀之民法第493條、第494條之規定自明。又因可歸責於承攬人之事由，致工作發生瑕疵，承攬人依民法第493條第1項之規定，本有修補瑕疵以獲取報酬之權利，不因其瑕疵係可歸責於承攬人而加以剝奪。因此定作人依民法第495條之規定，就工作瑕疵所受損害，請求承攬人損害賠償，仍須先行定期催告承攬人修補瑕疵，承攬人未於期限內修補時，始得為之（最高法院95年度台上字第2474號判決、96年度台上字第2070號判決意旨參照）。
⑵從而上訴人依民法第495條第1項規定，就系爭標誌瑕疵所受
損害請求被上訴人賠償，仍須先行定期催告被上訴人修補瑕疵，俟被上訴人未於期限內修補時，上訴人始得請求被上訴人賠償損害。惟上訴人並未依民法第493條第1項規定定相當期限催告被上訴人修補瑕疵，已如前述。從而依上說明，上訴人既未先定期催告被上訴人修補瑕疵，即不得逕依民法第495條第1項規定，請求被上訴人減少報酬及賠償因修補瑕疵所生之損害。是上訴人請求被上訴人減少承攬報酬半數並返還25萬5000元，另請求被上訴人賠償30萬7,650元之修補必要費用，即屬無據。
六、綜上所述，上訴人主張依民法第227條第2項規定，請求被上訴人給付30萬7,650元及法定遲延利息，為屬正當，應予准許，超過部分上訴人之請求並非正當。上開應准許部分，原審失察，未予詳酌，遽為上訴人敗訴判決，尚有違誤，上訴人此部分上訴為有理由，應由本院予以廢棄改判如主文第二項所示。至於上開不應准許部分，上訴人之請求，並非正當，原審判決上訴人敗訴，經核於法並無不合，上訴人就此部分上訴求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。
七、因本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及所提之證據，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。
八、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第450條、第449條第1項、第79條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 12 月 16 日
民事第七庭
審判長法 官 鄭三源
法 官 呂太郎法 官 邱 琦正本係照原本作成。
不得上訴。
中 華 民 國 97 年 12 月 16 日
書記官 廖艷莉