臺灣高等法院民事判決 97年度智上字第18號上 訴 人 佳慧化學工業有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 崔君瑋律師被 上訴人 智誠有限公司法定代理人 丙○○訴訟代理人 曾允斌律師被 上訴人 日商阿慕羅思股份有限公司法定代理人 甲○○○訴訟代理人 林志剛律師
楊憲祖律師黃闡億律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年12月24日臺灣士林地方法院95年度智字第34號第一審判決提起上訴，，本院於97年8月20日言詞辯論終結，判決如下：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人於原審原係請求⑴被上訴人不得將含有「黑彩」二字之商標之噴霧染髮劑或其他類型染髮劑（包括但不限於任何美容產品）輸入臺灣地區；⑵被上訴人應以自己之費用將所有侵害商標權之噴霧染髮劑或從事侵害行為之原料、器具（包括但不限於因假處分所扣押之13,020支噴霧染髮劑）銷燬之（見原審卷一第6、7頁，卷二第436頁）。嗣於本院聲明請求⑴被上訴人應停止出口、進口所有標示有如附圖所示之「黑彩」註冊商標之染髮劑至臺灣地區，並應停止在臺灣地區陳列、販售上開物品；⑵被上訴人應將其在臺灣地區所陳列、販售或占有之上開物品及標示有如附圖所示之「黑彩」註冊商標之包裝、廣告、說明書、價目表或其他文書回收、銷燬之（見本院卷二第166頁）。核屬聲明之更正，先予敘明。
二、上訴人主張：上訴人就其所產製之美髮系列產品，包括染髮噴霧劑、染髮劑等，已申請「黑彩」商標註冊，註冊號數為93428（上訴人另已聲請之商標註冊號數325060、261236，因與染髮劑產品無涉，故上訴人業已明確表示該二號商標不在本事件請求範圍內，見原審卷二第436頁、本院卷二第88頁）為「黑彩」商標之唯一合法專用權人。被上訴人日商阿慕羅思股份有限公司（下稱阿慕羅思公司）明知上訴人在臺灣擁有前揭「黑彩」商標權，卻於日本產製噴霧染髮劑，並以「黑彩」為商標，由被上訴人智誠有限公司（下稱智誠公司）輸入進口於臺灣市場販賣達數年之久，被上訴人阿慕羅思公司屢次就上訴人前開3件「黑彩」商標，向經濟部智慧財產局申請撤銷商標權之評定，惟均評定不成立，復經訴願、行政訴訟等救濟程序，被上訴人阿慕羅思公司亦均敗訴，是上訴人為前開3件「黑彩」商標之合法專用權人甚明。而上訴人於知悉前開侵權情事後，曾由代理商儒商企業有限公司，委請律師於民國94年6月10日發函予被上訴人智誠公司，除聲明上訴人始為「黑彩」系列商品之商標專用權人外，並要求被上訴人回收仿冒品，卻未獲置理，上訴人始轉向臺灣臺北地方法院檢察署提出刑事告訴，並向臺灣士林地方法院聲請假處分獲准（95年度裁全字第5272號），於被上訴人智誠公司之倉庫內扣得13020支之「黑彩」噴霧染髮劑仿品。被上訴人明知上訴人為前開「黑彩」商標之唯一合法專用權人，仍自日本輸入仿冒「黑彩」商標之噴霧染髮劑於台銷售，共同侵害上訴人之商標權，而進口之仿「黑彩」染髮劑，銷售單價為每支新台幣（以下如未特別標明幣別者均同）230元，被上訴人每年自日本進口臺灣之「黑彩」染髮劑數量平均為5萬支，而每支利潤為100元以上，估計上訴人因此每年損失達500萬元，是上訴人自得依民法第185條、商標法第61條第1項、第3項規定，訴請被上訴人連帶賠償上訴人1000萬元及法定遲延利息、被上訴人不得將含有「黑彩」二字之商標之噴霧染髮劑或其他類型染髮劑（包括但不限於任何美容產品）輸入臺灣地區、被上訴人應以自己之費用將所有侵害商標權之噴霧染髮劑或從事侵害行為之原料、器具（包括但不限於因假處分所扣押之13,020支噴霧染髮劑）銷燬之等語。原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，其上訴聲明為：(本院卷第134頁)㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人新台幣151萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢被上訴人應停止出口、進口所有標示有如附圖所示之「黑彩」註冊商標之染髮劑至臺灣地區，並應停止在臺灣地區陳列、販售上開物品。㈣被上訴人應將其在臺灣地區所陳列、販售或占有之上開物品及標示有如附圖所示之「黑彩」註冊商標之包裝、廣告、說明書、價目表或其他文書回收、銷燬之。㈤上開第㈡項聲明，請准上訴人供擔保後，宣告假執行。
三、被上訴人阿慕羅思公司則以：商標法係國內法，採屬地主義，商標權之保護，原則上僅及於一國領域之內，被上訴人阿慕羅思公司於日本使用「黑彩」商標於噴霧染髮劑商品之行為，並未侵害上訴人註冊之第93428號商標權。被上訴人智誠公司所進口而遭扣押之13020支噴霧染髮劑，其委託製造及銷售之地點均在日本，亦為上訴人前開商標專用權之效力所不及。縱認上訴人為前開註冊商標之合法專用權人，惟被上訴人阿慕羅思公司因於上訴人申請商標註冊前，繼受前手之利益，已有「先使用」之事實，故得主張商標法第30條第1項之「善意先使用」對抗上訴人。至被上訴人曾向智慧財產局申請評定上訴人前開商標專用權延展註冊無效，暨提起訴願、行政訴訟救濟，雖均遭評定不成立及敗訴判決，惟均不影響被上訴人阿慕羅思公司「善意先使用」系爭商標之事實。況上訴人於前揭商標評定案及行政訴訟中，屢次強調訴外人達康化學製藥工業有限公司（下稱達康公司）與被上訴人阿慕羅思公司之前手「堀井藥品工業株式會社」間成立商標信託關係，係因當時商標之移轉不易，基於便利緣故，故將「黑彩」商標信託登記於達康公司名下，待合作關係結束期間屆滿後，即將上開商標移轉予「堀井藥品工業株式會社」，是以達康公司具有取得「黑彩」商標權之正當權源，嗣由「堀井化工廠」即黃乙○○、上訴人接續合法繼受取得「黑彩」商標，故主張上訴人並無襲用被上訴人阿慕羅思公司「黑彩」商標之主觀故意等語，基於禁反言原則，上訴人既因被上訴人阿慕羅思公司前手「堀井藥品工業株式會社」之授權，始取得登錄「黑彩」商標權之正當權源，則對繼受「堀井藥品工業株式會社」之「黑彩」相關營業之被上訴人阿慕羅思公司使用「黑彩」商標行為，上訴人自不得主張有侵害其商標權等語，資為抗辯。其答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
四、被上訴人智誠公司辯稱：被上訴人阿慕羅思公司之前手「堀井藥品工業株式會社」係「黑彩」商標之首創者，其於61年即已使用「黑彩」商標於染髮劑產品上，而據其於62年5月7日與訴外人達康公司負責人黃桂昌所簽立製造販賣委託契約書第5條約定：「甲方（即達康公司）將接受乙方（即「堀井藥品工業株式會社」）技術提供之化粧品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方所保有」，嗣於同年10月1日，因達康公司負責人變更為黃乙○○（即上訴人公司負責人），故與「堀井藥品工業株式會社」重新簽訂製造販賣委託契約書，契約內容不變，仍授權達康公司在台銷售「黑彩」之相關產品，達康公司並於63年10月31日出具「覺書」，表明同意即日將商標所有權移轉「堀井藥品工業株式會社」。而64年4月15日黃乙○○因獨資成立「堀井化工廠」，乃以「堀井化工廠」名義與「堀井藥品工業株式會社」簽訂契約書，該約第6條亦約定：「甲方（即堀井化工廠）將接受乙方（即堀井藥品工業株式會社）技術提供之化妝品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方保有... 」。上訴人於另案行政訴訟中亦自認「黑彩」商標係被上訴人阿慕羅思公司之前手「堀井藥品工業株式會社」信託登記於訴外人達康公司名下，再由上訴人繼受取得「黑彩」商標，是上訴人對「黑彩」商標之真正權利人為「堀井藥品工業株式會社」乙事知之甚詳，上訴人並未合法取得「黑彩」商標甚明。又「堀井藥品工業株式會社」於64年前即在台販售「黑彩」噴霧染髮劑，且已有相當知名度。嗣被上訴人阿慕羅思公司繼受「堀井藥品工業株式會社」之化粧品事業部營業後，並陸續於馬來西亞、韓國、香港等地申請註冊「黑彩」商標，被上訴人智誠公司於90年4月1日獲被上訴人阿慕羅思公司之授權，成為其「黑彩」噴霧染髮劑相關產品在台之總經銷，並進口被上訴人阿慕羅思公司所製造之「黑彩」噴霧染髮劑於台販售，上訴人曾對被上訴人智誠公司負責人丙○○提出刑事告訴，業經臺灣臺北地方法院檢察署以95偵字第5652號、第5653號、第11246號為不起訴處分，已認定被上訴人阿慕羅思公司及智誠公司進口之「黑彩」染髮劑，關於「黑彩」商標圖樣，實係於我國智慧財產局之前身即中央標準局受理註冊前，即已善意使用，上訴人雖提起再議、聲請交付審判，均遭駁回而告確定，故被上訴人智誠公司並未侵害上訴人上開商標權等語，資為抗辯。其答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
五、查上訴人為註冊第93428號之「黑彩」商標權人，專用期間為66年12月1日至76年11月30日96年11月30日，專用類別產品為染髮劑。有商標註冊證、經濟部智慧財產局商標資料檢索可稽（見原審卷一第16、17頁、卷二第48頁）。
六、上訴人主張被上訴人共同輸入仿冒「黑彩」商標之噴霧染髮劑於台銷售，侵害上訴人之商標權，依民法第185條、商標法第61條第1項、第3項規定，請求被上訴人連帶賠償及排除侵害云云。被上訴人則以前詞置辯。茲查：
㈠、註冊第93428號「黑彩」商標原由訴外人達康公司於66年5月21日申請，於同年12月1日取得註冊，於73年4月1日經核准變更註冊人名稱為萬能化學製藥工業有限公司（下稱萬能公司），復於74年3月1日移轉予慧聰貿易有限公司（下稱慧聰公司），再於74年11月16日移轉予上訴人，有商標註冊簿資料查詢表可憑（見原審卷三第30頁）。又訴外人「堀井藥品工業株式會社」於62年5月7日與達康公司簽訂「製造販賣委託契約書」（見原審卷二第187至189頁），嗣因訴外人達康公司之負責人變更為黃乙○○（即上訴人法定代理人），於62年10月1日重新簽訂「製造販賣委託契約書」（見原審卷二第190至194頁)，後因黃乙○○另行成立「堀井化工廠」，「堀井藥品工業株式會社」又於64年4月15日與「堀井化工廠」即黃乙○○訂約（見原審卷二第198至204頁)，約定由「堀井化工廠」即黃乙○○在中華民國境內製造及販賣「堀井藥品工業株式會社」所製造之各種化妝品之事實，亦有上開製造販賣委託契約書、契約書在卷可憑。
㈡、經查，達康公司（負責人黃桂昌即黃乙○○之夫）、黃乙○○於62年4月2日共同出具「覺書」，表明其等為確保有關商標權利，而以其本人或達康公司名義向我國申請之「堀井」、「黑彩」、「アモロスAmorous」之商標專用權益仍屬「堀井藥品株式會社」所有，「堀井藥品株式會社」如有需要，達康公司或黃乙○○願負責將各項商標權移轉於「堀井藥品株式會社」名下等情，有該覺書在卷足憑（見原審卷二第384頁）。又查，「堀井藥品工業株式會社」於62年5月7日與訴外人達康公司（負責人黃桂昌）簽立「製造販賣委託契約書」，該約第1條約定：「乙方（即「堀井藥品工業株式會社」）承認甲方（即達康公司）在中華民國境內製造及販賣乙方所製造之各種化妝品」，第5條約定：「甲方將接受乙方技術提供之化粧品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方所保有…本契約生效中，乙方承諾無條件給予甲方使用。」（見原審卷二第187、188頁），嗣於同年10月1日，因達康公司負責人變更為黃乙○○（即上訴人法定代理人），雙方乃重行簽訂類似內容之「製造販賣委託契約書」（見原審卷二第190至194頁），仍由「堀井藥品工業株式會社」委託達康公司在台製造並販賣「堀井藥品工業株式會社」所製造的各種化妝品，並同意由達康公司申請登錄商標，惟登錄權仍為「堀井藥品工業株式會社」所保有，僅在契約有效期間提供達康公司使用。嗣因64年4月15日黃乙○○獨資成立「堀井化工廠」，「堀井藥品工業株式會社」乃再與「堀井化工廠」簽訂契約書，該約第1條、第6條亦分別約定：「乙方（即堀井藥品工業株式會社）承認甲方（即堀井化工廠）在中華民國境內製造及販賣乙方所製造的各種化妝品」、「甲方將接受乙方技術提供之化妝品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方保有。…但本契約生效期間中，乙方承諾無條件給予甲方使用。」（見原審卷二第198至204頁）由上開契約內容觀之，達康公司與堀井化工廠均係接受堀井藥品工業株式會社技術提供在我國境內製造及販賣堀井藥品工業株式會社所製造之各種化妝品，雖然其契約約定該化妝品之商標註冊由達康公司或堀井化工廠向我國政府申請登錄，但亦約明該商標登錄權仍為堀井藥品工業株式會社所有，僅在契約有效期間，由堀井藥品工業株式會社承諾無條件給予達康公司或堀井化工廠使用。則堀井藥品株式會社自有權使用系爭商標，不因達康公司或堀井化工廠為商標登錄人而受影響。再者，堀井藥品工業株式會社早於64年9月29日即在中央日報刊登之廣告（見原審卷二第207頁），表明「黑彩」自動噴霧染髮劑係該公司產品，並附有「黑彩」商標圖樣，及載明「請認明日本『黑彩』！」等情，亦可證明堀井藥品工業株式會社仍以其係「黑彩」之商標權人自居，繼續保有其使用「黑彩」商標之權利，並未因其同意授權達康公司、堀井化工廠接受其技術提供之化妝品，向我國申請商標註冊，其商標權歸達康公司所有，即限制堀井藥品工業株式會社不得再使用「黑彩」之商標圖樣。
㈢、上訴人於原審雖主張前揭64年9月29日廣告實係訴外人「堀井化工廠」所刊登，係因斯時國人崇日，才以「堀井藥品工業株式會社」名義刊登，且廣告內文所刊登註冊第68618號商標，係屬東方化學製藥公司（下稱東方公司）所有，並非訴外人「堀井藥品工業株式會社」云云。惟查，訴外人東方公司（負責人：陳田）於63年9月23日以「黑彩」為商標申請註冊用於面霜、整髮劑等商品，嗣因堀井藥品工業株式會社與達康公司訂有前開製造販賣委託契約，遂由堀井藥品工業株式會社、達康公司共同出資4萬元（其中堀井藥品工業株式會社出資日幣288,800元），並推達康公司於63年3月18日向訴外人東方公司購得註冊第68618號商標，有協議書影本（見原審卷一第196、197頁）、63年10月31日覺書影本、收據影本（見原審卷二第379、380頁）在卷可佐。東方公司旋於63年4月10日將第68618號「黑彩」商標移轉登記於訴外人達康公司名下，並在63年10月31日由達康公司（負責人：
黃乙○○）出具覺書，表明同意將包括「黑彩」等共14件商標所有權移轉予訴外人「堀井藥品工業株式會社」，後因達康公司將對堀井藥品工業株式會社之權利義務讓與「堀井化工廠」，該註冊第68618號商標於64年6月2日再轉讓予訴外人「堀井化工廠」，有商標檢索查詢服務表、審定商標變更事項表、覺書（見原審卷二第363頁、第378、379頁）在卷可佐。依前開之製造販賣委託契約、契約書及覺書之內容，足認「堀井藥品工業株式會社」透過達康公司、「堀井化工廠」在台製造、販售「黑彩」系列產品，並協議將「黑彩」商標登記於訴外人達康公司及「堀井化工廠」名下（上訴人於台北高等行政法院91年度訴字第2324號商標評定事件中亦主張達康公司係因「堀井藥品工業株式會社」以信託方式將「黑彩」商標登記其名下，見原審卷二第338至357頁）。因此，64年9月29日中央日報上刊登前揭廣告時，「堀井化工廠」雖為第68618號「黑彩」商標名義上之商標權人，惟其權利實源自「堀井藥品工業株式會社」之授權，堀井化工廠始可以「堀井藥品工業株式會社」名義刊登該廣告，並表明「黑彩」自動噴霧染髮劑係「堀井藥品工業株式會社」產品，並附有「黑彩」商標圖樣。由該廣告刊登之內容更足證訴外人「堀井藥品工業株式會社」在台授權堀井化工廠製造及進口銷售「黑彩」產品之事實。
㈣、復查，「堀井藥品工業株式會社」係於昭和47年（西元1972年，民國61年）委託第三人和田孝司書寫「黑彩」字體，創立「黑彩」商標圖樣，並將「黑彩」商標圖樣使用於染髮劑等化妝品上，作為表彰商品之標誌、來源，並廣告行銷，業據被上訴人阿慕羅思公司提出昭和47年11月1日「美容ニェ─ス」（中譯：美容新聞）第236號、1972年10月廣告傳單、「アモロス」雜誌之1972年冬季號封面暨內文、「しんびよう」雜誌（中譯：新美容）1973年1月號封面及廣告及昭和47年4月1日至昭和48年3月31日營業報告書（見原審卷二第168頁至第185頁參照)為證，依該「黑彩」商標圖樣佔該染髮劑產品外觀正面顯眼之重要位置以觀，應認「堀井藥品工業株式會社」於昭和47年（民國61年）即將「黑彩」商標圖樣在日本國作為表彰營業商譽之使用。又被上訴人主張「堀井藥品工業株式會社」於昭和47年8月25日即向日本國之商標局申請以「黑彩」為商標註冊用於化妝品等商品，但因該國商標局以「黑彩」二字在日文中因與「烏黑」、「黑亮」等色彩形容詞同義，不能單獨作為商標使用，而以「不具識別性」為由駁回等情，有昭和47年8月25日「黑彩」商標註冊申請書等影本（見原審卷二第186頁）及拒絕查定謄本（見原審卷二第293頁）在卷可佐，應屬可信。亦足見「堀井藥品工業株式會社」確實要將「黑彩」商標圖樣申請為商標，雖因故無法獲准，然並不影響其將「黑彩」商標圖樣當作識別產品來源之表徵，表彰營業商譽，並為廣告行銷之使用事實。參以前揭堀井藥品工業株式會社於62年起即在台授權達康公司及堀井化工廠製造及進口銷售「黑彩」商標產品之事實。足認「堀井藥品工業株式會社」不僅於61年起即在日本將「黑彩」圖樣當作商標使用，並自62年起即在我國有授權達康公司或堀井化工廠使用該「黑彩」圖標作為商標。
㈤、上訴人雖主張現行商標法第30條第1項第3款規定「善意先使用」之抗辯，係於82年12月22日修正公布施行。基於「法律不溯及既往原則」，被上訴人阿慕羅思公司抗辯其前手「堀井藥品工業株式會社」於62年在臺灣地區已有先使用系爭「黑彩」商標之事實，即無理由。又當時商標法採取「先申請註冊主義」，縱有上開先使用商標之事實，如未依法申請註冊，即不受保護，達康公司於66年5月申請系爭「黑彩」商標並取得註冊商標專用權時，「堀井藥品工業株式會社」、被上訴人阿慕羅思公司即不得再行使用系爭「黑彩」商標於相同之染髮劑商品上等等。經查，由上述達康公司、黃乙○○於62年4月2日共同出具「覺書」，表明其等為確保有關商標權利，而以其本人或公司名義向我國申請之「堀井」、「黑彩」、「Amorous」之商標專用權益仍屬「堀井藥品株式會社」所有，「堀井藥品株式會社」如有需要，達康公司或黃乙○○願負責將各項商標權移轉於「堀井藥品株式會社」名下，以及堀井藥品工業株式會社與達康公司、堀井化工廠所簽訂之契約顯示堀井藥品工業株式會社在台係授權達康公司及堀井化工廠製造及進口銷售「黑彩」商標產品之事實，堀井藥品工業株式會社仍繼續保有其使用「黑彩」商標之權利，並未因其同意授權達康公司、堀井化工廠接受其技術提供之化妝品，向我國申請商標註冊，其商標權歸達康公司所有，即限制堀井藥品工業株式會社不得再使用「黑彩」之商標圖樣，業如前述。上訴人主張達康公司於66年5月申請系爭「黑彩」商標並取得註冊商標專用權時，堀井藥品工業株式會社即不得再行使用系爭「黑彩」商標於相同之染髮劑商品上一節，即非可採。
㈥、再查，被上訴人阿慕羅思公司係於昭和41年5月間成立，係「堀井藥品工業株式會社」之關係企業，原名「大阪株式會社」，至昭和50年間，「堀井藥品工業株式會社」將其內部「化妝品事業部」獨立，「大阪株式會社」亦於同年4月20日更名為「株式會社」（即被上訴人阿慕羅思公司），並繼受前揭原「化妝品事業部」之營業，有被上訴人阿羅慕思公司簡介、1974年堀井藥品工業株式會社「入社案內」（中譯：入社介紹）、1984年被上訴人阿慕羅思公司登記簿謄本、2003年被上訴人阿慕羅思公司履歷事項證明書、「堀井藥品工業株式會社」及被上訴人阿慕羅思公司致客戶信函及商標權讓渡書等影本（見原審卷二第209頁至第241頁）在卷足稽。依前開「堀井藥品工業株式會社」致客戶信函內容載稱：「長久以來受您惠顧的可慕羅斯各種製品的相關事業，已與本公司的業務分離，設立新的『阿慕羅思股份有限公司』（即被上訴人阿慕羅思公司），已將事業全部讓與該公司」等語（中譯文見原審卷二第237頁），及訴外人「堀井藥品工業株式會社」將其56件商標權全部讓與被上訴人阿慕羅思公司（見原審卷二第238至241頁）等情以觀，足認被上訴人辯稱「堀井藥品工業株式會社」業將原「化妝品事業部」之營業全部讓與被上訴人阿慕羅思公司，應屬可信。按營業讓與乃將出讓人之資產及負債概括移轉予受讓人，商標圖樣之使用，具有商業上價值，亦應認屬資產之部分。又商標圖樣善意先使用之事實，具有得對抗商標專用權人之法律利益，亦具有財產上之價值，自應認為商標圖樣「善意先使用」之事實，屬於得為後手繼受之法律上利益。此外，「堀井藥品工業株式會社」於讓與「化妝品事業部」之前，持續將「黑彩」商標圖樣作為染髮劑等商品之識別標誌使用，用以表彰其營業，行之有年，業如前述，故被上訴人阿慕羅思公司自其受讓「化妝品事業部」之營業後，並據以繼續生產銷售使用「黑彩」商標圖樣之噴霧染髮劑，即當然概括承受使用「黑彩」商標圖樣之利益。被上訴人阿羅慕思公司繼受前手「堀井藥品工業株式會社」之化妝品業務後，仍持續使用「黑彩」商標圖樣於噴霧染髮劑等產品上，並行銷於日本、臺灣、中國、香港、泰國等地，表彰營業信譽；「堀井藥品工業株式會社」亦於昭和52年（民國66年）與被上訴人阿慕羅思公司簽約，協議於「堀井產業株式會社」開始運作前，被上訴人阿慕羅思公司仍將阿慕羅思產品交由「堀井藥品工業株式會社」生產；嗣於1984年（民國73年），阿慕羅思公司並以前揭「黑彩」商標圖樣為核心，於日本聲請註冊聯合商標「黑彩」獲准等情，有日本美容新聞廣告、臺灣、中國、香港、泰國之廣告及行銷資料、昭和52年3月31日被上訴人阿慕羅思公司與「堀井藥品工業株式會社」之取引契約書、日本註冊第0000000號商標註冊申請書、通知書及商標公報等影本（見原審卷二第242頁至第292頁、第294頁至第298頁）附卷可稽，足認「堀井藥品工業株式會社」確已將「黑彩」商標圖樣之使用權益，於讓與「化妝品事業部」時，一併移轉予被上訴人阿慕羅思公司。被上訴人阿慕羅思公司據以援引主張堀井藥品工業株式會社前揭先使用「黑彩」商標圖樣之事實作為其不受上訴人商標權效力拘束之抗辯，即屬於法有據。
㈦、現行商標法第30條第1項第3款規定「善意先使用」之抗辯，雖係於82年12月22日修正公布施行，但依上所述，上訴人達康公司於66年5月申請系爭「黑彩」商標並取得註冊商標專用權時，堀井藥品工業株式會社仍得繼續使用系爭「黑彩」商標於相同之染髮劑商品，被上訴人阿慕羅思公司亦得援引主張堀井藥品工業株式會社前揭先使用「黑彩」商標圖樣之事實作為抗辯事由。因此，被上訴人阿慕羅思公司迄至商標法82年12月22日修正公布施行時仍有繼續善意先使用「黑彩」之事實，自可主張商標法第30條第1項第3款所規定「善意先使用」之抗辯，使用系爭「黑彩」商標於染髮劑商品。上訴人主張現行商標法第30條第1項第3款規定「善意先使用」之抗辯，係於82年12月22日修正公布施行，基於法律不溯及既往原則，被上訴人阿慕羅思公司不能抗辯其前手「堀井藥品工業株式會社」於62年在臺灣地區已有先使用系爭「黑彩」商標等等，非屬可採。
㈧、上訴人主張系爭「黑彩」商標權經移轉予訴外人萬能公司後，「堀井藥品工業株式會社」、被上訴人阿慕羅思公司及達康公司均不得為善意先使用「他人」商標之抗辯一節。經查，商標法第30條第1項第3款規定所謂「他人」文義，係指取得商標註冊之人。本件系爭註冊第93428號商標係由達康公司於66年12月1日取得商標專用權，而達康公司取得商標註冊前，該「黑彩」商標係由「堀井藥品工業株式會社」先使用，並授權達康公司在國內取得商標註冊，業如前述。而達康公司與堀井藥品工業株式會社乃不同之權利義務主體，對「堀井藥品工業株式會社」而言，達康公司自屬商標法第30條第1項第2款所指之他人。則在被上訴人阿慕羅思公司前手「堀井藥品工業株式會社」於達康公司取得第93428號商標專用權後既仍可基於先使用及其與達康公司契約約定繼續使用「黑彩」商標情形下，系爭註冊第93428號商標縱嗣後移轉予訴外人萬能公司取得，再輾轉由上訴人公司取得商標權，上訴人公司仍不能否認被上訴人阿慕羅思公司前手「堀井藥品工業株式會社」有於達康公司申請第93428號商標註冊前，善意使用於「黑彩」商標於染髮劑商品之事實以及被上訴人阿慕羅思公司得據以援引作為抗辯事由。上訴人主張系爭「黑彩」商標權經移轉予訴外人萬能公司後，「堀井藥品工業株式會社」、被上訴人阿慕羅思公司及達康公司均不得為善意先使用「他人」商標之抗辯部分，亦非可採。
七、綜上，被上訴人阿慕羅思公司係繼受其前手「堀井藥品工業株式會社」善意先使用「黑彩」商標圖樣之法律上利益，依商標法第30條第1項第3款之規定，於原使用之商品即「黑彩」噴霧染髮劑範圍內，得以對抗上訴人而不受註冊第93428號商標專用權效力之拘束。又被上訴人智誠有限公司於90年4月1日獲被上訴人阿慕羅思公司之授權，成為該公司「黑彩」噴霧染髮劑相關產品在台之總經銷，並進口被上訴人阿慕羅思公司所製造之「黑彩」噴霧染髮劑於台銷售，基於同一權源，自亦不受上訴人註冊第93428號商標商標專用權效力之拘束。因此，上訴人雖為上開「黑彩」商標之專用權人，惟基於被上訴人阿慕羅思公司之前手「堀井藥品工業株式會社」於最早第93428號商標申請註冊前，已於日本、臺灣存有「善意先使用」該商標圖樣之事實，依商標法第30條第1項第3款規定，於原使用之商品即「黑彩」噴霧染髮劑範圍內，不受上訴人註冊上開商標權效力之拘束，被上訴人阿羅慕思公司繼受該「善意先使用」之法律上利益，並授權被上訴人智誠公司為在台總經銷商，輸入「黑彩」噴霧染髮劑銷售等行為，上訴人均應容忍。從而，上訴人依民法第185條及商標法第61條第1項、第3項請求⑴被上訴人應連帶給付上訴人新台幣151萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；⑵被上訴人應停止出口、進口所有標示有如附圖所示之「黑彩」註冊商標之染髮劑至臺灣地區，並應停止在臺灣地區陳列、販售上開物品；⑶被上訴人應將其在臺灣地區所陳列、販售或占有之上開物品及標示有如附圖所示之「黑彩」註冊商標之包裝、廣告、說明書、價目表或其他文書回收、銷燬之；洵屬無據，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無違誤。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。
八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 9 月 3 日
民事第一庭
審判長法 官 張耀彩
法 官 林金吾法 官 盧彥如正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 97 年 9 月 4 日
書記官 鄭兆璋附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。