臺灣高等法院民事判決 98年度上更㈠字第13號上 訴 人 甲○○訴訟代理人 謝曜焜律師複代理人 吳俊達律師被上訴人 乙○○訴訟代理人 林發立律師
呂靜怡律師上列當事人間請求履行契約事件，上訴人對於中華民國96年6月21日台灣台北地方法院96年度訴字第1778號第一審判決提起上訴，並為訴之變更，經最高法院第一次發回更審，本院於99年3月9日言詞辯論終結，判決如下：
主 文除確定部分外之變更之訴駁回。
除確定部分外之變更之訴及發回前第三審（除確定部分外）訴訟費用，由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款分別定有明文。
二、經查：㈠上訴人於原審係請求被上訴人應協同上訴人向經濟部智慧
財產局（下稱智慧局）申請將如原審起訴狀附件1所示（註冊號第00000000號、第00000000號、第00000000號大位元商標、第00000000號BIG BYTE LANGUAGE SCHOOL等4個商標－後二項為本院審理範圍，下稱系爭商標）商標註冊事項中之商標權人變更登記為兩造；以及被上訴人不得將上開商標，使用於被上訴人所經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上（見原審96年度北調字第10號民事聲請事件卷－下稱原審調解卷－第3頁）。
㈡原審判決上訴人全部敗訴，上訴人聲明不服，提起上訴，
經為訴之追加及變更上訴聲明後，嗣於民國（下同）97年5月8日以民事變更聲明暨上訴理由狀為訴之變更（見本院前審卷第137頁至第140頁書狀），就註冊號00000000號、第00000000號二項商標部分不再主張，僅依兩造簽訂之合夥契約書請求被上訴人協同上訴人向智慧局申請將附表所示之編號1、2（即註冊號第00000000號大位元商標、註冊號第00000000號BIG BYTE LANGUAGE SCHOOL商標－即系爭商標）註冊商標專用權移轉登記為兩造共有（此部分經本院前審判決上訴人勝訴，被上訴人聲明不服，提起上訴，經最高法院廢棄發回，此為本院審理範圍。至上訴人於上開書狀另訴請於前開移轉登記後，被上訴人不得將系爭商標，使用於被上訴人所經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上部分，經本院前審判決上訴人敗訴，上訴人未聲明不服，業已確定，故不在本院審理範圍，茲不贅述），核與民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款規定相符，應予准許。
貳、實體方面：
一、本件上訴人主張：㈠兩造於86年4月3日簽訂「大種子語言學校合約書／隱名合
夥契約書」（下稱大種子隱名合夥契約書），復於同年12月30日與訴外人吳家樓、蔡莉芸簽訂「大位元語言學校合約書／隱名合夥契約書」（下稱大位元隱名合夥契約書，上開2件隱名合夥契約書合稱系爭合約）。嗣蔡莉芸決定不參與合夥，其原訂出資比例由伊承受，吳家樓後來亦退出合夥關係，大位元語文補習班成為對外由被上訴人獨資經營，對內為被上訴人與伊隱名合夥之事業，兩造出資額各占百分之50。
㈡兩造為經營上開補習班，曾向智慧局申請註冊系爭商標，
並於系爭合約第3條約定系爭商標為兩造所共有等情，爰依系爭合約第3條第1款（上訴人誤載為第1項），求為命：被上訴人應協同上訴人向智慧局申請將系爭商標專用權，移轉登記為兩造共有之判決（有關上訴人於原審之請求內容，嗣後為訴之追加與變更，變更後，上開部分經本院前審判決上訴人勝訴，被上訴人聲明不服，提起上訴，而經最高法院廢棄發回部分；以及上訴人變更後其餘部分，經本院前審判決駁回，上訴人未聲明不服，業已確定乙節，已如前述）。變更後訴之聲明：被上訴人應協同上訴人向智慧局申請將如附表編號1、2所示商標專用權，移轉登記為兩造共有（見本院卷第152頁書狀）。
二、被上訴人則以：㈠依系爭合約第3條約定，兩造因執行系爭補習班事務所共
同開發、創造以補習班名義登記之註冊商標權，始由雙方共有，伊於兩造簽訂系爭合約前之84年5月23日已為系爭附表編號1商標之申請註冊，顯見兩造絕無為經營系爭補習班而向智慧局申請註冊上開商標之情事。
㈡又簽訂系爭合約時，商標專用權依法不能登記為共有，兩
造亦無將系爭商標移轉為共有之合意。何況兩造既無繼續合作計畫，若將系爭商標登記為兩造共有，亦會產生混淆，於法不合等語，資為抗辯。並答辯聲明：變更之訴（除確定部分外）駁回。
三、兩造不爭執事項（請見本院卷第65頁、第94頁、第197頁反面之筆錄）：
㈠被上訴人於84年5月23日、91年10月16日，申請系爭編號1
、2之服務標章，經智慧局核准註冊，嗣商標法於92年5月28日經總統令修正施行，並自公布起6個月後施行，上開已註冊之服務標章，依商標法第85條規定，自92年11月28日起視為商標。
㈡兩造於86年4月3日簽訂大種子隱名合夥契約書，約定上訴人為隱名合夥人，被上訴人為出名營業人。
㈢兩造與訴外人吳家樓、蔡莉芸於86年12月30日簽訂大位元
隱名合夥契約書，約定上訴人為隱名合夥人，被上訴人、吳家樓及蔡莉芸為出名營業人。而蔡莉芸於簽約後不久即退出，吳家樓於91年2月間退夥，並就其出資額及應得利益予以結算。至吳家樓之出資比例則由兩造各承擔2分之1。
四、本件經依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第3款規定，整理並協議簡化爭點後，兩造同意就本院98年4月21日準備程序中，兩造協議簡化之爭點為辯論範圍（見本院卷第65頁反面之筆錄）。茲就兩造之爭執點及本院判斷，分述如下：
㈠依智慧局97年1月28日、88年7月20日之函文及95年7月13
日公告「商標共有申請須知」以前，該局就商標專用權是否並不接受申請註冊登記為共有或受讓為共有？⒈智慧局雖於95年7月13日公告「商標共有申請須知」，
惟於上開商標共有申請須知公告以前，該局就商標專用權是否接受申請註冊登記為共有或受讓為共有乙節，曾於88年7月20日以智商980字第215308號函表示略以：「…為保障消費者利益，避免其對使用相同或近似商標之商品來源產生混淆誤認之虞，依同法（商標法）第22條規定，限同一人得以同一或近似商標圖樣申請註冊為聯合商標及防護商標，除非經商標專用人同意授權使用外，商標法原則上並不允許不同人以相同或近似之商標圖樣指定使用於同一或類似之商品。…依民法規定，一般權利固可移轉為數人共有，惟為避免與商標法規範所取得專用權利之性質相抵觸，目前本局審查實務，固接受合夥人以公同共有之方式為申請註冊人或受讓商標專用權，惟其使用僅得以表彰同一來源之『合夥』組織型態加以標示（或併列具公同關係之共有人方式），尚難以民法上籠統之『共有』概念涵蓋之。商標法固無明文禁止將其權利移轉為多數人共有之限制規定，惟依商標法註冊所取得者既為專用之權利，解釋上其使用必須以共同之同一來源加以標示，始能符合商標法相關法規範意旨…」，有智慧局上開函文影本1份附卷可稽（見本院前審卷第66頁）。
⒉本院前審就上開事項，經向智慧局函詢結果，該局於97
年1月28日以（97）智商0390字第09780034870號函回復略稱：「…按商標法第2條規定，凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。從其文義可知商標法並無明文禁止多數人共有商標之限制規定，惟為保障消費者利益，避免其對使用相同或近似商標之商品或服務來源產生混淆誤認之虞，商標法原則上並不允許不同人以相同或近似之商標圖樣指定使用於同一或類似之商品或服務（最高法院86年度台上字第2156號民事判決意旨參照），因此本局在95年7月13日公告『商標共有申請須知』以前，審查實務上固接受合夥人（或並列具公同共有關係之共有人）為申請註冊人或受讓商標權，若非合夥；非公同共有人者，實務上尚不受理申請登記為共有（本局88年7月20日智商980字第215308號函參照）」，有智慧局上開函併檢附該局88年7月20日智商980字第215308號函各1份附卷可稽（見本院前審卷第62頁至第66頁）。
⒊由智慧局上開2份函文可知，該局於95年7月13日公告「
商標共有申請須知」以前，於審查實務原則上不受理申請登記為共有，僅例外接受合夥人（或並列具公同共有關係之共有人）為申請註冊人或受讓商標權，故若非合夥、非公同共有人者，該局則不受理申請登記為共有。⒋從而，兩造於86年4月3日、12月30日簽訂系爭合約時，
雖於合約第3條分別約定「補習班名稱定名為台北市私立大種子語文短期補習班，取得之註冊商標權，由雙方共有」、「補習班名稱定名為台北市私立大位元短期補習班，取得之註冊商標權，由雙方共有」（見原審調解卷宗第19頁、第14頁）。惟兩造間係隱名合夥關係，所經營之事業，係出名營業人即被上訴人之事業，此與民法第667條規定之合夥所經營之事業，為合夥人全體共同之事業，二者並不相同（最高法院42年台上字第434號判例意旨參照）；且因上訴人主張系爭合約第3條第1款所約定之共有，其性質為一般共有（見本院卷第23頁、第96頁反面、第152頁反面至第153頁），亦與智慧局前開審查實務所能接受之公同共有情形不同。故被上訴人抗辯依兩造簽訂系爭合約時智慧局之審查實務，係不接受將系爭商標申請登記為共有乙節，尚屬可採。
⒌次查：
⑴按稱隱名合夥者，謂當事人約定，一方對於他方所經
營之事業出資，而分受其因營業所生之利益，及分擔其所生損失之契約；又隱名合夥人之出資，其財產權移屬於出名營業人，民法第700條、第702條分別定有明文；又隱名合夥係為出名營業之人而出資，並不協同營業，與普通合夥由合夥員共同出資，以經營共同之事業者，顯有區別（最高法院18年上字第1722號判例意旨參照）。
⑵本件被上訴人於85年6月22日即已在台北市○○路○段
○○○巷○○號1樓自行設立「台北市大位元珠算短期補習班」之事實，有被上訴人提出之台北市政府教育局85年7月3日北市教四字第33727號函影本1份存卷可參（見原審卷96年度訴字第1778號卷〈下稱原審卷〉第71頁）；而上訴人於起訴狀內亦記載被上訴人自84年於上開地點出資設立台北市私立大位元語文補習班，因擴大營業規模而求資金，乃邀伊及訴外人吳家樓、蔡莉芸入夥等語（見原審調解卷第3頁）。足見被上訴人抗辯於兩造簽訂系爭合約前，伊即已在上開地點開設補習班之事實，即屬可採。
⑶又兩造於86年4月3日簽訂大種子隱名合夥契約書，約
定上訴人為隱名合夥人，被上訴人為出名營業人；兩造與訴外人吳家樓、蔡莉芸於86年12月30日簽訂大位元隱名合夥契約書，亦約定上訴人為隱名合夥人，被上訴人、吳家樓及蔡莉芸為出名營業人之事實，為兩造所不爭執（見兩造不爭執事項㈡、㈢）。故兩造間之關係既係隱名合夥關係，則本件隱名合夥所經營之事業，係出名營業人即被上訴人之事業，並非與隱名合夥人共同之事業（最高法院42年台上字第434號判例意旨參照），甚為明確。
⑷再而，系爭合約第3條均僅約定「取得之註冊商標，
由雙方共有」，其餘部分均未進一步約定。若確如上訴人主張係將取得之註冊商標權移轉登記予出名營業人與隱名合夥人共有之情形，則於86年4月3日簽訂之大種子隱名合夥契約書，雖僅有兩造，但涉及被上訴人係出名營業人、上訴人係隱名合夥人，兩造之比例是否各為2分之1，或是其他之比例，即有約定之必要；且於同年12月30日簽訂之大位元隱名合夥契約書，除被上訴人為出名營業人、上訴人為隱名合夥人外，另有訴外人吳家樓、蔡莉芸為出名合夥人，但其等4人之出資比例並不相同，被上訴人出資新台幣（下同）160萬元、上訴人出資120萬元、訴外人吳家樓出資80萬元、蔡莉芸出資40萬元（見原審調解卷第14頁），則上開4人共有之比例為何，更有約定之必要，但揆諸上開2份隱名合夥契約書，均付之闕如，此與一般契約簽訂時，對於重要事項均會詳加載明之常情即有不符。故系爭合約第3條雖約定「取得之註冊商標，由雙方共有」，其用意應非各隱名合夥成員得分配註冊商標，並登記為共有人之權利，應僅是內部約定隱名合夥成員對於隱名合夥事業取得之註冊商標，於隱名合夥關係存續中，具有利益，該利益並得於隱名合夥關係終止後併為結算而已。
⑸再而，被上訴人既係先經營補習班，嗣後始由上訴人
以隱名合夥人之身分加入，於系爭合約第5條內均載明盈餘分配之方式，並均於第7條內載明契約有效存續期間至91年12月31日（見原審調解卷第15頁、第21頁）。從而，被上訴人依隱名合夥契約之約定，每年度應依上開約定分配盈餘予上訴人，迄隱名合夥期間屆滿後，則將回復由出名營業人即被上訴人自行經營之狀況，此亦與一般合夥於合夥關係消滅後，原營業即歸於消滅之情形不同。是以若如上訴人主張之兩造約定將系爭商標由兩造分別共有，則被上訴人於隱名合夥期間屆滿或兩造因故未再繼續隱名合夥關係後，若欲使用系爭商標繼續經營，必會處處受制於上訴人，甚有須取得上訴人之授權同意，將造成經營上重大不便之情況，此應非兩造締約隱名合夥契約之目的。
綜上，上訴人主張系爭合約第3條已約定「由雙方共有」，其性質為一般共有，且屬排除民法第702條規定之特約，其得據以請求被上訴人將系爭商標移轉登記為兩造共有云云，即非可採。
⑹至上訴人以系爭合約第3條第1款之文字與第9條第3款
之文字不同，足見系爭合約第3條第1款，係排除民法第702條之特別約定；以及被上訴人前於向台北市政府教育局辦理系爭補習班之立案登記事宜上，併列上訴人為共同設立人；對外訴請訴外人郭列貞損害賠償之書狀，亦記載上訴人為系爭補習班之合夥人（見本院卷第154頁）等情，亦均難據為有利於上訴人之判斷，併此敘明。
㈡合夥已經終止，系爭商標可否再移轉為共有？
⒈按隱名合夥契約終止時，出名營業人，應返還隱名合夥
人之出資及給與其應得之利益，但出資因損失而減少者，僅返還其餘存額，民法第709條定有明文。查兩造間隱名合夥關係目前業已終止乙節，為兩造所不爭執。雖上訴人主張迄94年1月8日伊收受被上訴人寄發之存證信函時始終止，被上訴人抗辯於系爭合約第5條所訂之91年12月31日屆至即已終止，惟均無礙兩造間隱名合夥關係現在業已終止之事實。而兩造目前除本件訴訟外，另有清算合夥財產事件繫屬於本院97年度重上更㈠字事件審理中（見本院卷第112頁），故兩造間目前亦無繼續合作共同經營事業之事實，亦為兩造所不爭執。
⒉又上訴人主張依系爭合約第3條第1款約定，請求被上訴
人將系爭商標移轉登記為兩造共有，並非可採乙節，已如前述。況系爭隱名合夥契約之訂定既在經營出名營業人即被上訴人之事業，則系爭商標迄今仍為表徵出名營業人即被上訴人之事業，若將系爭商標登記為兩造共有，將使系爭商標因而分屬二不同主體，如分別使用，將導致混淆誤認，與商標應表彰同一來源之性質有違，故上訴人於兩造隱名合夥關係終止後，訴請被上訴人應協同上訴人向智慧局申請將系爭商標之商標權人移轉登記為兩造共有云云，於法亦有未合。至上訴人得否依系爭合約，訴請被上訴人結算因系爭商標所應得之利益，並非本件審究之範疇，併此敘明。
五、綜上所述，上訴人依系爭合約第3條第1款後段規定，請求被上訴人應協同上訴人向智慧局申請將系爭商標專用權，移轉登記為兩造共有部分，為無理由，不應准許，應予駁回。
六、兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響判決之結果，爰不逐一論列。
七、據上論結，本件變更之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 3 月 30 日
民事第十六庭
審判長法 官 王聖惠
法 官 呂淑玲法 官 邱瑞祥正本係照原本作成。
上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 99 年 3 月 31 日
書記官 明祖星附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。