臺灣高等法院民事判決109年度重上字第249號上 訴 人 林暐智
張雅君共 同訴訟代理人 張致祥律師
林聖凱律師被 上訴人 連錦瑞
黃利杰(強)（WONG LEE KEONG）共 同訴訟代理人 蘇文俊律師複 代理人 王羿文律師上列當事人間請求返還不當得利事件，上訴人對於中華民國109年1月31日臺灣臺北地方法院108年度重訴字第496號第一審判決提起上訴，本院於110年10月19日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原判決廢棄。
被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。
第一、二審訴訟費用，由被上訴人連錦瑞負擔百分之三十七，餘由被上訴人黃利杰(強)（WONG LEE KEONG）負擔。
事實及理由
壹、程序部分：
一、按民事案件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地者，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法域之管轄及法律之適用（最高法院98年度台上字第1695號判決意旨參照）。法院就涉外民事事件有無國際審判管轄權，應依法庭地國之國內法規定。倘法庭地國就訟爭事件之國際審判管轄尚乏明文規定，則應綜合考量法院慎重而正確認定事實以發現真實、迅速而經濟進行程序以促進訴訟，兼顧當事人間之實質公平，及個案所涉國際民事訴訟利益與法庭地之關連性等因素，並參酌民事訴訟法有關管轄規定及國際民事審判管轄規則之法理，妥適決定之（最高法院110年度台抗字第693號裁定意旨參照）。查被上訴人黃利杰（強）（WONG LEE KEONG）（以下逕稱黃利杰）為馬來西亞籍之外國人，有其護照資料在卷可據（見原審卷一第151、152頁），本件訴訟事件具有涉外因素，為涉外民事事件。又被上訴人連錦瑞（以下單稱其名，與黃利杰合稱被上訴人）與黃利杰於原審起訴主張，其等於民國105年7月21日與上訴人林暐智、張雅君（以下單稱其名，合稱上訴人）簽訂專利轉讓協議書（下稱系爭專利轉讓協議），嗣上訴人未依約履行，其等已解除契約，並依民法第179條、第259條第2款規定請求上訴人連帶返還連錦瑞、黃利杰美金（以下未標註幣別者同）25萬、43萬及自附表二「利息起算日」欄計算之法定遲延利息等語（見原審卷一第13至19頁）。審酌兩造於我國簽立系爭專利轉讓協議，且系爭專利轉讓協議第11條約定就本協議涉訟者，以我國法院為第一審管轄法院（見原審卷一第26頁），是本件涉外民事事件由我國法院管轄，並無難以進行證據調查之情事，且得兼顧當事人間之實質公平，應認我國法院就本件涉外民事事件具有國際管轄權。
二、次按法律行為發生債之關係者，其成立及效力，依當事人意思定其應適用之法律，涉外民事法律適用法第20條第1項定有明文。依被上訴人起訴主張之事實，本件訴訟應定性為因法律行為發生債之關係事件，兩造均已陳明同意適用我國法（見本院卷二第38頁），依前揭規定，應以我國法為準據法。
貳、實體部分：
一、被上訴人主張：伊等於105年7月21日與上訴人簽訂系爭專利轉讓協議，約定以總價160萬元向上訴人購買「磨汁機系列YM-68、YM-88」、「研磨循環系列YTL-002、LAI-009」產品（以下分稱第68、88、002、009號專利產品，合稱系爭專利產品）之模組、生產技術、市場、客戶資料、新訂單及專利權等。依系爭專利轉讓協議第1條、第6條第2、3、5項約定，上訴人應交付系爭專利產品之模具（包含塑膠模、硅膠模及五金模）、移轉專利權（即附表一編號1、2），並應於105年7月21日簽約時交付系爭專利產品之BOM表、成本清單、現有客戶及歷年客戶資料清單、各項專利明細等資料，並啟動專利權過戶事宜（即附表一編號3至6），及於第002、009號專利產品模具點交封存時，完整提供系爭專利產品之原始圖紙、電子檔及模具成形相關程序（即附表一編號7），並完成第002、009號專利產品之試模（即附表一編號8），伊等於上訴人交付附表一編號3、4、5、7之資料及啟動專利過戶程序後，始有給付第2筆專利權轉讓金40萬元義務。然上訴人早在系爭專利轉讓協議簽署前，於100年1月10日與訴外人泉州億達家用電器實業有限公司（下稱億達公司）簽立專利技術授權實施許可合同（下稱系爭授權契約），約定將第
68、88號專利產品之專利技術、生產及銷售權獨家授權與億達公司，授權期間至121年為止，上訴人自無可能依系爭專利轉讓協議約定交付第68、88號專利產品如附表一編號1、3、4、5、7所示之資料，及完成附表一編號2所示專利技術移轉，且因上訴人未與硅膠模廠商、五金模廠商結清開模費用，致第002、009號專利產品之硅膠模、五金模需留置於各該廠商處所保管而無法點交，上訴人迄今亦未交付系爭專利產品之馬達參數及「完整」之原始圖紙、電子檔及模具成形資料（即附表一編號3、7），亦未依約於第002、009號產品模具封存前試模（即附表一編號8）。附表一所示資料均為系爭專利產品之核心技術，為伊等生產、銷售系爭專利產品所必須，上訴人未依約給付前開資料，致系爭專利轉讓協議之目的不達，伊等自得依民法第226條、第256條規定解除系爭專利轉讓協議。又倘認上訴人非為給付不能，然其未依約於簽約時交付伊等如附表一編號3至5之資料，遲至105年12月18日始交付第002、009號專利產品之生產BOM表、成本清單、客戶資料及「部分」圖紙、電子檔及模具成形資料，且上訴人迄未交付第68、88號專利產品如附表一編號1、3、4、5、7所示之資料及第002、009號專利產品之硅膠模、五金模等模具，上訴人亦未依系爭專利轉讓協議第9條約定，於簽約日起4個月內即105年11月21日前完成系爭專利產品之技術移轉及專利過戶程序（即附表一編號2、6），已構成給付遲延、不完全給付，伊等於108年1月15日以臺中向上郵局第36號存證信函（下稱第36號存證信函）催告上訴人於3日內履行系爭專利轉讓協議均未獲置理，伊等自得於催告期滿後，於108年1月19日解除契約。系爭專利轉讓協議既已解除，則上訴人受領伊等給付如附表二所示之買賣價金即為無法律上之原因，為此爰依民法第179條、第259條第2款規定，請求上訴人連帶給付連錦瑞、黃利杰各25萬元、43萬元及如附表二「利息起算日」欄所示之日起計算之法定遲延利息等語。
二、上訴人則以：系爭專利轉讓協議係為約定專利權移轉及共同設立泰國尼伯特國際有限公司（NEPAR-TECH INTERNATIONAL
CO.,LTD，下稱尼伯特公司）以營業生產系爭專利產品，伊等所委任訴外人張鳳英與被上訴人所委任之訴外人黃錦麗前於105年12月19日辦理移交作業，雙方簽訂移交清單（下稱系爭移交清單），伊等已交付系爭專利產品之BOM表、成本清單、馬達參數、客戶清單及專利明細等資料（即附表一編號3至5），張鳳英、黃錦麗更於105年12月20日至億達公司點交模具，於隔日（105年12月21日）簽立「YTL-002模具接收清單」、「LAI-009模具接收清單」及「振揚移模清單」等文件，點交第002、009號專利產品模具，張鳳英亦曾於105年12月間以通訊軟體微信將系爭專利產品如附表編號4之客戶資料清單交付被上訴人所委任之訴外人黃錦麗，另將系爭專利產品之馬達參數、原始圖紙、電子檔、模具成形相關程序（即附表一編號3、7）等資料交與尼伯特公司員工曹子坤，且被上訴人於簽立系爭專利轉讓協議時已知悉伊等與億達公司間所簽訂系爭授權契約，兩造為此於系爭專利轉讓協議第2條約明第68、88號專利產品模具暫存於億達公司，第6條第6項約定由被上訴人自行與億達公司協商第68、88號專利產品模具退廠事宜，伊等已讓與對億達公司之模具返還請求權，指示交付第68、88號專利產品模具與被上訴人，至於系爭專利產品之硅膠、五金模具係與外協廠商合作生產，本不在約定交付模具範圍內，伊等已履行系爭專利轉讓協議第6條第2、3項（即附表一編號1、3、4、5、7）之給付義務，附表一編號8所載試模，則經點交模具無誤。至於系爭專利轉讓協議第6條第4項所約定系爭專利產品之專利技術移轉及專利權過戶事宜（即附表一編號2、6），與被上訴人應給付第3筆專利轉讓金互為對待給付義務，於被上訴人給付第3筆專利轉讓金前，伊得主張同時履行抗辯。系爭專利產品之模組及專利權之交付及移轉，並無法律上、經濟上不能情況，且伊等已交付系爭專利產品如附表一編號1、3、4、5、7所示模組、生產技術、市場、客戶資料、新訂單及專利權等資料，自無給付不能、給付遲延或不完全給付之情，被上訴人解除契約不合法，反觀被上訴人未按約定支付專利轉讓金，伊等已於106年7月20日以板橋浮洲郵局第38號存證信函（下稱第38號存證信函）催告被上訴人付款未果，乃於同年8月6日終止契約，被上訴人已給付價金已經依約沒收。另縱認伊等未交付第68、88號專利產品模具、原始圖紙及電子檔、模具成形相關程序等資料構成契約解除事由，然系爭專利產品各自獨立，第002、009號專利產品並無解除事由存在，被上訴人不得執此主張解除全部契約等語，資為抗辯。
三、被上訴人於原審起訴聲明：㈠上訴人應連帶給付連錦瑞25萬元，及如附表二「利息起算日」欄所示之日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈡上訴人應連帶給付黃利杰43萬元，及如附表二「利息起算日」欄所示之日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈢願供擔保，請准宣告假執行。
原審為被上訴人全部勝訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上訴聲明：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人於本院答辯聲明：上訴駁回。
四、兩造不爭執事項（本院卷一第114、115頁）：㈠兩造於105年7月21日簽立系爭專利轉讓協議，連錦瑞於105年
9月1日匯款7萬元、同年月6日匯款8萬元、同年10月14日匯款10萬元，共計25萬元。黃利杰於105年8月18日匯款7萬元、同年月23日匯款8萬元、於同年月26日匯款10萬元、106年3月13日匯款8萬元、於106年3月20日匯款10萬元，共計43萬元。被上訴人合計已匯款68萬元至上訴人指定之帳戶（見原審卷一第23至26、225至229、251至261頁）。
㈡林暐智於100年1月10日與億達公司簽立系爭授權契約，約定
由億達公司生產、銷售第68、88號專利產品至121年，授權範圍如原審卷一第40、41頁所載（原審卷一第39至44頁）。
㈢上訴人於108年1月15日收受被上訴人委請鼎宇律師事務所所寄發第36號存證信函（原審卷一第47至49、110頁）。
㈣原審卷一第123頁所示系爭移交清單「接交人」欄簽名為黃錦麗所簽立。
五、被上訴人主張系爭專利轉讓協議因可歸責於上訴人之事由致給付不能、給付遲延及不完全給付，其等分別於108年1月19日以第36號存證信函或以原審起訴狀繕本送達為解除系爭專利轉讓協議意思表示，爰依民法第259條第2款、第179條規定，請求上訴人應連帶返還連錦瑞25萬元、黃利杰43萬元，及各如附表二「利息起算日」欄起算之法定遲延利息等情，為上訴人所否認，並以前詞置辯。本件爭點應為：㈠被上訴人主張系爭專利轉讓協議因可歸責於上訴人之事由致給付不能、給付遲延及不完全給付，系爭專利轉讓協議已經被上訴人合法解除，有無理由？㈡被上訴人依民法第179條、第259條第2項規定，請求上訴人連帶給付連錦瑞25萬元本息、黃利杰43萬元本息，有無理由？㈠被上訴人主張系爭專利轉讓協議因可歸責於上訴人之事由致
給付不能、給付遲延及不完全給付，系爭專利轉讓協議已經被上訴人合法解除，有無理由？⑴按民法第226條第1項所規定之給付不能，係指因可歸責於債
務人之事由，其應為之給付依社會觀念已屬不能，致債務人不能依債務本旨實現給付，亦即債務人應有所為而不能為，而以消極的不給付侵害債權人之債權，屬於債權的消極侵害；倘債務人已為積極的給付，因可歸責於債務人之事由，致給付之內容不符債務本旨，而違反信義與衡平之原則，債權人因而受有損害者，則為民法第227條第1項所規定之不完全給付，屬於債權的積極侵害，二者其法律性質、構成要件及規範功能均未盡相同，乃不同之債務不履行類型（見最高法院100年度台上字第2091號判決意旨參照）。又按給付不能係債務人應為之給付，不能依債務之本旨實現之意，不僅指物理上或邏輯上不能給付，凡依社會觀念，其給付已屬不能而言，此與給付遲延乃債務人已屆清償期，債務人於應為給付時，給付可能而未為給付者不同，前者債權人得依民法256條解除契約；後者依民法第254條規定，尚須限期催告，逾期仍不履行，始得解除契約，其形態及法律效果各殊（最高法院90年度台上字第2149號判決、101年度台上字第444號判決意旨參照）。⑵查系爭專利轉讓協議之履行，上訴人以其等已委任張鳳英與
被上訴人所委任黃錦麗於105年12月19日辦理移交作業，將系爭專利產品之2D圖紙、模具清單、馬達參數、磨盤2D圖紙和樣品、專利明細及專利掃描檔、簡介PPT資料、BOM表及說明書、包裝供應商等資料交付黃錦麗之情，有系爭移交清單在卷可據（見原審卷一第123頁）。又張鳳英、黃錦麗曾於105年12月20日至億達公司點交模具，而於105年12月21日簽立「YTL-002模具接收清單」、「LAI-009模具接收清單」及「振揚移模清單」等文件之情，亦有上述文件在卷可稽（見原審卷一第127至137頁）。且證人黃錦麗證述：伊自105年11月至106年8月中旬任職於尼伯特公司，尼伯特公司負責人為黃利杰，股東有兩造及連錦瑞之子，尼伯特公司於泰國登記，經營業務為生產果汁機，伊有看過系爭專利轉讓協議，曾至億達公司與曹子坤、張鳳英、億達公司員工Suger點交第002、009號模具，並簽名於「YTL-002模具接收清單」、「LAI-009模具接收清單」，伊與曹子坤都受尼伯特公司委託進行第002、009號專利產品模具點交，由曹子坤實際核對點交模具內容，伊則對應型號，點交完畢後，曹子坤說點交OK，伊就在上開文件簽名，張鳳英則在第002、009號模具點交前一天，交付儲存內容為一些圖紙和BOM等資料隨身碟與伊，張鳳英也將客戶清單用通訊軟體傳送給伊，張鳳英告知如果有技術上問題，要伊與曹子坤溝通，隨身碟儲存內容包括第68、88號專利產品部分，伊拿到隨身碟後，曾就模具清單與資料有無對應進行整理，請曹子坤重新整理1份最終資料，然後由伊歸檔，曹子坤說3D圖由曹子坤自行保管，伊有告訴連錦瑞這件事，連錦瑞說他會跟進，伊所簽名之系爭移交清單第1項至第4項是技術上問題，由曹子坤直接向連錦瑞報告，伊沒有參與技術上問題，第5項曾與張雅君核對確認OK，第6項尼伯特公司未曾反應有問題，第7項經曹子坤確認OK，第8項只確認第002號專利產品部分，伊沒有確認供應商，因為都是中國大陸的供應商，尼伯特公司打算在泰國生產，不需要確認中國大陸供應商，BOM表和說明書有些錯誤，經伊請曹子坤處理OK了，第8項包裝不需要確認，第002、009號專利產品模具經點交後已運送至泰國，張鳳英所交付隨身碟儲存內容有第68、88號專利產品模具資料，伊有大概看一下第68、88號專利產品模具，億達公司有反應第68、88號專利產品與林暐智有合約關係，要等林暐智與億達公司處理好後再來定論等語（見原審卷二第70至85頁）。證人曹子坤證述：伊自94年6月5日至105年11月30日任職於振揚公司，105年11月至同年12月間因技術移轉、資料移轉和模具移交工作，伊同時為振揚公司及尼伯特公司員工，當時振揚公司要將相關技術、資料、模具移交給尼伯特公司，伊負責第002、009號專利產品部分，從來沒有涉及第68、88號專利產品移交，也沒接收到移交第68、88號專利產品移交指令，第00
2、009號專利產品模具原放置於訴外人廈門信華塑膠企業有限公司（下稱信華公司）處生產產品，嗣將模具運送至億達公司進行點交，當天伊與黃錦麗就塑膠模部分按模具清單進行點交，尼伯特公司未指示要移交硅膠模、五金模，106年9月份左右，伊曾偕同連錦瑞到所有外協廠商工廠，介紹這些工廠給連錦瑞認識，連錦瑞當時說希望把所有的硅膠模移至同一個硅膠廠商（恆佳公司）生產，後來因為連錦瑞沒有付給廠商錢，沒有完成硅膠模移交，五金模只有1套模盤的模具，但模盤是蠟模，沒有適合的生產工廠，所以連錦瑞沒有說要移交五金模，後續連錦瑞沒有提及第002、009號專利產品模具未移交完成事宜，第68、88、002、009號專利產品的圖紙資料都是打包移交，用隨身碟拷貝到黃錦麗在尼伯特公司所使用之電腦，第002、009號專利產品資料包括BOM表、成本清單、3D圖、馬達參數等資料已經交付黃錦麗，至於第
68、88號專利產品資料包括BOM表、成本清單、3D圖、馬達參數等資料則沒有移交尼伯特公司，連錦瑞未指示處理第68、88號專利產品模具、馬達參數資料移交，第68、88號專利產品的成本清單、BOM表、馬達參數是伊製作的，目前這些資料還在，連錦瑞沒有要求移交該資料，林暐智、張雅君也未要求伊交付該資料給連錦瑞，尼伯特公司有配給伊電腦，第68、88、002、009號專利產品的產品圖紙（包括3D圖）都存檔在該電腦內，目前還存在該電腦內，電腦則放在伊位於中國大陸福建家中，如果林暐智、億達公司同意，可以拷貝給連錦瑞，硅膠模是振揚公司跟硅膠廠各出一半開模費，依該行業規則，開模費要給硅膠廠，委託硅膠廠生產產品，要開模具，開模具費用就是要付一半費用給硅膠廠，硅膠的生產數量沒有達到振揚公司跟硅膠廠協議的數量，要移硅膠模就是把另一半費用給硅膠廠，連錦瑞曾說要放在硅膠廠那邊繼續生產，所以硅膠模就繼續放在硅膠廠那邊，沒有說硅膠模移走的事情，因尼伯特公司沒有生產硅膠能力，伊曾向連錦瑞建議將硅膠模移到泰國，連錦瑞曾介紹一家位於中國大陸東莞的工廠，但是後來也沒有要求要移硅膠模，連錦瑞也已下單給原本中國大陸硅膠廠幾千套的訂單，五金模與硅膠模一樣情況，伊有報告連錦瑞有關塑膠模、硅膠模、五金模移交情況，連錦瑞沒有指示等語（見原審卷二第85至98頁）。依上開系爭移交清單、「YTL-002模具接收清單」、「LAI-009模具接收清單」所示及證人黃錦麗、曹子坤證述內容，第002、009號專利產品之BOM表、成本清單、3D圖、馬達參數等資料已經交付黃錦麗並儲存於尼伯特公司電腦，第002、009號專利產品塑膠模具已經點交並後已運送至泰國尼伯特公司，此部分無被上訴人所主張給付不能情況。至於第00
2、009號專利產品之硅膠模、五金模部分雖未經黃錦麗、曹子坤至億達公司進行點交，然上訴人已抗辯硅膠模、五金模係與外協廠商合作生產，不在約定交付模具範圍內，係以系爭專利轉讓協議附件所示第002、009號專利產品模具雖包括硅膠模、五金模（見原審卷一第330至333頁），但「YTL-002模具接收清單」、「LAI-009模具接收清單」並未記載硅膠模、五金模，被上訴人受領點交模具後並無異議之情為據，此核與證人曹子坤證述原審卷一第330至333頁所示系爭專利轉讓協議附件資料包括硅膠模、五金模，而「YTL-002模具接收清單」、「LAI-009模具接收清單」未包括硅膠模、五金模（見原審卷二第95頁），且其曾偕同連錦瑞到所有外協廠商工廠，介紹這些工廠給連錦瑞認識，連錦瑞當時說希望把所有的硅膠模移至恆佳公司生產，後來因為連錦瑞沒有付給廠商錢，沒有完成硅膠模移交，五金模只有1套模盤的模具，但模盤是蠟模，沒有適合的生產工廠，所以連錦瑞沒有說要移交五金模等語（見原審卷二第87、88頁）相符，上訴人抗辯第002、009號專利模具點交，未包括硅膠模、五金模，自屬有據，況且此部分僅涉及與硅膠模、五金模廠商結算開模費用後，即可取走硅膠模、五金模，且連錦瑞前已同意將硅膠模、五金模繼續放在廠商那邊生產，並有下單生產事實，此部分亦無上訴人所主張給付不能情況。另第002、009號專利產品模具試模部分，系爭專利轉讓協議第6條第5項約定：「為配合客戶急需之400套002成品及順利試模、移模，甲方同意與信華溝通單價、出廠等相關事宜，全力達成客戶要求之品質及交期。試模時需甲、乙雙方會同廈門信華塑膠有限公司技術人員進行002型號試模400套，009型號試模100套，並點交所有模具，三方確認沒有問題後存封模具，則算甲方模具順利移轉乙方」，而證人黃錦麗證述：第002、009號專利產品模具從別的地方移到億達公司，尼伯特公司委託億達公司生產一批果汁機給智利客戶等語（見原審卷二第71至73頁），證人即億達公司總經理吳建能證述：億達公司曾受委託加工生產第002號專利產品等語（見原審卷二第69頁），證人曹子坤證述：第002、009號專利產品模具送至億達公司，是尼伯特公司要委託億達公司生產第002號專利產品等語（見原審卷一第91頁），可見第002、009號專利產品模具原存放於信華公司，因委託億達公司生產產品需要，已自信華公司移至億達公司，復經黃錦麗、曹子坤至億達公司點交後簽署「YTL-002模具接收清單」、「LAI-009模具接收清單」後即運送至泰國尼伯特公司，顯見被上訴人確認該模具已沒有問題，則依系爭專利轉讓協議第6條第5項約定，該模具應認為已順利移轉被上訴人而無試模必要，況且縱使被上訴人認為仍有試模必要，然該模具既已交付被上訴人並運送至泰國尼伯特公司，試模部分亦無給付不能情況。
⑶被上訴人雖以上訴人曾與億達公司簽立系爭授權契約，約定
將第68、88號產品專利技術、生產及銷售權獨家授權與億達公司，授權期間至121年為止，上訴人已無可能依系爭專利轉讓協議約定交付第68、88號產品如附表一編號1、3、4、5、7所示資料，已構成給付不能云云。然上訴人抗辯簽立系爭專利轉讓協議時已告知被上訴人系爭授權契約存在事實，兩造為此於系爭專利轉讓協議第2條約明第68、88號產品模具暫存於億達公司，第6條第6項約定由被上訴人自行與億達公司協商第68、88號產品模具退廠事宜之情，已有系爭專利轉讓協議可據，且檢視系爭專利轉讓協議第2條第2項約定：
「磨汁機系列（YM-68、YM-88）之模具（清單如附件二）暫存泉州億達工廠」，第2條第4項約定：「研磨循環系列（YTL-002、Lai-009）之模具清單（如附件三）暫存廈門信華工廠」，第6條第6項約定：「於泉州億達電器有限公司之68型號、88型號模具退場事宜，由乙方（即被上訴人）負責出面與億達吳總商談，其所涉及相關金額與甲方（即上訴人）無關，但甲方有義務負責模具點交並確保模具生產沒有問題，若有遺漏或需維修，甲方應負責至完全沒問題，因此產生的費用由甲方負擔」等內容，兩造就第68、88號專利產品模具暫存億達公司部分既有退場特別約定，且約定內容尚涉及金額給付，要與暫存於信華公司第002、009號專利產品模具部分未約定退場及給付金額事宜不同，如無特殊事由，實無特別約定必要，是上訴人上開抗辯，即非無據。且黃錦麗係於105年12月20日至億達公司點交第002、009號專利產品模具，已如前述，黃錦麗並證述：伊當天有大概看一下第68、88號專利產品模具，億達公司有反應第68、88號專利產品與林暐智有合約關係，伊沒辦法拿走，要等林暐智與億達公司處理好後再來定論等語（見原審卷二第83、84頁）。證人即億達公司總經理吳建能證述：伊於100年與林暐智簽訂系爭授權契約，億達公司有使用第68、88號專利產品模具權利，連錦瑞、黃錦麗曾出面與伊商談第68、88號專利產品模具退場事宜，但後面沒有執行，有談到如果億達公司要終止與林暐智的契約，連錦瑞願意支付多少金額來進行整個模具的移轉，金額部分雖然有談妥為人民幣35萬至人民幣40萬元，條件是模具留在億達公司繼續生產，連錦瑞針對這個條件沒有明確說不同意，後來談妥金額沒有執行，沒有進行模具退場事宜，伊不清楚沒有執行理由，當初是以模具留在億達公司生產為前提，沒有討論模具由億達公司移出而由連錦瑞取得應支付金額，伊與連錦瑞討論時沒有提供系爭授權契約給連錦瑞看等語（見原審卷二第62至70頁）。證人黃錦麗、吳建能既證述黃錦麗於點交第002、009號專利產品模具時，已獲億達公司告知與林暐智就第68、88號專利產品有專利授權合約關係，致黃錦麗無從點交，且連錦瑞、黃錦麗均曾與吳建能商談第68、88號專利產品模具退場事宜，由此可知，黃錦麗、連錦瑞至少於105年12月底，已知悉第68、88號專利產品模具因林暐智與億達公司有契約關係而無法點交情事，然不僅黃錦麗於105年12月20日至億達公司點交第002、009號專利產品模具後，即將該模具運送至泰國，且續於106年1月17日以通訊軟體通知林暐智簽署轉讓聲明書，記載：「聲明人林暐智是3D磨汁機（型號TWL-1068）、2V磨汁機（型號YM68-V22）、調理杯（型號YTL-XB）、小金剛磨汁機（型號YM88-V22），及切割研磨機模具與專利的合法持有人。現聲明同意將上述模具與專利的所有權與該模具與專利的一切權益轉讓給泰國公司如下：公司名稱：NEPAR-TECH INTERNATION C
O.,LTD（即尼伯特公司）」等語，有黃錦麗上開證詞、通訊軟體對話紀錄、轉讓聲明書可據（見本院卷一第215、217頁），且黃利杰更於106年3月13日、106年3月20日分別匯款8萬元、10萬元至上訴人指定帳戶之情，已如不爭執事項㈠所示，被上訴人於上訴人未能完成第68、88號專利產品模具點交程序時，仍持續進行系爭專利轉讓協議履約行為，未因知悉第68、88號專利產品模具已經林暐智與億達公司間有契約關係無法點交情事致影響後續履約事宜，而此亦核與證人曹子坤證述：伊參與第002、009號專利產品模具移交工作，接收到任務指令沒有第68、88號專利產品模具的移交工作，連錦瑞沒有要求交付第68、88號專利產品的成本資料、BOM表、馬達參數等語（見原審卷二第86、92頁），被上訴人未指示曹子坤進行點交第68、88號專利產品模具及移轉相關技術資料之情相符，可見第68、88號專利產品模具及相關技術資料因未與億達公司達成協議，被上訴人乃未指示曹子坤進行點交程序。況且被上訴人於105年12月底已知悉系爭授權契約，其等迄至108年1月14日方寄發第36號存證信函催告上訴人履約及解除契約，然該存證信函內容僅謂上訴人未於105年11月21日完成履約應負給付遲延責任，隻字未提系爭授權契約導致給付不能情事，則有該存證信函可稽（見原審卷一第47、48頁）。上開證據已足認上訴人所辯被上訴人於簽立系爭專利轉讓協議時已知悉系爭授權契約存在，兩造約定被上訴人自行與億達公司協商第68、88號專利產品模具退廠事宜之情，為屬真實。被上訴人雖以其迄至106年1月底經黃錦麗轉交系爭授權契約，方知系爭授權契約存在云云，並提出與黃錦麗間109年8月28日通信軟體對話紀錄（見本院卷一第
261、301頁）為證。然不僅上訴人已爭執上述通訊軟體對話紀錄形式上真正（見本院卷一第266頁），且該通訊軟體對話紀錄固有黃錦麗陳述曾於2016年12月去找億達公司簽模具保管單，億達公司不願簽第68、88號專利產品模具保管單，說該第68、88號專利產品模具屬於億達所有，經連錦瑞與林暐智溝通，於2017年1月底收到從台灣寄來的億達與林暐智的契約合同和1份林暐智希望與億達解除合同的合約書，於是再去跟億達談解除契約事項，億達仍不接受等語，然核其內容，乃陳述黃錦麗於105年12月至億達進行模具點交及其後與億達商討模具退廠事宜，就被上訴人是否迄至106年1月底方知悉系爭授權契約乙事，實屬不能證明，況且被上訴人主張其迄至106年1月底方知系爭授權契約之情，與前述事證實有不符情事，故上述通訊軟體對話紀錄，尚無從為有利於被上訴人之認定。而被上訴人與億達公司未達成第68、88號專利產品模具退廠事宜協議之情，業據證人吳建能證述如上，且第68、88號專利產品資料包括BOM表、成本清單、3D圖、馬達參數等資料由曹子坤儲存於尼伯特公司所發給曹子坤電腦，如林暐智、吳建能同意，則可拷貝交付與被上訴人之情，亦據曹子坤證述在卷（見原審卷二第92、97頁），第68、88號專利產品模具未能交付被上訴人，自無可歸責於上訴人事由，且第68、88號專利產品資料包括BOM表、成本清單、3D圖、馬達參數等資料之交付義務，亦無給付不能情況。
至於被上訴人再主張上訴人已將第68、88號專利產品模具所有權讓與億達公司，在系爭授權契約約定授權期間，被上訴人無從向億達公司請求返還上開模具，亦已給付不能云云。然有關第68、88號專利產品模具退廠事宜，既已約定由被上訴人負責與億達公司協商，縱使億達公司不同意返還，此非可歸責於上訴人所致，亦非屬上訴人給付不能。至於系爭專利轉讓協議第6條第6項後段約定：「但甲方有義務負責模具點交並確保模具生產沒有問題，若有遺漏或需維修，甲方應負責至完全沒問題，因此產生的費用由甲方負擔」內容，然此部分係指被上訴人與億達公司達成模具退廠事宜後，上訴人應負之責任，與被上訴人應負責與億達公司協商事項無關。是被上訴人所主張上訴人應依系爭專利轉讓協議約定交付第68、88號專利產品如附表一編號1、3、4、5、7所示項目，亦無給付不能情況。
⑷被上訴人雖再以上訴人與億達公司簽立系爭授權契約，授權
期間至121年為止，上訴人就完成附表一編號2所示專利權移轉，亦已給付不能云云。查系爭授權契約固約定林暐智將第
68、88專利產品之專利權授權億達公司實施，授權億達公司生產3D磨汁機（型號TWL-1068）、2V磨汁機（型號YM68-V22）、調理杯（型號YTL-XB）、小金剛磨汁機（型號YM88-V22），及申請中切割研磨機之權利，授權期限至121年，授權範圍如系爭授權契約第3條約定內容之情，有系爭授權契約可證（見原審卷一第39至46頁）。然按發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。專利法第62條第1項定有明文。上訴人已陳述林暐智與億達公司簽立系爭授權契約，於我國及其他國家均未辦理登記等語（見本院卷二第53頁），被上訴人並未爭執，且被上訴人未舉證系爭專利產品之各國專利，將因系爭授權契約存在致不能為專利權移轉，或系爭授權契約將得對抗被上訴人事實，據此，上訴人完成附表一編號2所示專利權移轉，由被上訴人取得附表一編號2所示專利權，既不受系爭授權契約拘束，被上訴人仍得向億達公司主張第68、88專利產品之專利權，至於林暐智是否因此對億達公司應負系爭授權契約違約責任，則不影響上訴人完成附表一編號2所示專利權移轉義務之履行。又第68、88號專利產品模具退廠事宜，兩造已約定由被上訴人自行與億達公司協商，縱協商未成，仍與專利權能否移轉無涉。是被上訴人主張附表一編號2所示專利權移轉已給付不能，仍未可採。
⑸查系爭專利轉讓協議第6條原約定：「付款條件及付款時甲、
乙雙方相應配合的程序及提供資料：1.甲（即上訴人）、乙（即被上訴人）雙方約定於七月二十一日完成正式協議簽署，七月二十五日完成支付甲方美金伍拾萬元整至甲方指定帳戶。2.甲方應於簽署協議同時提供乙方：⑴各項商品之生產BOM表及成本清單。⑵現有客戶及歷年客戶資料清單。⑶各項專利明細及啟動專利過戶事宜。3.甲方在002型號及009型號模具點交封存時，並完整提供各項系列產品原始圖紙及電子檔和模具成形相關程序給乙方，則乙方應同時支付甲方第二筆專利轉讓金美金肆拾萬元至甲方指定帳戶。4.甲方所有專利正本及尚未獲准之申請書經乙方審核無誤並蓋章確認申請登記至乙方新公司名下，同意代理人向專利專利登記機關辦理轉讓登記時，則乙方同意支付甲方專利轉讓金第三筆款美金參拾捌萬元整至甲方指定帳戶，總額美金壹佰陸拾萬元整尚餘美金參拾貳萬元整作為甲、乙雙方在泰國合作公司20％股份之投入資金用。5.為配合客戶急需之400套002成品及順利試模、移模，甲方同意與信華溝通單價、出廠等相關事宜，全力達成客戶要求之品質及交期。試模時需甲、乙雙方會同廈門信華塑膠有限公司技術人員進行002型號試模400套，009型號試模100套，並點交所有模具，三方確認沒有問題後封存模具，則算甲方模具順利移轉乙方。6.於泉州億達電器有限公司之68型號、88型號模具退廠事宜，由乙方負責出面與億達吳總商談，其所涉及相關金額與甲方無關，但甲方有義務負責模具點交並確保模具生產沒有問題，若有遺漏或需維修，甲方應該負責至完全沒有問題，因此產生的費用由甲方負擔。」（見原審卷一第25、26頁）。嗣兩造將系爭專利轉讓協議第6條第1項約定：「七月二十五日完成支付甲方美金伍拾萬元整至甲方指定帳戶」部分刪除（見原審卷一第325頁），然兩造不爭執簽約後第1期款仍為50萬元（見本院卷第232、233頁），而被上訴人合計已匯款68萬元至上訴人指定之帳戶之情，已如不爭執事項㈠所示，據此計算，被上訴人已履行第1期款50萬元，第2期款所約定40萬元已給付18萬元之情，可資確認。
⑹而按因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得
拒絕自己之給付。民法第264條第1項前段定有明文。又按債務人享有同時履行抗辯權者，在未行使此抗辯權以前，仍可發生遲延責任之問題，必須行使以後始可免責（最高法院50年台上字第1550號判例意旨參照）。債務人得主張同時履行抗辯者，未行使其抗辯權前，固可發生遲延責任，然於其合法提出同時履行之抗辯後，其遲延責任即溯及免除（最高法院 107年度第8次民事庭會議決議意旨參照）。另按兩造互負之給付義務，除一方有先為給付之義務外，本應由雙方同時履行，如一造未履行其義務，尚不得以他造未先履行，主張他造違約而解除契約（最高法院104年度台上字第1655號判決意旨參照）。被上訴人前以上訴人未於簽約日起4個月內即105年11月21日前完成系爭專利產品之技術移轉及專利過戶程序（即附表一編號2、6），據此主張因給付遲延而解除契約，固有第36號存證信函可稽（見原審卷一第47、48頁）。然上訴人以其已啟動專利過戶程序之情，有亞信國際專利商標事務所108年8月2日函所示兩造曾於105年8月12日至該事務所辦理申請泰國專利等情（見原審卷一第423、425頁）可據，而系爭專利轉讓協議第6條已約定各期專利轉讓金應給付期限，且被上訴人僅給付第1期款50萬元，第2期款40萬元僅給付18萬元，已如上述，而不僅上訴人曾於106年7月20日寄送第38號存證信函，以被上訴人僅給付專利轉讓金68萬元，尚有92萬元未給付，經與被上訴人溝通仍無繼續履行契約之表示，以口頭告知於106年8月6日終止契約等語（見原審卷一第139頁），被上訴人對曾收受第38號存證信函不否認（見本院卷一第167頁），可證上訴人前即曾以被上訴人未按期給付專利轉讓金而拒絕履約，且上訴人續於本件訴訟程序進行中主張同時履行抗辯，以系爭專利轉讓協議第6條第3項約定：「3.甲方在002型號及009型號模具點交封存時，並完整提供各項系列產品原始圖紙及電子檔和模具成形相關程序給乙方，則乙方應『同時』支付甲方第二筆專利轉讓金美金肆拾萬元至甲方指定帳戶」，其辦理第002、009號專利產品模具點交封存並提供各項系列產品原始圖紙及電子檔和模具成形相關程序與被上訴人給付第2期專利轉讓金40萬元有對待給付關係，其據此行使同時履行抗辯等語（見原審卷一第316至318頁）。核上訴人主張系爭專利轉讓協議第6條第3項所約定第002、009號專利產品模具點交封存並提供各項系列產品原始圖紙及電子檔和模具成形相關程序與被上訴人給付第2期專利轉讓金40萬元有對待給付關係，既與系爭專利轉讓協議第6條第3項約定內容相符，乃屬依法有據，被上訴人迄未依約支付第2期餘款22萬元，上訴人自得行使同時履行抗辯，拒絕其對待給付，雖第002、009號專利產品模具點交封存並提供各項系列產品原始圖紙及電子檔和模具成形相關程序、移轉專利權等程序未依系爭專利轉讓協議第9條約定於4個月內完成，但上訴人之遲延狀態已因被上訴人於105年12月19至21日同意受領，上訴人之遲延狀態即因滌除而終止，被上訴人嗣再主張上訴人未於系爭專利轉讓協議簽約後4個月內完成技術移轉及專利過戶程序，應負給付遲延責任，其得解除契約云云，即未可採。至於被上訴人另主張上訴人未依約交付如附表一編號1、3、4、5、7資料，未交付第002、009號專利產品之硅膠模、五金模等模具，據此主張上訴人有給付遲延情事云云，則為上訴人否認在卷，且查，附表一編號1、3、4、5、7資料，其中第002、009號專利產品之資料已經交付，已如前述，第68、88號專利產品資料由曹子坤儲存於尼伯特公司所發給曹子坤電腦，且未經被上訴人指示交付，第002、009號專利產品之硅膠模、五金模等模具，本不在模具點交範圍內，且連錦瑞亦未指示移交之情，業據證人曹子坤證述在前，被上訴人亦未舉證其曾催告上訴人應履行上開給付義務事實，此部分既未經合法催告，亦無因給付遲延而得解除契約問題。至於第68、88號專利產品模具退廠事宜，兩造已約定由被上訴人自行與億達公司協商，縱協商未成而有點交遲延情事，亦非可歸責於上訴人事由，自亦無給付遲延之情。
⑺至於被上訴人另以上開給付遲延事實，主張上訴人亦構成不
完全給付云云。然附表一編號1、3、4、5、7資料，其中第0
02、009號專利產品資料已經交付部分，並無不符債務本旨之情，已如前述，自無不完全給付情形，至於第68、88號專利產品如附表一編號1、3、4、5、7資料，及系爭專利產品專利權移轉部分，既尚未給付，自無不完全給付情事。是被上訴人主張上訴人就系爭專利轉讓協議給付義務有給付不完全情事，亦未可採。
⑻據上論述，被上訴人主張系爭專利轉讓協議因可歸責於上訴
人之事由致給付不能、給付遲延及不完全給付，並未可採，則被上訴人據此主張系爭專利轉讓協議已經被上訴人合法解除，乃無理由。
㈡被上訴人依民法第179條、第259條第2項規定，請求上訴人連
帶給付連錦瑞25萬元本息、黃利杰43萬元本息，有無理由？⑴按契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法律另有規
定或契約另有訂定外，由他方所受領之給付物，應返還之，受領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之。無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。民法第259條第1、2款、第179條固有明文。
⑵然查，被上訴人主張系爭專利轉讓協議因可歸責於上訴人之
事由致給付不能、給付遲延及不完全給付，既未可採，被上訴人主張系爭專利轉讓協議已經被上訴人合法解除，並無理由，已如上述，則上訴人受領連錦瑞基於系爭專利轉讓協議約定給付之專利轉讓金25萬元，受領黃利杰基於系爭專利轉讓協議約定給付之專利轉讓金43萬元，乃有法律上之原因，且無因契約解除而負有返還義務，則被上訴人依民法第179條、第259條第2款規定，請求上訴人連帶給付連錦瑞25萬元本息、黃利杰43萬元本息，自屬依法無據，不應准許。
六、綜上所述，系爭專利轉讓協議未經被上訴人合法解除，被上訴人依民法第179條、第259條第2款規定，請求上訴人連帶給付連錦瑞25萬元本息、黃利杰43萬元本息，並無理由，不應准許。原審判決認系爭專利轉讓協議業經被上訴人合法解除，並依民法第259條第2款、第179條規定，命上訴人應連帶給付連錦瑞25萬元，應連帶給付黃利杰43萬元，及如附表二「利息起算日」欄所示之日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息，並為供擔保准、免執行宣告，自有未洽。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，自應由本院廢棄改判如主文第2項所示。其假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。
八、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條、第85條第1項但書，判決如主文。中 華 民 國 110 年 11 月 16 日
民事第十五庭
審判長法 官 陳慧萍
法 官 戴嘉慧法 官 陳杰正正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 110 年 11 月 16 日
書記官 林雅瑩附表一編號 被上訴人主張上訴人應履行項目 依據 1 系爭專利產品之模具（包含塑膠模、硅膠模及五金模） 系爭轉讓協議第1、2條約定 2 系爭專利產品之專利技術移轉 系爭轉讓協議第1、4條約定 3 系爭專利產品之BOM表、成本清單、馬達參數資料 系爭轉讓協議第6條第2項第1款約定 4 系爭專利現有客戶及歷年客戶資料清單 系爭轉讓協議第6條第2項第2款約定 5 系爭專利產品之專利明細 系爭轉讓協議第6條第2項第3款約定 6 啟動系爭專利產品之專利權移轉程序 系爭轉讓協議第6條第2項第3款約定 7 系爭專利產品之原始圖紙、電子檔、模具成形相關程序資料（包含2D及3D圖） 系爭專利轉讓協議第6條第3項約定 8 第002、009號產品 試模 系爭轉讓協議第6條第5項約定附表二被上訴人 請求金額（美金） 利息起算日 連錦瑞 25萬元 其中7萬元，自105年9月1日起算利息 其中8萬元，自105年9月6日起算利息 其中10萬元，自105年10月14日起算利息 黃利杰 43萬元 其中7萬元，自105年8月18日起算利息 其中8萬元，自105年8月23日起算利息 其中10萬元，自105年8月26日起算利息 其中8萬元，自106年3月13日起算利息 其中10萬元，自106年3月20日起算利息