最高法院民事判決 八十六年度台上字第二九九六號
上 訴 人 羅馬崗石股份有限公司法定代理人 黃維祝訴訟代理人 陳長文律師
李家慶律師顏志堅律師被 上 訴人 羅馬磁磚工業股份有限公司法定代理人 黃維圜訴訟代理人 陳錦隆律師
林東原律師右當事人間請求返還商標專用權事件，上訴人對於中華民國八十五年十二月二十四日台灣高等法院第二審判決（八十五年度重上字第一五六號），提起上訴，本院判決如左：
主 文上訴駁回。
第三審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由本件被上訴人主張：第一審判決附件所示商標名稱：羅馬ROMA；商標註冊號數：一四六二九五號之商標（下稱系爭商標）原為伊所有，民國七十四年間，因兩造之代表人均由上訴人現任董事長黃維祝一人出任，黃維祝未經伊公司董事會、股東會決議，雙方代理將系爭商標註冊移轉予上訴人，前揭移轉行為無效，而此無效並為上訴人所明知，自應負回復原狀義務。又上訴人係因無效之移轉行為取得系爭商標專用權，自屬無法律上原因而受利益，致伊受損害，構成不當得利。無論依法律行為無效之回復原狀請求權，或依不當得利返還請求權，伊皆得請求上訴人返還系爭商標專用權等情，爰求為命上訴人將系爭商標專用權移轉登記與伊之判決。
上訴人則以：系爭商標於七十四年間移轉予伊公司前，確曾經被上訴人公司董事會及股東會同意，並經當時掌管被上訴人公司印鑑大小章之黃維圜先生（即被上訴人公司現任董事長）於移轉書上用印後，方檢具相關文件，前往中央標準局辦理商標移轉登記。且系爭商標自七十四年七月八日由被上訴人名下移轉登記至伊名下，並公然刊登於商標公報，迄被上訴人起訴請求返還為止，已逾十年，依民法第七百七十二條準用同法第七百六十八條之規定，伊公然繼續占有商標達十年以上，已因時效而取得商標專用權，無庸移轉予被上訴人等語，資為抗辯。
原審審理結果，以：上訴人公司原名稱為「光聯興業股份有限公司」，被上訴人原名稱為「榮聯陶瓷工業股份有限公司」，分別於八十五年二月五日、同年一月四日核准變更為「羅馬崗石股份有限公司」及「羅馬磁磚工業股份有限公司」，依法辦妥變更登記在案，業據提出經濟部公司執照在卷可稽，爰以核准變更後之公司名稱列為兩造當事人。次查系爭商標專用權原為被上訴人所有，民國七十四年間，因兩造之代表人均由上訴人現任董事長黃維祝同一人出任，黃維祝挾其職務之便，自行代理讓與人（即被上訴人）及受讓人（即上訴人）雙方，將系爭商標專用權辦理移轉予上訴人，此有卷附七十四年五月二十二日商標專用權移轉註冊申請書暨經濟部中央標準局函附移轉申請書、申請資料、商標註冊簿影本可稽，並為上訴人所不爭執，被上訴人主張七十四年間系爭商標專用權之移轉，係由黃維祝代理雙方所為云云，足堪信為真實。本件兩造之爭點，主要為系爭商標專用權移轉時，是否經被上訴人公司董事會及股東會之同意。經查：上訴人辯稱系爭商標專用權移轉予上訴人，曾經被上訴人公司董事會及股東會同意之決議一節，為被上訴人所否認。證人潘台康（曾於七十三年至七十六年間擔任被上訴人公司董事）證稱：「於七十四、七十五年之股東會、董事會並未討論商標移轉予上訴人之議案」、「於七十三年至七十六年之股東會、董事會並非全部全程參與，但主要之議題我皆知道」；證人黃泰山（即兩造法定代理人之父）即當時任被上訴人公司之監察人亦證稱：「『羅馬』是榮聯（即被上訴人）所有的，叫光聯（即上訴人）還榮聯即可。是去美國展覽時，光聯之律師來函說羅馬之商標為其所有，若要用羅馬，需經其同意，才知道『羅馬』移轉予光聯」；證人劉清添結證：「商標證被借走後，何時移轉﹖如何移轉，我確實不知情」各等語，俱不能為上訴人有利之證明。此外上訴人又未能舉證證明系爭商標移轉予伊時，曾經被上訴人公司之董事會及股東會同意之決議，所辯即不足採。上訴人又主張黃維祝於七十四年間，雖兼任被上訴人公司之法定代理人，惟依公司之權責分配，黃維祝並未親自保管該公司之大小印鑑章，亦無權任意取用。該公司大小印鑑章係由副總經理黃維圜（即被上訴人現任董事長）保管，倘當時系爭商標之移轉未經被上訴人公司同意，則黃維圜豈會核准蓋用該公司之大小印鑑章憑以辦理登記﹖顯見被上訴人所指上訴人之法定代理人當時未經公司同意擅自移轉系爭商標，且公司其他股東、董事皆不知情乙節，要與事實不符云云。然上訴人此項主張已為被上訴人及黃維圜所否認，證人駱文翰固證稱七十一年間伊任職被上訴人公司時曾製作一套印信管理流程云云，惟其自承七十一年以後即已離職，故有關七十四年間系爭商標移轉時，被上訴人公司印鑑如何保管，其並未親自見聞，僅係「聽說……」如何云云，其傳聞之證言尚難為有利上訴人之證明。而據證人劉清添證稱「……之前他們家族自己保管（印鑑），鑰匙是由老太太即原告（被上訴人）法代之母保管，若老太太不在，由其女兒保管，若老太太及其女兒皆不在，即由原告法代保管……」，足徵被上訴人公司之大小印鑑並非全由黃維圜保管；證人洪慶偉亦稱不記得當時何人核准用印云云，則上訴人未能舉證證明系爭商標專用權移轉時，曾經被上訴人公司副總經理黃維圜核准用印，其所辯被上訴人公司曾同意系爭商標專用權之移轉云云，亦不足取。上訴人又稱兩造公司位於同一大樓，上訴人於公司大門懸示系爭商標，且以系爭商標用於生產之石材，被上訴人與上訴人一同於國內外商場聯手展出，並向上訴人訂購附有系爭商標之產品，數年來並無爭議，足證商標移轉確係經被上訴人公司董事會、股東會同意云云，固據提出公司現場實景照片、共同參展照片及發貨單為證。然被上訴人否認其知悉系爭商標專用權已於七十四年間移轉予上訴人而不異議，證人黃泰山證稱被上訴人於赴美參展，接獲上訴人之律師來函始知系爭商標專用權已移轉登記為上訴人所有，已如前述，尤見被上訴人根本不知系爭商標專用權已於七十四年間移轉與上訴人，何能提出異議。況兩造公司相互投資，法定代理人又屬兄弟，為兩造不爭之事實，被上訴人對上訴人使用系爭商標未即時提出異議，與常理無違，上訴人尚不得執此即謂被上訴人明知並同意移轉系爭商標專用權。按董事為自己或他人，與公司交涉時，由監察人為公司之代表，公司法第二百二十三條定有明文。蓋董事為自己或他人與公司有所交涉，如仍許該董事為公司之代表，則難免利害衝突，故應以監察人為公司之代表，以防止公司受損。而所謂「交涉」，應指包括董事為自己或他人與公司為法律行為在內。又民法第一百零六條規定：「代理人，非經本人許諾……不得既為第三人之代理人，而為本人與第三人之法律行為。」違反此一禁止規定，依民法第七十一條規定應屬無效。又民法第一百零六條關於禁止雙方代理之規定於意定代理及法定代理均有其適用，法人之董事在實務上既為法人之法定代理人，除得本人事前許諾，或事後承認外，其雙方代理之行為難謂有效。系爭商標專用權移轉時，兩造之法定代理人均同為黃維祝，違反民法第一百零六條禁止雙方代理之規定，被上訴人既未同意系爭商標專用權之移轉，自不可能事前許諾黃維祝為雙方代理，是以除非被上訴人事後承認，否則上開雙方代理之行為對被上訴人不生效力。上訴人既未能證明被上訴人曾事前同意或事後承認七十四年間黃維祝所為「雙方代理」系爭商標專用權移轉之行為，則系爭商標專用權之移轉對被上訴人自不生效力。上訴人又以七十年間系爭商標由榮美窯業股份有限公司（下稱榮美公司）名下移轉至被上訴人名下之行為，亦屬違反民法第一百零六條及公司法第二百二十三條之規定，而屬無效之法律行為，主張被上訴人未取得商標專用權云云。然查榮美公司係於六十九年間為被上訴人所合併，嗣即將系爭商標移轉至被上訴人名下，亦為上訴人於第一審所自認，依公司法第七十五條「因合併而消滅之公司，其權利義務應由合併後存續或另立之公司承受」之規定，系爭商標專用權亦因合併而由被上訴人所概括承受，被上訴人為系爭商標之合法權利人，殆無疑義，上訴人所辯不足採取。上訴人復主張系爭商標自七十四年七月十八日由被上訴人名下移轉登記至上訴人名下，並公然刊登於商標公報，迄被上訴人起訴請求返還為止，已近十年，上訴人自得依法主張時效取得系爭商標，無庸移轉與被上訴人等語。惟按商標權之取得，依法應經註冊，商標法第二條、第二十一條定有明文。是商標以在主管機關註冊為權利取得要件，商標權之取得時效，應準用不動產所有權取得時效之規定。上訴人指稱商標專用權之時效取得，應適用動產取得時效之規定乙節，為不足採。至系爭商標自七十四年七月十八日登記於上訴人名下起，至被上訴人八十四年二月九日起訴請求返還日止，未逾十年，上訴人主張已依時效取得系爭商標專用權，仍無可採。又被上訴人之請求，係權利之正當行使，並無權利濫用問題，上訴人主張被上訴人為權利濫用，殊屬誤會；再系爭商標究登記於六十三類或係何類，要與本件請求之准否無涉。綜上所述，上訴人就系爭商標專用權之移轉行為因違反民法第一百零六條禁止雙方代理之規定而無效，自應負回復原狀義務。又上訴人係因無效之移轉行為取得系爭商標專用權，自屬無法律上原因而受利益，致被上訴人受損害。從而上訴人本於無效法律行為之回復原狀請求權及不當得利之法律關係，請求上訴人將第一審判決附件所示之系爭商標移轉登記與被上訴人，即屬正當，應予准許。因而維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴。
本院按公司法第二百零二條規定，公司業務之執行，由董事會決定之，除本法或章程規定，應由股東會決議之事項外，均得由董事會決議行之。從而系爭商標縱非屬被上訴人主要部分財產，其讓與無庸依同法第一百八十五條第一項第二款規定經股東會同意，然亦應依上述規定，經董事會決定行之。原判決就系爭商標是否屬重要資產，未予審酌表示意見，亦與上訴人應受敗訴判決結果不生影響。本件之爭點為系爭商標應否返還，與其指定使用於何類產品無涉，自勿須就此予以審酌。再依卷存資料，尚不足以證明被上訴人收回系爭商標後，確係無法自用，且其所得利益，與收回後對上訴人及國家社會所受損失，差距甚大，其權利之行使，有以損害他人為主要目的之情事，又權利濫用之禁止，為法院應依職權適用之原則，原判決已說明被上訴人所為係權利之正當行使，並無權利濫用情形，尚難指為違法。次按商標法第二十一條第一項規定：商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權。第二十八條第一項規定：商標專用權之移轉，應向商標主管機關申請登記，未經登記者不得對抗第三人。而動產之取得與變動均不須登記，故商標專用權上開規定顯與民法第七百五十八條、第七百五十九條有關不動產物權登記規定之法律性質近似，自不得徒憑商標法第二十八條第一項就商標專用權之移轉採登記對抗主義立法，即認應準用動產取得時效之規定。退而言之，上訴人就系爭商標專用權之取得時效縱已完成，然依取得時效完成而取得財產權，乃非基於繼受他人既存之權利而取得，性質上屬於原始取得，依商標法第二條第二十一條第一項規定，仍須以取得時效完成為由申請註冊之日起，始取得商標專用權，不得單憑時效完成即謂當然取得商標專用權。至於違反雙方代理之規定而為之代理行為，並非當然無效，應解為係無權代理行為，如經本人事後承認，即為有效；本人如不予承認，即不生效力。原判決理由就此所為論斷，或謂無效，或謂未經本人事後同意不生效力云云，雖不無矛盾，惟原審既另許上訴人依不當得利之法律關係為請求，判命上訴人返還系爭商標，則前述矛盾情形，即不影響於裁判之結果。上訴論旨，以前開情詞主張原判決違法，並就原審其他採證認事之職權行使，指摘其為不當，或就原判決已說明事項，泛言未論斷，聲明廢棄，非有理由。
據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 八十六 年 九 月 二十五 日
最高法院民事第六庭
審判長法官 蕭 亨 國
法官 吳 正 一法官 鄭 三 源法官 楊 隆 順法官 陳 淑 敏右正本證明與原本無異
書 記 官中 華 民 國 八十六 年 十 月 二十二 日
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