最高法院民事判決 九十年度台上字第二一八六號
上 訴 人 新際領帶服飾股份有限公司法 定代理 人 官居平訴 訟代理 人 高素真律師被 上 訴 人 日曼企業有限公司兼法定代理人 甲○○訴 訟代理 人 張伯時律師右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國八十九年一月二十五日台灣高等法院第二審判決（八十八年度上字第一二九○號），提起上訴，本院判決如左：
主 文原判決關於駁回上訴人請求被上訴人連帶給付新台幣壹佰萬元本息及負擔刊登於中國時報之費用之上訴，暨該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院。
理 由本件上訴人主張：伊就第一審判決附件商標一所示之藝術臉譜圖商標（下稱商標一），已向經濟部中央標準局（按：現改隸為經濟部智慧財產局，下稱智慧財產局）申請註冊第六六三九三○號商標，經核准使用於民國八十三年修正前商標法施行細則第二十四條第三十七類之毛巾、手帕、浴巾、絲巾（頭巾、領巾、圍巾），專用期間自八十三年十二月十六日起至九十三年十二月十五日止。被上訴人日曼企業有限公司（下稱日曼公司）明知伊為商標一之專用權人，竟未經伊同意，擅自授權訴外人畢加索國際股份有限公司（下稱畢加索公司）使用近似於商標一之圖樣如第一審判決附件商標二所示（下稱商標二），於絲巾類商品。畢加索公司復授權訴外人沂成企業有限公司大量製造標示有商標二圖樣之絲巾類商品，並提供予訴外人紐約領帶服飾專賣洋行銷售，經伊於八十六年一月二十七日查獲。被上訴人日曼公司顯已侵害伊之商標專用權，致伊營業收入銳減新台幣（下同）一億三千八百三十萬元，業務上信譽亦受損害。而被上訴人甲○○係日曼公司之負責人，於其執行職務時不法侵害伊之商標權，依法應與日曼公司對伊負連帶損害賠償責任等情，爰依商標法第六十六條第一項第一款、第三款、第三項、第六十八條，及民法第一百八十四條、第二十八條規定，求為命被上訴人日曼公司、甲○○㈠、連帶給付（賠償）財產上損害九十八萬四千元及業務上信譽損害一萬六千元，合計一百萬元，並自訴狀繕本送達翌日起加付法定遲延利息，
㈡、負擔將本判決全部刊登於中國時報之費用之判決（上訴人關於㈠、部分，起訴時原請求一千萬元本息，於原審減縮為三百九十五萬二千元本息，上訴至本院後，又減縮為一百萬元本息，嗣後雖另擴張為一百零一萬元本息，但關於擴張部分，本院已另以裁定予以駁回）。
被上訴人則以：伊獲智慧財產局准予註冊登記，指定使用於八十三年修正後商標法施行細則第四十九條第二十五類商品之商標共有⑴「畢卡索及圖Picaso」商標、⑵「P-icasso」商標、⑶「畢卡索PICASSO 」商標、⑷「Palo Picasso」商標，其申請註冊日期均在上訴人所有商標一申請註冊日期之前，伊所註冊登記之上開商標外文字體或為藝術字體或為正楷字體。而伊以手寫草體字之商標二圖樣標示於商品或其包裝等物件上，與所註冊登記之「Picasso 」商標在觀念上、字義上及讀音上，並無何差異，依一般社會觀念，二者不失同一性，應屬註冊商標之正常使用。又商標二與商標一難謂為近似而有使人產生混同誤認之虞，伊縱有授權他人使用商標二，亦無侵害上訴人之商標專用權等語，資為抗辯。
原審就上訴人請求被上訴人連帶給付一百萬元本息及命被上訴人負擔費用將本判決刊登於中國時報部分，維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，係以：上訴人係商標一之專用權利人，專用期間自八十三年十二月十六日起，至九十三年十二月十五日止，指定使用商品為八十三年修正前商標法施行細則第二十四條第三十七類之毛巾、手帕、浴巾、絲巾（頭巾、領巾、圍巾）之事實，有兩造不爭執之中華民國商標註冊證為證，自為真實。經查若變換商標圖樣或加附記使用，依一般社會觀念，與註冊商標圖樣不失同一性者，可認為註冊商標之使用。被上訴人已註冊之第六六三九三三號「Picasso 」商標之申請註冊日期為八十三年二月二十五日，係在上訴人於八十三年五月二十六日申請註冊商標一之前，而被上訴人所註冊登記之「Picasso 」商標與商標二，除前者為英文之正楷字體，後者為英文之草寫字體外，所表彰之字義及觀念均相同，依一般社會觀念，二者不失其同一性，應可認後者係前者之合理使用。該商標二係純由清晰可辨之英文「Picasso 」之草寫字體所構成，此與上訴人所註冊登記之商標一，其外文部分予人之印象為圖形化，再加上藝術臉譜圖形，而將二者分別使用於商品上時，應不致使消費者產生混同誤認（智慧財產局中台異字第八八○五四八號商標異議審定書參照），自非屬構成近似之商標。至於智慧財產局雖曾撤銷被上訴人就「PICASSO 」商標之審定，但該局僅就「PICASSO 」商標與商標一中之草寫外文設計圖部分比較，認屬近似之商標，並未就商標一之全部圖形與商標二為比較認定，尚難據此謂商標二與商標一構成近似。況被上訴人於八十三年五月十七日已授權畢加索公司使用商標二之圖樣於絲巾類商品，有商標授權證明書可稽，該時間係在上訴人之商標一專用期間始期八十三年十二月十六日之前，亦難認被上訴人之授權行為有侵害上訴人所有商標專用權之故意。是被上訴人既未侵害上訴人之商標專用權，上訴人依據商標法第六十六條第一項第一款、第三款、第三項、第六十八條及民法第一百八十四條、第二十八條之規定，請求被上訴人連帶給付財產上損害九十八萬四千元及業務上信譽損害一萬六千元，合計一百萬元之本息暨負擔將本判決全部刊登於中國時報費用，均屬不應准許等詞，為其判斷之基礎。
查上訴人所據以主張其商標權被侵害者係商標一，註冊號數為六六三九三○號（見一審卷一七頁中華民國商標註冊證），而被上訴人執為抗辯者係其註冊號數四七五七○○、六六三九三三、七二二七○七、七九七九一七號之商標（見一審卷七三頁至七六頁中華民國商標註冊證）；又原判決所稱智慧財產局中台異字第八八○五四八號商標異議審定書，係就被上訴人依其註冊六六七三二一號商標對訴外人畢加索公司申請註冊之六六七二六六號商標異議所為之審定（見原審卷三四頁至三七頁）；另智慧財產局撤銷被上訴人「PICASSO 」商標之審定，係以被上訴人之七二二五九八號商標與上訴人之六六三九三○號商標（即商標一）之主要部分－草寫外文設計圖下加一橫線所組成之圖形，在外觀上屬近似之商標，為審定之依據（見一審卷六一頁智慧財產局八十五年九月十三日台商二六○字第二一七九二五號函），則以上數件商標之爭訟，除六六三九三○號即為系爭商標一外，其餘究與本件有何關連﹖亟待釐清。倘被上訴人所授權訴外人畢加索公司使用之商標二已因與系爭商標一構成近似而經智慧財產局撤銷審定確定，被上訴人仍繼續授權畢加索公司使用，是否對上訴人不生損害﹖原審未詳加研求，遽為相反之認定，謂二者非構成近似，即屬可議。況商標法第三十一條第一項第一款明定：「商標註冊後，自行變換商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似而使用者，商標主管機關應依職權或據利害關係人申請撤銷商標專用權」，可見變換商標或加附記使用後，與他人之註冊商標構成近似，為法所不許。原審率以：商標二係被上訴人所註冊登記之「Picasso 」商標之合理使用，二者不失同一性云云，進而為不利於上訴人之判斷，亦屬難昭折服。再者上訴人於原審曾主張：依被上訴人所提出之商標授權證明書影本觀之，其上所載被上訴人授權畢加索公司使用商標二之期間始期，雖在八十三年十二月十六日之前，然被上訴人授權之時間為八十四年十二月六日，已在伊商標專用期間始期之後，被上訴人顯侵害伊之商標權等語（見原審卷三二頁），似對被上訴人所提出其出具予畢加索公司之商標授權證明書內容中關於「授權之日期」有所爭執（見一審卷八四頁），原審對於此項攻擊方法未調查審酌，逕為判決，尤非允洽。上訴論旨，指摘原判決關於駁回其一百萬元本息及被上訴人應負擔登報費用之上訴部分為不當，聲明廢棄，非無理由。又上訴人之聲明關於「請求被上訴人應負擔將本判決全部刊登於中國時報之費用」部分，因登報費用之多寡與報載之版面、字體有關，既未見上訴人陳明所請求刊登之中國時報版面及字體，此部分聲明即未明確，案經發回，宜注意及之。
據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第一項，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 十二 月 六 日
最高法院民事第七庭
審判長法官 蘇 茂 秋
法官 徐 璧 湖法官 朱 建 男法官 曾 煌 圳法官 李 慧 兒右正本證明與原本無異
書 記 官中 華 民 國 九十 年 十二 月 十七 日