最高法院民事判決 九十六年度台上字第一七０七號上 訴 人 宏野有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 丁志達律師
陳錫川律師被 上訴 人 羅莎食品股份有限公司法定代理人 乙○○上列當事人間請求塗銷商標權移轉登記事件，上訴人對於中華民國九十六年二月六日台灣高等法院第二審判決（九十四年度重上字第四八０號），提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決廢棄，發回台灣高等法院。
理 由本件被上訴人主張：伊公司前董事長陳文澤與上訴人董事長甲○○通謀虛偽意思表示，於民國九十年五月十八日將伊公司所有如原判決附表（下稱附表）所示商標專用權（下稱系爭商標專用權）以買賣為原因移轉登記予上訴人，依民法第八十七條之規定，應屬無效。又系爭商標專用權屬伊公司主要部分之財產，陳文澤未依公司法第一百八十五條規定經股東會特別決議，亦未依同法第二百零二條規定經董事會決議，擅自出賣予上訴人，屬無權處分行為而無效。且上訴人為穩固其控掌權，於系爭商標專用權移轉登記後，將其中附表編號一、二、四、五所示商標專用權，連同其他商標專用權共二十七種，於九十一年八月八日與第一審共同被告林茂盛通謀虛偽意思表示，設定債權額度新台幣（下同）六千萬元之權利質權登記，而上訴人未依上開公司法規定之合法程序，亦無對價，即屬無效，依民法第一百八十四條、第一百七十九條、第一百十三條之規定，上訴人及林茂盛應分別塗銷上開所為移轉及設定登記等情，求為㈠確認兩造間系爭商標專用權買賣關係不存在，並以該買賣所為移轉登記予以塗銷。㈡確認上訴人與林茂盛間就附表編號一、二、四、五所示商標專用權設定之質權關係不存在，並以該質權所為設定登記予以塗銷之判決（第一審判決確認兩造間系爭商標專用權買賣關係不存在，及命上訴人塗銷上開移轉登記，並駁回被上訴人其餘之訴。兩造各就其敗訴部分，提起上訴或附帶上訴，嗣被上訴人撤回附帶上訴）。
上訴人則以：系爭商標專用權非屬被上訴人主要部分之財產，應無公司法第一百八十五條第一項第二款規定之適用，被上訴人讓售時，既經董事會決議通過，並由當時董事長代表簽約，自得拘束被上訴人。又簽約後，伊已陸續將價金二千五百萬元匯入被上訴人設於慶豐商業銀行松山分行（下稱慶豐銀行松山分行）帳戶內，縱認系爭商標專用權屬被上訴人之主要財產，其讓與未經股東會以特別決議為之，對被上訴人不生效力，依不當得利之法律關係，被上訴人應返還伊已付之價金，伊亦得行使同時履行抗辯權，於被上訴人未返還價金二千五百萬元之前，拒絕塗銷移轉登記等語，資為抗辯。
原審維持所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，並命被上訴人同時履行，無非以：被上訴人主張伊公司前董事長陳文澤與上訴人董事長甲○○於九十年五月十八日以買賣為原因，向經濟部智慧財產局申請將其所有系爭商標專用權移轉登記予上訴人等情，並提出商標移轉註冊申請暨契約書、授權使用申請書、移轉登記申請書及商標註冊簿等件為證，且為上訴人所不爭執，堪信為真實。又依被上訴人公司九十年度董事會議之紀錄、證人即被上訴人公司董事王榮樹及董事長陳文澤之證言，及慶豐銀行松山分行九十二年四月四日九二慶銀松字第六二號函所檢附被上訴人與上訴人之資金往來資料記載，核與系爭商標專用權買賣契約記載相符，足見陳文澤於九十年五月十日確係依董事會決議，代表被上訴人就系爭商標專用權與上訴人簽訂買賣契約，上訴人並已為價金二千五百萬元之交付。被上訴人雖主張慶豐銀行松山分行所檢附交易明細摘要，均載「匯款轉存」，即該二千五百萬元又匯回上訴人之註記，上訴人根本無對價之給付云云，然依慶豐銀行九十四年二月十七日（九四）慶銀松字第一九號函檢附被上訴人交易明細資料記載，關於「匯款轉存」之摘要，均屬貸方金額，即以匯款方式存入被上訴人帳戶之交易。是被上訴人上述之主張，即無足採。又陳文澤係依董事會決議代表被上訴人就系爭商標專用權與上訴人簽訂買賣契約，被上訴人就陳文澤與上訴人董事長甲○○故意為非真意之表示及合意乙節，既未能舉證以實其說，尚難認該買賣契約因通謀虛偽意思表示而無效。被上訴人此部分主張，應屬無據。按公司法第一百八十五條第一項第二款所謂讓與主要部分之營業或財產，係指該部分營業或財產之轉讓，足以影響公司所營事業之不能成就者而言。附表編號一、二、三所示商標專用權之價值，經第一審囑託財團法人台灣經輔研究所鑑定，認被上訴人目前產品其中主要三大部分之主要商標均以羅莎、R-
OSA 、道地及阿薩姆（包裝上均冠上羅莎ROSA）為主，推估此三件聯合商標之價值約佔其整體商標收益貢獻百分之八十，有鑑定報告書足憑。又被上訴人九十年度營業收入總額為四億四千七百十二萬四千九百八十三元、毛利率為百分之二‧七四九九二；九十一年度營業收入總額為三億七千六百二十九萬九千二百十八元、毛利率為負百分之二‧七八二七三等情，有上訴人提出之被上訴人公司營業損益概況表可稽，足徵被上訴人於九十年五月十八日將系爭商標專用權移轉登記予上訴人後，至九十一年度確已無營業毛利。證人陳文澤亦證稱：「這是屬於重要資產的處分。……賣掉商標就沒有做其他的營運」等語，堪認系爭商標專用權為被上訴人公司主要部分之財產。又按公司讓與全部或主要部分之營業或財產，如未依公司法第一百八十五條第一項第二款、第一百七十二條第一項、第二項、第三項規定為之，自不生效力。據證人李豐裕證稱：「……（被上訴人公司）八十九年有開股東常會，九十年以後就沒有再開過股東常會」等語，益見陳文澤係依董事會決議代表被上訴人就系爭商標專用權與上訴人簽訂買賣契約，出賣被上訴人公司主要部分之財產，並未經股東會決議，依上說明，對於被上訴人自不生效力。是被上訴人主張兩造間系爭商標專用權買賣關係不存在，即屬有據。系爭買賣契約對被上訴人既不生效力，被上訴人仍為系爭商標專用權人，惟系爭商標專用權人現登記為上訴人，乃無法律上之原因，因登記而上訴人所獲之利益與被上訴人所受之損害係基於同一原因事實，即有相當因果關係，被上訴人自得依不當得利之法律關係，請求上訴人塗銷上開移轉登記。又系爭商標專用權已移轉登記予上訴人所有，上訴人並為二千五百萬元價金之交付，已如前述，系爭買賣契約既因未經被上訴人之股東會決議而無效，則類推適用民法第二百六十四條同時履行抗辯之規定，塗銷上開移轉登記及賣買價金之返還，在實質上即難謂無履行之牽連關係。上訴人行使同時履行抗辯權，即屬有理。從而，被上訴人訴請確認兩造間系爭商標專用權買賣關係不存在，及上訴人塗銷上開移轉登記，均有理由，應予准許；上訴人為同時履行抗辯權行使，請求被上訴人返還價金二千五百萬元，亦屬有據等詞，為其判斷之基礎。
按公司法第一百八十五條第一項第二款所謂讓與主要部分之營業或財產，係指該部分營業或財產之轉讓，足以影響公司所營事業之不能成就者而言。查原審先依被上訴人近年重要營業損益概況表記載，該公司讓售系爭商標專用權當年即九十年度營業收入總額為四億四千七百十二萬四千九百八十三元，次年即九十一年度營業收入總額為三億七千六百二十九萬九千二百十八元（見原判決第八頁第四行至第五行）；繼採信證人陳文澤證稱：「這是（係指讓售系爭商標專用權）屬於重要資產的處分。……賣掉商標就沒有做其他的營運」等語（見原判決第八頁第九行至第十一行），則系爭商標專用權讓售後，前者似認被上訴人公司有繼續營運，後者則認該公司即無繼續營運，前後論述不一，究竟被上訴人讓與系爭商標專用權後，該公司所營事業有無繼續營運？該讓與行為是否足以影響其所營事業之不能成就？乃原審未詳予審究，遽以上開理由，為不利於上訴人之判斷，即有可議。其次，上訴人於原審辯稱，系爭「羅莎及圖ROSA」、「道地」、「羅莎、ROSA」等商標專用權，被上訴人於移轉讓售予伊之前，均係授權第三人使用，自己並不使用，而另以飲料代工為主要業務，則其主張主要業務之飲料產銷，因系爭商標專用權之讓與致年度淨收入陡降，故（系爭商標專用權）應屬主要部分之財產云云，顯不足採等語（見原審卷第二宗第一三九頁），並有被上訴人提出之商標註冊簿記載內容可證（見原審卷第二宗第八二頁、第八三頁、第八六頁），此攸關系爭商標專用權是否為被上訴人主要部分之財產判斷？原審就此重要防禦方法，未於判決理由項下說明其取捨意見，亦有判決不備理由之違法。上訴論旨，指摘原判決於其不利部分為不當，聲明廢棄，非無理由。又本案給付與對待給付具有不可分之關係，本案給付部分如無可維持，對待給付部分應併予廢棄。故原審維持第一審所為命上訴人塗銷上開移轉登記部分之判決既屬無可維持，則命被上訴人同時履行之對待給付返還價金二千五百萬元部分，應併予廢棄。
據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 九十六 年 八 月 二 日
最高法院民事第七庭
審判長法官 劉 延 村
法官 劉 福 來法官 黃 秀 得法官 吳 謀 焰法官 李 寶 堂本件正本證明與原本無異
書 記 官中 華 民 國 九十六 年 八 月 十三 日
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