最高法院民事判決 九十六年度台上字第二八二六號上 訴 人 德保有限公司法 定代理 人 丙○○訴 訟代理 人 黃呈利律師被 上 訴 人 煇騰實業股份有限公司兼法定代理人 乙○○被 上 訴 人 甲 ○上列當事人間請求排除侵害等事件，上訴人對於中華民國九十六年六月二十日台灣高等法院第二審判決（九十六年度智上易字第三號），提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決廢棄，發回台灣高等法院。
理 由本件上訴人主張：伊係系爭專利之專利權人。被上訴人甲○侵害伊之專利權，擅自製造系爭製造機，販售予被上訴人煇騰實業股份有限公司（下稱煇騰公司）使用，煇騰公司置系爭製造機於其位於桃園縣龍潭鄉九龍村九座寮五六之二號之工廠內，被上訴人乙○○則係煇騰公司之法定代理人等情，爰依民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百七十九條、第一百九十七條、公司法第二十三條、專利法第一百零八條準用第八十四條、第八十九條規定，求為命被上訴人連帶給付新台幣（下同）一百五十萬三千九百二十元本息，並命煇騰公司將置於其工廠內之系爭製造機拆除並銷毀，不得再裝設使用之判決（上訴人於第一審請求被上訴人連帶給付六十三萬四千九百二十元本息暨拆除並銷毀系爭製造機，不得再裝設使用，於原審擴張聲明如上）。
被上訴人煇騰公司、乙○○則以：系爭製造機並未侵害上訴人之系爭專利權等語，資為抗辯。
原審維持第一審所為上訴人敗訴判決，駁回其上訴，並駁回上訴人擴張之訴（原判決誤載為追加之訴），無非以：上訴人係系爭專利之專利權人，專利有效期間為自民國八十三年九月二十一日起至九十五年四月十三日止。乙○○係煇騰公司之法定代理人，置於煇騰公司工廠之系爭製造機設備，係煇騰公司於八十九年間向甲○所購得之事實，為兩造所不爭執，堪信為真實。上訴人主張系爭製造機侵害其所有系爭專利權，為煇騰公司、乙○○所否認，自應由上訴人就其主張之事實負舉證之責。上訴人雖提出財團法人台灣經濟發展研究院之專利侵害鑑定研究報告書為證，惟該鑑定報告書，係台灣新竹地方法院受理該院九十五年度智字第四號排除侵害事件，囑請鑑定，由該鑑定人提出之報告，僅能證明該案被告即訴外人聯大金屬股份有限公司之機器設備是否涉及侵害系爭專利權，要難援為本件認定之依據。上訴人另聲請就國立雲林科技大學、國立屏東科技大學機械工程系、國立中興大學機械工程系等侵害專利鑑定機構中擇一囑託為鑑定。查上訴人於第一審請求囑託鑑定，第一審法院曾指定財團法人中華工商研究院（下稱中華工商研究院）擔任鑑定人，並諭知上訴人預繳鑑定所需費用，上訴人卻表示中華工商研究院於另案為其不利之鑑定，明顯預設立場，而拒不繳納，惟上訴人並未依民事訴訟法第三百三十二條規定聲明拒卻鑑定人，且鑑定人前曾參與別一訴訟事件之鑑定，於該案之鑑定理由內所表示之意見，對於現尚繫屬之訴訟事件當事人一造縱有不利，亦不能認其執行鑑定事務即有顯失公平、公正或偏頗之虞，上訴人據此拒絕預繳鑑定費用，並不可採。上訴人拒絕繳納鑑定費用，依民事訴訟法第九十四條之一規定，已生失權效果，自不得再請求另送鑑定。上訴人未能證明被上訴人不法侵害其專利之事實，其依侵權行為規定，請求被上訴人賠償損害，自不足採。而被上訴人獲得利益之緣由，係以自有機器設備從事商品生產，該機器設備所有權之歸屬與上訴人無涉，且被上訴人設廠生產，尚投入土地、廠房、資金、人力等多項成本，是否獲利，亦與管理、行銷有關，被上訴人之獲利顯非無法律上之原因，上訴人依不當得利法則請求被上訴人返還利益，亦有未合等詞，為其判斷之基礎。
惟按「訴訟行為須支出費用者，審判長得定期命當事人預納之。當事人不預納者，法院得不為該行為，但其不預納費用致訴訟無從進行，經定期通知他造墊支亦不為墊支時，視為合意停止訴訟程序。」，民事訴訟法第九十四條之一定有明文。依此規定，審判長為利訴訟之進行，得定期命當事人預納訴訟行為所須支出之費用，當事人未依命預納，除其不預納致訴訟無法進行者，可能生視為合意停止訴訟之效果外，法院僅得不為該行為，尚難認已生失權效果。原審謂上訴人未依第一審法院之命預繳鑑定費用，即生失權效果而不得再請求另送鑑定云云，非無適用上開規定不當之違背法令。其次，鑑定人由受訴法院選任；法院於選任鑑定人前，得命當事人陳述意見；其經當事人合意指定鑑定人，應從其合意選任之。但法院認其人選顯不適當時，不在此限。此項規定，於法院囑託機關、團體或商請外國機關、團體鑑定準用之，民事訴訟法第三百二十六條、第三百四十條分別定有明文。兩造於第一審就囑託鑑定之機關、團體固未能達成合意，惟被上訴人於原審具狀表示願由工業技術研究院、財團法人工商研究院或國立中央大學擇一為鑑定機關、團體（見原審卷七二頁），上訴人嗣亦表同意由國立中央大學為本件鑑定機關、團體，並願預繳鑑定費用（見原審卷一五九頁），兩造似已達成指定鑑定人之合意，原審未說明何以不囑託兩造合意指定之國立中央大學鑑定之理由，遽認上訴人未能舉證證明其專利權遭侵害之事實，而為不利上訴人之認定，亦有判決不備理由之違法。上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 九十六 年 十二 月 二十 日
最高法院民事第六庭
審判長法官 朱 建 男
法官 顏 南 全法官 黃 義 豐法官 鄭 傑 夫法官 蘇 清 恭本件正本證明與原本無異
書 記 官中 華 民 國 九十七 年 一 月 三 日
Ｅ