最高法院民事判決 九十七年度台上字第一二一一號上 訴 人 鄧元工業股份有限公司法定代理人 丙 ○ ○訴訟代理人 林 松 虎律師被 上訴 人 甲○○○
乙 ○ ○上列當事人間請求損害賠償（商標專用權）事件，上訴人對於中華民國九十七年一月二十三日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十六年度智上字第九號），提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決關於駁回上訴人之上訴及該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院台中分院。
其他上訴駁回。
第三審訴訟費用關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。
理 由本件上訴人主張：伊向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請註冊如第一審判決附件所示之商標名稱DENG YUAN 及圖（含「Ty」圖樣）之商標（下稱系爭商標），註冊號碼為第七一六五一八號，指定使用於馬達、泵浦商品上，商標專用期間自民國八十五年五月十六日起至九十五年五月十五日止。而伊設計開發完成
2.5 度「偏離軸」（下稱偏離軸）做為生產製造泵浦馬達之零件，特於該偏離軸標示「Ty」商標，亦為該著作權人。被上訴人乙○○曾受僱於伊公司擔任廠長職務，知悉伊委託訴外人吳來春製造印有「Ty」字型之偏離軸。詎乙○○離職後，以其妻即被上訴人甲○○○名義設立「超泵創研工業社」，對外經營泵浦、馬達產品，竟未經伊同意先後於九十四年二月二日、同年二月十五日、同年六月一日委託吳來春製造仿冒系爭商標之偏離軸三二八顆、五四九五顆、五七二四顆，從事製造、經銷與伊所生產之產品相同之泵浦馬達，並以「S.F 」為商標，在市場上削價競爭掠奪伊原有之客戶群。嗣伊於同年八月十日、十一日先後查獲其生產銷售之SH-0000-000 泵浦馬達上裝置偏離軸使用伊所有之「Ty」商標，已侵害伊之商標專用權。乙○○因此違反商標法，經刑事法院判處有期徒刑一年，減為有期徒刑六月確定在案。又被上訴人為夫妻，共同經營、製造、販賣上開馬達，侵害伊系爭商標專用權，自應負共同侵權行為之連帶賠償責任。而被上訴人出售編號 SH-0000-000泵浦馬達，單價為新台幣（下同）一千元，按查獲數量之一千倍計算損害，伊因受被上訴人侵害商標專用權，致受有損害合計一千一百五十四萬七千元等情，爰依民法第一百八十四條第一項前段、第一百八十五條及商標法第六十二條、第六十三條第一項第三款之規定，求為命被上訴人連帶給付伊二百萬元，並加付法定遲延利息之判決（於原審追加依著作權法第八十八條第三項之規定為請求）。
被上訴人則以：伊二人並無仿冒使用系爭商標，且上訴人之商標既印於偏離軸上，與系爭商標專用於馬達泵浦商品上不同，該「Ty」圖樣並非伊委請他人製模仿冒，該偏離軸亦係上訴人所產製之產品，伊僅購自吳來春，並不知其上印有「Ty」圖樣等語，資為抗辯。
原審以：上訴人主張之事實，固提出智慧財產局系爭商標資料及原法院刑事庭九十六年度上易字第一二三三號刑事判決為證。惟參酌原法院刑事庭將扣案之泵浦馬達連同偏離軸，送請智慧財產局鑑定結果，及向高雄市水處理器材商業同業公會、台灣區高雄市飲用水協進會查詢所函復之資料判斷，系爭泵浦馬達分馬達及泵浦頭兩部分，「偏離軸」係裝置在泵浦頭上，用以連結馬達之軸心，使馬達之動力透過軸心之轉動，而帶動偏離軸之旋動。泵浦頭係可單獨作為產品出售，偏離軸係泵浦馬達組成之二十幾種零件之一，其功能係連動泵浦頭與馬達軸心。馬達之動力，透過軸心之轉動帶動偏離軸旋動，度數之大小對泵浦馬達有影響，是其為必要且屬重要零件，二者需相互配合作用，始能產生馬達動力，然偏離軸既得單獨出售，為泵浦馬達二十幾種零件之一，自與馬達為不同之商品，雖偏離軸度數大小或品質好壞，足以影響泵浦馬達之品質，然仍不得等同視之；而偏離軸僅裝置在泵浦頭上，泵浦馬達整組出廠已測試並加封條，經銷或一般客戶不會注意偏離軸度數，也不會刻意去拆解查看，因拆解後將損失自我之權益，原廠不會保固。泵浦馬達整組出廠既已測試並加封條，再黏貼產品（非偏離軸）商標，以本件「 S.F」商標，外觀上完全看不出有上訴人所指之「Ty」商標圖案，參酌一般社會通念及市場交易情形、就商品或服務之產製者或提供者、消費者、商品之功能、材質、商品本身與其零組件或半成品之關係等各種相關因素綜合判斷，「 S.F」與「Ty」商標圖案，截然有別，當不致有混淆誤認之虞，自未侵害上訴人之商標專用權。又上訴人提出之SH-0000-000 泵浦馬達之銷貨單、出貨單影本等資料所載，並未使用系爭「Ty」商標，而觀諸SH-0000-000 泵浦馬達之照片，其外觀印有乙○○自有商標「 S.F」（註冊號00000000），可見被上訴人係以「 S.F 」表彰商品，縱SH-0000-000泵浦馬達之偏離軸上標示有「Ty」圖樣，然偏離軸既為浦泵馬達之零組件，一般消費者購買時絕對看不到偏離軸外露，即難認被上訴人在SH-0000-000 泵浦馬達上之偏離軸上使用「Ty」商標，係作為行銷SH-0000-000 泵浦馬達之用。況上訴人自承SH-0000-000 泵浦馬達外觀印有「 S.F」、被上訴人以「 S.F」為馬達商標等語，可認被上訴人之SH-0000-000 泵浦馬達商品並未將「TY」商標作為其SH-0000-000 泵浦馬達之商標使用。再者，系爭商標係指定專用於「馬達」、「馬達、泵浦」類之商品，有智慧財產局核發之第七一六五一八號商標註冊證可稽。而依該局九十六年一月十九日（九六）智商第00000000000號函稱：「『馬達、磊浦』為動力機械，屬第七類０七二四組群，而『偏離軸』為零組件商品，雖同屬第七類，惟其屬０七二九組群，依智慧財產局商品及服務分類標準，二者非屬同一或類似商品」等語，則「偏離軸」並非上訴人註冊系爭商標指定專用之「馬達」、「馬達、泵浦」類之商品。是上訴人主張系爭商標專用權及於「偏離軸」商品云云，殊不足採。至乙○○因與吳來春共犯商標法第八十一條第一款、第八十二條之罪，經刑事法院判決有期徒刑一年，減為有期徒刑六月確定在案。惟獨立之民事訴訟，不受該刑事判決認定之拘束。另上訴人雖以「Ty」圖樣具有美感，而有著作權為由，追加依著作權法第八十八條第三項之規定為請求，惟其既以「Ty」圖樣作為其商標，自應優先適用商標法之規定，且警方查扣之印有「Ty」商標圖案之偏離軸係被上訴人向吳來春所經營宬穎有限公司所訂購。該印有「Ty」商標圖案之偏離軸係由上訴人提供模具予吳來春加工製造，雙方約定未經上訴人同意，吳來春不得擅自將所生產印有「Ty」商標圖案之偏離軸轉賣予第三人。而被上訴人向吳來春訂購上開偏離軸，雖未經上訴人同意或授權，然被上訴人僅屬買受人，將買來之零件密封組裝，未有重製、發行或其他違反著作權法之情事；上訴人又未能舉證證明被上訴人買受偏離軸時即指定須附有「Ty」商標圖案，自不能為被上訴人不利之認定。從而，上訴人依民法第一百八十四條第一項前段、第一百八十五條、商標法第六十二條、第六十三條第一項第三款及著作權法第八十八條第三項之規定，請求被上訴人連帶給付二百萬元，並加付法定遲延利息，為無理由，應予駁回。爰維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，並駁回其追加之訴。
關於廢棄發回部分（即駁回上訴人之上訴部分）：
查上訴人於原審主張：被上訴人將烙有「Ty」商標圖案之偏離軸裝置於其所產製之泵浦馬達上，自屬將「Ty」商標圖案用於其產製之泵浦馬達。蓋偏離軸乃屬泵浦馬達之關健零組件，其度數關係整個泵浦馬達之品質，進而影響銷售量。因此銷售商於訂購泵浦馬達時，必然會要求及注意偏離軸之材質與功能。則泵浦馬達內裝置烙有「Ty」商標圖案之偏離軸，即表示該泵浦馬達與伊公司產製之泵浦馬達有相同品質之保證。此為乙○○於伊公司擔任廠長職務時所明知，才會要求吳來春以伊公司所提供之模具生產烙有「Ty」商標圖案之偏離軸供應其生產泵浦馬達。是被上訴人所產製販賣之編號SH-0000-000 泵浦馬達，外觀雖印有「 S.F」商標，然因裝置之偏離軸烙有伊公司所有之「Ty」商標圖案，顯係利用該「Ty」商標圖案做該泵浦馬達之品質之保證，自難辭侵害伊商標專用權之責云云（見原審卷第一二三之三頁正、反面），此與認定被上訴人是否侵害上訴人之系爭商標專用權攸關，原審未說明上開主張何以不足採取之理由，徒以偏離軸可以單獨出售，為泵浦馬達二十幾種零件之一，與馬達不同之商品，遽為不利於上訴人之判斷，自嫌速斷。其次，原審既認定系爭泵浦馬達分馬達及泵浦頭兩部分，「偏離軸」係裝置在泵浦頭上，用以連結馬達之軸心，使馬達之動力透過軸心之轉動，而帶動偏離軸之旋動。泵浦頭係可單獨作為產品出售，偏離軸係泵浦馬達組成之二十幾種零件之一，則上訴人主張：由泵浦頭即可明顯看到烙印在偏離軸之「Ty」圖案商標。一般商品購買人即認為該裝置印有「Ty」商標圖案偏離軸之泵浦頭為伊公司製造之產品，或與伊公司有關聯。被上訴人將烙印有「Ty」商標圖案之偏離軸裝置於所產製之泵浦頭上，自屬侵害伊系爭商標專用權云云（見原審卷第一二三之三頁反面），乃屬重要之攻擊方法，原審恝置不論，亦有判決不備理由之違法。又智慧財產局九十六年九月二十六日（九六）智商０三五０字第０九六八０四四六五三０號函略稱：「偏離軸」商品是「泵浦馬達」商品之重要零組件之一，二者需相互配合作用始能產生馬達動力，在功能、材料、產製者因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成類似之商品」等語（見原審卷第一二三之七頁），且乙○○曾於上訴人公司擔任廠長職務為原審所認定之事實，則乙○○當悉上訴人委託吳來春以該公司所提供之模具烙有「Ty」商標圖案之偏離軸供應其生產泵浦馬達，足以提高泵浦馬達品質之保證。乃原審未審酌被上訴人主觀上之意思及消費者客觀上認知之情形，僅憑系爭商標專用於「馬達、泵浦」商品上，依智慧財產局九十六年一月十九日（九六）智商第00000000000號函示「馬達、磊浦」與「偏離軸」二者非屬同一或類似商品乙語，而為不利於上訴人之認定，尤有可議。上訴論旨，執以指摘原判決此部分為不當，聲明廢棄，非無理由。
關於駁回上訴部分（即駁回上訴人追加之訴部分）：
關於上訴人追加依著作權法第八十八條第三項之規定為請求部分，原審為上訴人敗訴之判決，駁回其追加之訴，經核於法並無違誤。上訴論旨，指摘原判決此部分為不當，聲明廢棄，非有理由。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項、第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 九十七 年 六 月 十二 日
最高法院民事第五庭
審判長法官 劉 延 村
法官 許 澍 林法官 黃 秀 得法官 李 寶 堂法官 童 有 德本件正本證明與原本無異
書 記 官中 華 民 國 九十七 年 六 月 二十六 日
Ａ