最高法院民事判決 九十七年度台上字第二○八九號上 訴 人 乙○○訴訟代理人 林發立律師
呂靜怡律師被 上訴 人 甲○○上列當事人間請求履行契約事件，上訴人對於中華民國九十七年六月十七日台灣高等法院第二審判決（九十六年度上字第六五五號），提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決關於命上訴人協同被上訴人申請商標權移轉登記及該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院。
理 由本件被上訴人主張：兩造於民國八十六年四月三日簽訂「大種子語言學校合約書／隱名合夥契約書」（下稱大種子隱名合夥契約書），復於同年十二月三十日與訴外人吳家樓、蔡莉芸簽訂「大位元語言學校合約書／隱名合夥契約書」（下稱大位元隱名合夥契約書，上開二件契約書合稱系爭合約）。嗣蔡莉芸決定不參與合夥，其原訂出資比例由伊承受，吳家樓後來亦退出合夥關係，大位元語文補習班成為對外由上訴人獨資經營，對內為上訴人與伊隱名合夥之事業，兩造出資額各佔百分之五十。兩造為經營上開補習班，曾向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊如原判決附表編號一、二所示之商標（下稱系爭商標），並於系爭合約第三條約定系爭商標為兩造所共有，然系爭合約終止後，上訴人未徵得伊同意，仍繼續使用系爭商標，已侵害伊之商標專用權等情，爰依系爭合約第三條、民法第八百三十一條準用同法第八百十八條、第七百六十七條規定，求為命：㈠上訴人協同伊向智慧局申請將系爭商標專用權，移轉登記為兩造共有。㈡移轉登記後，上訴人不得將系爭商標，使用於上訴人所經營補習班之招生文宣資料、教具、招牌與網站上之判決（被上訴人於第一審另請求變更第00000000號、00000000號商標權人登記及上訴人不得使用該二商標部分，業經第一審判決被上訴人敗訴確定。被上訴人就系爭商標請求部分，經第一審判決被上訴人敗訴後，被上訴人提起上訴，於原審為訴之變更，聲明如上述。原審就變更後之上述聲明㈠部分判決被上訴人勝訴，駁回聲明㈡部分之請求，被上訴人就敗訴部分未聲明不服，上訴人就敗訴部分提起上訴）。
上訴人則以：依系爭合約第三條約定，兩造因執行補習班事務所共同開發、創造以補習班名義登記之註冊商標權，始由雙方共有，伊於兩造簽訂系爭合約前之八十四年五月二十三日已為系爭編號一商標之申請註冊，顯見兩造絕無為經營補習班而向智慧局申請註冊上開商標之情事。至於系爭編號二之商標，指定使用於印刷品類，雖兩造所經營之補習班，多年來均將之使用於網頁、文宣、名片及招牌，而未使用於印刷品，該商標與系爭合約無關，故系爭商標均無由兩造共有問題。又簽訂系爭合約時，商標專用權依法不能登記為共有，兩造亦無將系爭商標移轉為共有之合意。何況兩造既無繼續合作計劃，若將系爭商標登記為共有，亦會產生混淆，於法不合。被上訴人未依商標法登記為商標權人，亦無權主張伊不得使用系爭商標等語，資為抗辯。
原審判命上訴人協同被上訴人申請商標權移轉登記，無非以：本於契約自由原則，出名合夥人及隱名合夥人得就隱名合夥事業之出資及經營為特別約定。兩造為共同經營語文補習教育事業，而簽訂系爭合約，於立契約人欄固表明被上訴人為隱名合夥人，但第三條第一款後段則約定：「補習班之設立：一、……取得之註冊商標權，由雙方共有。」，第九條第三項約定：「雙方因執行補習班事務所共同開發、創作之智慧財產，歸屬補習班共同擁有、不得私用。」，可知兩造確有將取得之商標權及智慧財產權為於內部關係上有別於隱名合夥之其他財產為處理之意。系爭編號一之商標圖樣乃「大位元」三字由左至右排列之印刷字體，與兩造約定共同設立經營之「台北市私立大位元短期補習班」名稱相同，且證人吳家樓證述其主觀上認為該商標為大家共同創業而屬合夥財產等語，足見兩造及蔡莉芸、吳家樓簽訂系爭合約，即有意將該商標納入契約範圍。系爭編號二之商標，為系爭合約簽訂後由被上訴人委託他人設計，設計完成後即申請註冊並開始使用於兩造出資之補習班相關事務，該商標確為兩造經營補習班所創設，自為系爭合約第三條第一款應共有之商標。查商標法並無禁止數人共有商標權之規定，雖商標審查實務上，為避免商標共有與商標專用權之性質抵觸，致消費者對商品來源有混淆誤認之虞，以往僅容許以表彰同一來源之「合夥」、「併列公同關係之共有」等方式申請商標共有。然智慧局已於九十五年七月十三日頒布「商標共有申請須知」，得由全體共有人共同具名，申請共同取得同一商標權，除契約另有約定外，由共有人公同共有商標權，有商標共有申請須知第一條、第二條規定可參。若二人共同研發設計之商標，僅由其中一人以自己名義提出申請並經核准註冊，經法院判決確定應為移轉或變更登記時，得依判決登記為共有，亦有同局九十七年一月二十八日（97）智商○三九○字第○九七八○○三四八七○號函可稽。是依商標法令，並未禁止商標權共有，上訴人辯稱依系爭合約簽立時之法令，系爭商標不得移轉登記為共有，系爭合約第三條第一款約定不能履行，依民法第二百四十六條規定為無效，尚非可採。又系爭合約第三條第一項後段係約定取得之商標為合夥人「共有」，而非「公同共有」，故此共有之性質，當為分別共有。又系爭合約訂立後，蔡莉芸因未出資、吳家樓則已退夥，系爭合約當事人僅存兩造，系爭商標當歸兩造共有。茲兩造間之隱名合夥關係業已消滅，不再繼續共同經營補習班事業，上訴人自應依系爭合約，將系爭商標權利移由兩造共有。被上訴人依系爭合約第三條第一款後段約定，請求上訴人協同被上訴人向智慧局申請將系爭商標權移轉登記為兩造共有，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。
查智慧局九十七年一月二十八日（97）智商○三九○字第○九七八○○三四八七○號函說明二係謂：「本局在九十五年七月十三日公告『商標共有申請須知』以前，審查實務上固接受合夥人（或併列具公同關係之共有人）方式為申請註冊或受讓商標專用權，若非合夥；非公同共有人者，實務上尚不受理申請登記為共有（本局八十八年七月二十日智商九八○字第二一五三○八號函參照）。」，另該智慧局八十八年七月二十日智商九八○字第二一五三○八號函說明二記載：「目前本局審查實務，固接受合夥人以公同共有之方式為申請註冊人或受讓商標專用權，惟其使用僅得以表彰同一來源之『合夥』組織型態加以標示（或併列具公同關係之共有人方式），尚難以民法上籠統之『共有』概念涵蓋之。」（原審卷六二、六三、六六頁），足見於智慧局九十五年七月十三日公告「商標共有申請須知」以前，該局就商標專用權並不接受申請註冊登記為共有或受讓為共有，乃原審竟援引上開智慧局九十七年一月二十八日函認八十六年四月三日及八十六年十二月三十日簽立系爭合約時之商標法令未禁止商標權共有云云，並據此為上訴人敗訴之判決，自有違誤。次按隱名合夥契約終止時，出名營業人應返還隱名合夥人之出資及給與其應得之利益。但出資因損失而減少者，僅返還其餘存額，民法第七百零九條定有明文。又系爭合約第九條，亦就合約終止後之合夥財產清算另為約定。原審既認兩造之合夥關係業已消滅，則上訴人於原審抗辯：系爭合約之訂定既在執行合夥事業，如今合夥已經終止，斷不可能將系爭商標再移轉為共有，致失契約目的云云（原審卷一四五頁反面、一四六頁正面），自屬重要之防禦方法，原審恝置不論，遽為上訴人敗訴之判決，亦有未合。上訴論旨，指摘原判決其敗訴部分不當，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 九十七 年 十 月 三 日
最高法院民事第二庭
審判長法官 吳 正 一
法官 劉 福 聲法官 阮 富 枝法官 顏 南 全法官 吳 麗 女本件正本證明與原本無異
書 記 官中 華 民 國 九十七 年 十 月 二十 日
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