最高法院民事判決 九十八年度台上字第九九七號上 訴 人 美商瑟蘭斯國際股份有限公司（ Celanese Intern
ational Corporation）法定代理人 陳雅惠（在中華民國境內之法定代理人）訴訟代理人 謝英士律師
陳哲宏律師羅淑瑋律師被 上訴 人 中國石油化學工業開發股份有限公司法定代理人 乙 ○被 上訴 人 甲○○共 同訴訟代理人 蘇吉雄律師
陳世杰律師黃虹霞律師周書帆律師上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十七年十月十四日台灣高等法院高雄分院第二審判決（九十四年度重上字第六九號），提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決廢棄，發交智慧財產法院。
理 由本件上訴人主張：伊為中華民國發明第二七五七二號專利（下稱系爭專利）之專利權人，該發明係一種「由甲醇與一氧化碳製造醋酸之方法」，專利權期間自民國七十六年九月十六日起至九十四年四月三日止。中國石油化學工業開發股份有限公司（下稱中石化公司）明知系爭專利權為伊所有，曾於七十八年一月間至八十二年二月間與伊洽談該專利技術之授權事宜，伊當時提供系爭專利之具體操作條件供其參考，後因未能達成協議而停止授權談判。詎中石化公司未經伊同意，即在其高雄縣大社廠全面採用系爭專利方法以製造醋酸並販賣牟利。嗣經伊於八十八年五月十五日向臺灣高雄地方法院檢察署提出告訴，並聲請檢察官於同年月二十日搜索中石化公司大社廠，查獲「醋酸生產工廠及醋酸成品儲槽化驗資料」九十張，載有大社廠自八十五年十月一日起至八十八年五月十七日止之反應液成分分析數據，顯示該大社廠於此期間內所使用之反應液成分組合，均落入系爭專利權範圍。而甲○○為中石化公司大社廠於七十八年至八十八年間之廠長，知悉伊與中石化公司間就系爭專利技術授權之談判過程及系爭專利範圍，竟於執行中石化公司業務時，未經同意即擅自在大社廠使用系爭專利方法製造醋酸（上訴人主張侵權行為之期間為八十五年八月三十日起至八十八年五月十七日止，原審誤為八十五年十月一日起至八十八年五月十七日止），故意侵害伊之系爭專利權。爰依專利法第八十八條、第八十九條、民法第二十八條、第一百八十八條、公司法第二十三條之規定，求為命被上訴人連帶賠償伊二倍之損害額即新台幣（下同）十一億九千五百七十三萬零三百七十元之本息之判決（上訴人之請求超過八億九千六百七十九萬七千九百一十四元本息，及命被上訴人不得使用系爭專利製造醋酸產品，亦不得使用、販賣、意圖販賣而陳列，或為上述目的而進口以系爭專利方法製造之醋酸產品，或為其他侵害系爭專利之行為部分，經第一審判決敗訴，因未上訴而確定）。
被上訴人則以：系爭專利非銠催化甲醇羰化製造醋酸之原始母專利，充其量係孟山都技術之改良，而且部分範圍不具進步性或不具產業利用性等專利要件，應全部不准專利。又上訴人並非系爭專利原始專利權人，並未自其前手Hoechst Celanese Corporation合法受讓系爭專利權及專利侵害之損害賠償請求權。上訴人縱使已合法受讓系爭專利權，其專利侵害損害賠償請求權已部分罹於二年或十年之請求權時效。而系爭專利申請專利範圍之解釋，就其中鹼金屬碘化物部分，應解釋為：於反應初始「因添加而維持」特定濃度之Ⅰａ、Ⅱａ族金屬碘化物鹽類或季碘化物鹽類；就「重量百分比約2％ 至20％之碘化物鹽類」，指單一種Ⅰａ、Ⅱａ族金屬碘化物鹽類或季碘化物鹽類之濃度；系爭專利權之醋酸甲脂濃度應高於2wt％ 。再者，上訴人未能證明伊之大社廠於系爭侵權期間侵害系爭專利權之事實，其醋酸反應液之組成，依全要件原則，未落入系爭專利權範圍，而構成系爭專利權之侵害。縱使上訴人已證明侵權，仍需證明其受有損害，損害與侵權行為間並有相當因果關係存在，始得主張依專利法第八十五條第二項計算其損害。又改進專利之專利權人得請求之損害賠償範圍，僅以其改進部分為限，不及於被改進技術原有之效能部分，則上訴人主張伊所獲得之利益亦應扣除其使用孟山都醋酸製程之專利授權保證年產量八萬噸部分，始符合改良專利之本質。另依伊於系爭侵權期間之醋酸銷售成本及費用，足證伊於系爭侵權期間醋酸產品之淨利率均為負數，未有獲利等語，資為抗辯。
原審將第一審所為上訴人勝訴部分之判決廢棄，改判駁回上訴人該部分之訴，無非以：被上訴人關於所主張系爭專利權應予撤銷或廢止之原因，既未於第一審主張或抗辯，依智慧財產案件審理細則第三十三條之規定，原已不得於上訴審再行主張或抗辯。況且，據被上訴人證稱可知，其就其主張之各該舉發案事由，顯然早已知情，於準備程序中，復未及時提出相關事證為主張或抗辯，就其逾時始行提出攻擊或防禦方法，至少亦有重大過失，並有礙訴訟之終結，按之上揭審理細則第三十三條之規定，應認不得於本件民事訴訟程序再行主張或抗辯。又主管機關於七十六年九月十六日核准Hoechst Celanese Corporation系爭專利權時，應依規定審查申請人之法人資格、代表人姓名、是否依法委任專利代理人等情，該等要件審查無誤，始得為實體審查而核准專利，被上訴人再爭執Hoechst Celanese Corporation申請系爭專利時，未經合法代理，核屬無據。系爭專利權之讓與，業經上訴人提出自智財局閱得與原本相符之英文本及其中譯本，經當庭勘驗屬實，且形式上真正為被上訴人所不爭執，並經分別認證其上雙方代理人簽名屬實，且內容載明轉讓之專利權包括系爭專利，及轉讓之標的亦包括涉及系爭專利之侵權行為損害賠償請求權，足認上訴人確已合法受讓系爭專利權及關於專利權侵害之損害賠償請求權。被上訴人爭執就上訴人所指繼續侵害系爭專利權情事，其損害賠償請求權亦應個別起算時效期間，而陸續罹於二年之請求權時效云云。惟上訴人主張本件專利侵權期間為八十五年十月一日至八十八年五月十七日，而陳福隆文章係八十一年間發表，其內容並不及於其後發生之事實，且系爭專利之申請專利範圍，水含量低於14wt％，僅係技術特徵之一，縱屬低水製程，仍須具備其他申請專利範圍之要件，始足以構成侵權，是要難以僅知其中一技術特徵，即認已知侵權之事實。又上訴人於八十八年五月二十日聲請檢察官至中石化大社廠搜索時，始經檢察官扣得相關醋酸製程證據，並據以提出侵害專利權之刑事告訴，則其最早亦應於是時始確知被上訴人系爭侵權期間之全部侵權事實，始得起算時效期間。故上訴人於九十年二月十九日提起刑事附帶民事訴訟，為本件請求，就全部侵害專利權損害賠償請求權之行使，均未罹於時效期間。另被上訴人以上訴人迄九十七年二月二十二日始通知被上訴人受讓系爭損害賠償請求權，該轉讓迄此時始發生效力，在此之前，上訴人並未對被上訴人取得任何損害賠償請求權，其起訴並不發生中斷時效之效力，爭執自上開之日回溯十年之前，即上訴人所主張自八十五年十月一日起至八十七年二月二十一日止之侵權行為，均已罹於十年之請求權時效云云。上訴人於九十年二月十九日起訴為本件損害賠償之請求，是時固未通知被上訴人，惟實質上該債權已移轉，上訴人得行使之債權，乃包括八十七年九月十七日受讓系爭專利權之前已發生，而同時自前手受讓之損害賠償債權，及其受讓得以專利權人身分行使之損害賠償債權，上訴人就上開權利均無放任不行使之情形，而被上訴人亦無誤向上訴人前手清償之虞。又上訴人於原審九十七年一月二十八日準備程序期日，業已表示「專利權讓與書之英文本有記載受讓侵權行為損害賠償請求權」、「依據讓與書上記載，專利的所有權益都一併讓與」，足認其時被上訴人已受債權讓與之通知，該專利侵權之損害賠償請求權之「讓與」最遲於是時已對被上訴人發生效力。是上訴人於本件所行使受讓自前手部分之權利，與其前手對被上訴人得主張之權利既為同一，復無未行使之情事，應認該部分債權之時效期間於起訴時已生中斷之事由。再依九十三年七月一日施行之專利法第五十六第三項、第二十六條規定、九十三年四月七日修正之專利法施行細則第十九條第二項及經濟部智慧財產局九十七年三月修訂之專利審查基準。系爭專利為孟山都公司美國專利第0000000號及歐洲專利第五五六一八號（以下合稱孟山都專利）醋酸製造方法之改良，孟山都專利為系爭專利之先前技術，為兩造所不爭執，準此，系爭專利乃屬於「選擇發明」之專利。依系爭發明專利說明書於申請專利範圍第一請求項記載可知系爭專利相較於孟山都專利，其共有之必要技術特徵為，反應介質中均含有銠觸媒、水、甲基碘、醋酸甲酯及醋酸；其差異則在於系爭專利之技術特徵為「於反應期間內，維持反應介質中水、碘鹽、醋酸甲酯，及甲基碘之特定組合」，以達到「維持催化劑之安定性及系統之生產力」之功效，則於解釋申請專利範圍時，應結合全部技術特徵以為觀察。而上訴人以系爭專利於專利申請過程中，曾於再審查理由書提及「鹼金屬碘化物及酯只有在反應最初時加入，且一直連續地保持在反應混合物中而不需再添加」，主張系爭專利權範圍應解釋為「添加」且「維持」特定濃度之碘化物鹽類云云。然系爭發明專利說明書之申請專利範圍第一請求項（下稱系爭請求項），關於液態反應介質特定比例之組合，並無「添加」二字，即已清楚界定係於反應液中「維持」特定比例之組成。及於發明說明中，亦無關於「添加而維持」反應液特定組成比例之記載。於申請過程中，主管機關曾於七十四年十一月二日否准系爭專利之申請。系爭專利之申請人乃於七十五年一月三十一日再審查理由書中針對該核駁理由說明，而經主管機關據其修正後如上述之申請專利範圍核准公告。堪認主管機關最初審查時，確係誤以系爭專利方法為分批次操作方法，須於每次反應「添加」碘鹽與醋酸甲酯，而導致成本增加，如係連續式操作，即無所指之每次添加反而增加成本之疑慮。從而，依系爭專利申請人再審查理由書之意旨，並無限縮系爭反應液中碘鹽及醋酸甲酯之申請專利範圍為「因添加而維持」特定比例之表示，被上訴人爭執應予限縮，核無理由。又依系爭專利核准當時適用之法令，即八十三年十月三日修正前專利法施行細則第二條規定，關於系爭請求項記載「重量百分比約2％ 至20％之碘化物鹽類」英文內容觀之，係屬封閉式表達方式，應認申請人此部分所表示之成分組合，僅限於該請求項中記載之週期表Ⅰａ族及Ⅱａ族金屬碘化物。又系爭發明說明之「實例二」中，關於表Ｖ中使用各種不同碘化物鹽類之效應，均係列出單一種碘鹽，且係以單一碘化物鹽類之「重量百分比」作為組成比例，而無進一步關於若同時混合二種以上碘鹽時，其效應之說明。系爭請求項既無關於Ⅰａ、Ⅱａ族金屬碘化物鹽類混合二種或二種以上之選項，於發明說明更無特別就此為記載，應認其申請專利範圍已明確限定為季碘化物鹽類，或單一之週期表Ⅰａ族或Ⅱａ族金屬碘化物鹽類之重量百分比，而不得任意擴張為涵蓋其複數之組合，或季碘化物鹽類與週期表Ⅰａ族及Ⅱａ族金屬碘化物鹽類以外之碘化物。系爭請求項記載：「反應介質含有重量比約 0.5％至5％ 之醋酸甲酯，……，以維持催化劑之安定性及系統之生產力」。而系爭專利屬於選擇發明，其自先前技術範圍中選擇之必要技術特徵之發明，須該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時的通常知識實施結果，得以產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效者，始具有進步性，而得享有專利權之保護。關於「反應介質含有重量比約0.5％至2％之醋酸甲酯」部分，未為發明說明及圖式支持，即超出申請時發明說明及圖式所揭露之範圍，且依據系爭專利之申請歷史文件檔案，及其歐洲專利維護過程所提出之文件、審定理由等，亦支持系爭專利之醋酸甲酯應於反應過程中維持2wt％至5wt％之濃度，以達成高反應速率。
是則，逾此部分之申請專利範圍，不應受專利權之保護。上訴人舉證中石化公司醋酸製程之反應液介質之特定組成及比例，均落入系爭專利範圍，業經提出相關證據等。然系爭專利之申請專利範圍，應不包括「二種或二種以上週期表Ⅰａ族金屬或Ⅱａ族金屬碘鹽之組成，或其與季碘化物鹽類之組成」，及「低於2 wt％之醋酸甲酯」之技術特徵，上訴人主張其系爭專利專利權範圍應依經公告之專利說明書申請專利範圍第一請求項之記載，為無理由。是此部分技術特徵，應不列入系爭待鑑定醋酸生產方法是否構成侵害之比對要件。基此，中石化公司醋酸廠於系爭侵權期間，反應器反應液之線上分析數據，其反應液之成分及組成，其中關於醋酸甲酯之分析數據，介於0.5至1.6wt％之間，按上開說明，並未落入系爭專利技術特徵關於醋酸甲酯應介於2至5wt％濃度之專利權範圍。再者，關於該線上分析數據碘離子6至9.5wt％濃度，應係指有效溶解之碘鹽所對應之碘離子濃度，惟其對應之金屬或帶正電之離子為何暨其組成，並無法僅依據該碘離子濃度以為確定，業經兩造推薦之專家於開庭時或提出書面報告一致陳明。而系爭專利權範圍，關於重量比約2％至20％ 之碘化物鹽類，應限於單一種季碘化物鹽類，或單一種週期表Ⅰａ族或Ⅱａ族金屬對應之碘化物鹽類，則中石化公司反應液中碘化物鹽類之重量百分比濃度，是否落入系爭專利權範圍，尚無法據該線上分析數據證明，而有待依其他證據認定之。上訴人既應就中石化公司使用系爭專利方法製造醋酸先為舉證，在其未舉證待鑑定方法關於碘化物鹽類之技術內容落入系爭專利範圍之前，被上訴人就其抗辯獲得碘離子之方法，縱未能舉證證明，亦不得因此認上訴人之主張為有理由。又依系爭專利說明書於發明說明第一九、二二及二三頁記載，即於發明說明中揭露「其他碘化物鹽類，其於反應介質中具相同之碘部分濃度下，與碘化鋰，或其他以一個週期表上Ⅰａ族及Ⅱａ族金屬所組成之碘化物鹽類，一樣有效」，但就「季碘化物鹽類及以一個週期表上Ⅰａ族及Ⅱａ族金屬所組成之碘化物鹽類」以外之碘化物鹽類之技術，並未記載於申請專利範圍，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」，是亦不得據線上分析數據之碘離子濃度，認定與系爭專利之碘化物鹽類之技術特徵實質均等。再依上訴人主張，其自市面上購得之中石化公司醋酸產品，經台大慶齡工業研究中心作成專利侵害鑑定報告，認由該醋酸產品還原分析，證實其製程落入系爭專利範圍等語，並提出百利輝公司發票一張及慶齡中心之專利鑑定服務報告為憑。惟據該專利鑑定服務報告內，關於系爭專利案與待鑑定案相關特徵分析比較表之記載，其中待鑑定案之醋酸甲酯濃度經認定為「推論0.9wt％醋酸甲酯，而且不超過1.5wt％」；碘化鹽濃度認定為「推論使用碘化鹽，其範圍在3-5wt％ 之間」，其認定之醋酸甲酯濃度，並未落入系爭專利技術特徵中關於醋酸甲酯應介於2至5wt％濃度之專利權範圍；關於碘化物鹽類3至5wt％濃度，則未確認對應之金屬或帶正電之離子為何，亦不足以證明已落入系爭專利關於碘鹽技術特徵之專利權範圍。上訴人依專家雷敏宏於九十七年四月十七日出具之補充意見書主張，依八十八年五月十七日反應槽內碘離子總濃度6.61wt％，對應成大金屬分析數據，及被上訴人所為「依孟山都公司授權方法生產醋酸」、「成大分析方法所得之腐蝕金屬總量偏離其實際操作之反應液腐蝕金屬含量、相差數倍」、「廢酸槽的雜質在上開日期停爐時混入緩衝槽，造成腐蝕金屬濃度高漲」等答辯，推算：如反應液中腐蝕金屬濃度依孟山都專利之教示，維持5000ppm 以下時，則碘化鋰之濃度為2.84重量％以上；如廢酸槽的金屬鹽不送回緩衝槽，即鉀鹽也留在廢酸槽，且腐蝕金屬濃度在5000ppm 以下，則碘化鋰之濃度為3.56重量％以上，其餘Ⅰａ、Ⅱａ族金屬對應的碘鹽則均在1.35重量％以下，且Ⅰａ、Ⅱａ族金屬碘鹽加總之重量百分比，最多為6.15wt％（腐蝕金屬濃度為3000ppm 時）。惟系爭緩衝槽暫存液之腐蝕金屬濃度加總已達10749MG\L，經換算為8720ppm，專家雷敏宏依此濃度推算暫存液之碘化鋰濃度僅為1.53wt％，其餘鈉、鉀、鈣、鎂均低於1wt％ ，且Ⅰａ、Ⅱａ族金屬碘鹽加總之重量百分比為2.49wt％，即其任一種單一Ⅰａ、Ⅱａ族金屬碘鹽組成均未落入系爭專利之碘鹽濃度範圍。而被上訴人上開答辯均屬於訴訟上防禦之答辯，並非就上訴人所主張事實之自認或不爭執之陳述，無民事訴訟法第二百七十九條、二百八十條規定之適用，不得以之為判決之基礎，況其後被上訴人已為不同之陳述，尚不得據為有利上訴人之認定。再者，據系爭專利發明說明所載，各種Ⅰａ、Ⅱａ族金屬碘鹽之溶解度並不相同，甚至「當反應介質冷卻至較正常運轉溫度為低時，其中多數並不具高溶解度」，即系爭暫存液中部分Ⅰａ、Ⅱａ族金屬碘鹽可因溫度降低而產生沈殿，上訴人未予考量其溶解度不同，而按成大分析數據比例予以分配碘離子，所得結論即不足以反應反應液中各種碘鹽之組成比例。又縱認專家雷敏宏上開假設推論之碘化鋰數據與中石化公司反應液之組成相吻合，而得認待鑑定之生產醋酸方法，其中關於碘鹽之技術內容可能落入系爭專利權範圍，惟參以上揭關於系爭專利醋酸甲酯濃度之技術特徵之說明，醋酸甲酯於2 wt％以上，碘化鋰之存在始屬必須，且於低水含量時，醋酸甲酯與碘化鋰僅於其組份以相對高之濃度存在時才為速率之促進劑，且此種促進效果於二種組份同時存在時較高；當水含量8 wt％以上，醋酸甲酯含量0至2wt％時，縱使碘化鋰含量高達20wt％，其ＳＴＹ值均不超過16，而未及於先前技藝之16.9ＳＴＹ值，及系爭專利申請人於其歐洲專利，同意系爭專利之醋酸甲酯濃度，在反應過程中，應至少維持在2wt％ 以上之高濃度狀態，始足以達成高反應速率，即先前技術ＳＴＹ值等情，亦難認系爭待鑑定方法與系爭申請專利範圍之技術特徵實質均等。就八十八年五月二十日檢察官查扣之中石化公司醋酸工場反應器反應液檢驗方法第十二項，固記載檢定醋酸製程溶液中鋰等Ⅰａ、Ⅱａ族金屬含量之方法，及同日查扣之中石化公司檢驗科葉源禾課長計算資料等，依上述說明，僅得認系爭待鑑定方法之反應介質中含有鉀、鋰、鈉等成分，其組成及重量百分比則不明，非得據此認定其中關於碘化物鹽類之技術內容已落入系爭專利權範圍。系爭待鑑定之中石化公司生產醋酸方法，其中關於醋酸甲酯及單一種Ⅰａ、Ⅱａ族金屬碘鹽之濃度，並未落入系爭專利權之技術特徵範圍，即待鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之一種以上技術特徵，按之上開適用均等論原則，應不適用「均等論」。從而，應判斷待鑑定對象之醋酸生產方法未落入系爭專利權範圍。上訴人主張被上訴人侵害其系爭專利，應賠償所受損害，求為命中石化公司、甲○○給付八億九千六百七十九萬七千九百一十四元本息為無理由，應予駁回等詞，為其判斷之基礎。
按不能期待人民遵守尚未公布施行之法令，此為法令不溯既往原則。查本件上訴人主張被上訴人侵害其專利權之期間為八十五年八月三十日至八十八年五月十七日，是以系爭專利權是否受到侵害，應以當時有效之專利法為法規依據，但核原審將上訴人系爭專利，即以甲醇及一氧化碳為原料製造醋酸方法，反應介質含有醋酸甲酯重量比之濃度為0.5～5wt％，逕依九十三年七月一日始施行之專利法第五十六條第三項「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明書及圖式」及新增之第二十六條規定，暨依九十七年三月修訂之專利審查基準及專利侵害鑑定要點第一章第3.點第⒋３項及第５項規定（詳見經濟部智慧財產局現行專利審查基準彙編第二編第一章說明書及圖式第2-1-42至2-1-45頁），予以限縮至 2～5wt％ 範圍，因認被上訴人製造之醋酸所含之醋酸甲酯重量比之濃度範圍為0.5～1.6wt％，不落入系爭專利範圍中，而未侵害上訴人專利權等語，卻不適用當時有效之專利法，即八十三年、八十六年修正之第五十六條第三項「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」之規定，復未說明適用新修正專利法及前揭要點之理由（按九十三年施行之新法第一百三十五條係規定，施行前尚未審定之專利申請案適用施行後之規定；立法理由亦說明，已審定者仍適用修正施行前之規定），自有判決不備理由之違失。又上訴人主張被上訴人侵害其專利權之時間起迄日期為八十五年八月三十日起至八十八年五月十七日止（台灣高雄地方法院九十年度附民字第一一八號卷第一二○頁），原審漏未就上訴人主張之八十五年八月三十日起至同年九月三十日止之事實予以審判，亦有就已受請求事項未予裁判之違法，上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。又智慧財產案件審理法自九十七年七月一日施行，爰依同法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 九十八 年 六 月 四 日
最高法院民事第四庭
審判長法官 劉 延 村
法官 許 澍 林法官 黃 秀 得法官 許 正 順法官 魏 大 喨本件正本證明與原本無異
書 記 官中 華 民 國 九十八 年 六 月 十六 日
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