最高法院民事判決 九十九年度台上字第一一二號上 訴 人 甲○○訴 訟代理 人 林發立律師
呂紹凡律師李姵吟律師被 上訴 人 至寶電腦興業股份有限公司兼法定代理人 乙○○共 同訴 訟代理 人 張慧明律師上列當事人間請求侵害專利權損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十八年九月二十四日智慧財產法院第二審判決（九十八年度民專上字第一二號），提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理 由本件上訴人主張：伊享有新型專利第M 二七○四一九號「電腦電源供應器之電力輸出裝置改良」之專利權（下稱系爭專利），專利權期間自西元二○○五年七月十一日至二○一四年十一月十一日止，並已向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請新型專利技術報告。詎被上訴人至寶電腦興業股份有限公司（下稱至寶公司）明知其未經伊之授權，竟擅自製造、販賣侵害系爭專利之產品，並刊載於至寶公司之網站，進行國內外銷售行為，經伊購買至寶公司所生產製造之「電源供應器/M三四二○W 」，送交中華工商研究院進行鑑定，鑑定結果為「本案電源供應器之待鑑定物構件內容、特徵，與新型專利公告編號M 二七○四一九號電腦電源供應器之電力輸出裝置改良之申請專利範圍構成實質相同，即落入本案專利之申請專利範圍。」另至寶公司生產製造之其他型號SilentCool產品，與上開經鑑定之產品，僅瓦數不同，其構造相同，均係侵害伊之系爭專利權。伊早於民國九十六年九至十一月於PC DIY廣告刊物（即電腦硬派月刊）刊登獲有專利之事實，惟至寶公司知悉後仍繼續侵害，伊於九十七年八月二十五日發函請求至寶公司停止生產、製造、販賣侵權產品，惟至寶公司置之不理，具有侵害之故意，應酌定損害賠償額三倍之賠償等情。爰依專利法第一百零八條、第八十四條第一項、第八十五條及公司法第二十三條規定，求為命㈠至寶公司不得使用系爭之專利，並停止自行或委由他人設計、製造、販賣、為販賣之要約、使用、陳列型號SilentEZ及SilentCool四二○之產品，及不得為任何侵害系爭專利之行為；㈡被上訴人連帶給付新台幣（下同）三百零九萬五千七百十元及附加法定遲延利息之判決。
被上訴人則以：系爭專利為可由被證二與被證四之結合輕易達成者，不具進步性。依系爭專利說明書所載申請專利範圍第一項之技術特徵，關於基板與電路板之連接，係透過排線及匯流排之元件，而至寶公司之產品關於基板與電路板之連接係透過電源線直接連接，二者構件並不相同。至寶公司產品縱有使用「纜線」、「電路板」及「插槽」等構件之組合，然其均為電源供應器所屬技術領域中具有通常知識者所熟知先前技術之運用，應構成先前技術阻卻，故至寶公司產品之技術特徵並未落入系爭專利之請求範圍等語，資為抗辯。
原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：系爭專利申請專利範圍第一項對於電源供應器之設計製造領域中具通常知識者而言，係將被證二所提之電源供應器結構將主纜及支纜結構改變為習知直接與電路板連接之纜線結構，再將外接模組中之金屬條置換為印刷電路板，該置換僅係產生印刷電路板已知之功效，系爭專利申請專利範圍第一項為電源供應器所屬技術領域中具通常知識者，依據被證二結合被證四顯能輕易完成，而不具進步性。且系爭專利申請專利範圍第二項並未有不可預期之功效產生，故被證二結合被證四或被證二結合被證四及被證五亦可證明系爭專利申請專利範圍第二項係為發明所屬技術領域中具通常知識者，依前揭先前技術之組合而顯能輕易完成，不具進步性。另系爭專利申請專利範圍第三項為所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術即被證二或被證二及被證四之組合顯能輕易完成，而違反專利法第九十四條第四項規定。因此，系爭專利即有違專利法第九十七條第四項之規定，而有同法第一百零七條第一項第一款之撤銷原因，則依智慧財產案件審理法第十六條第二項規定，上訴人於本件民事訴訟中自不得以系爭專利權對於被上訴人主張權利。從而，上訴人依專利法第一百零八條規定準用同法第八十四條第一項規定，請求排除侵害，並依專利法第一百零八條規定準用同法第八十五條、公司法第二十三條規定請求被上訴人連帶賠償，為無理由，應予駁回等詞，為其判斷之基礎。
按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」、「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」，智慧財產案件審理法第十六條第一項、第二項固定有明文，惟同法第十七條亦規定：「法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟」，蓋就智慧財產權有無應撤銷或廢止原因之爭點，與智慧財產專責機關之職權有關，為使法院取得更完整之訴訟資料，以作出正確之判斷，自有賦與專責機關參與程序並表達意見機會之必要，不因有技術審查官參與訴訟程序，而可忽略。本件系爭專利曾經第三人安達科有限公司向智財局舉發有先前技術應予撤銷，經審定舉發不成立確定，乃兩造所不爭執之事實（見原判決七頁），並有智財局專利舉發審定書在卷可憑（見一審卷三二一至三二五頁、三三五至三三八頁），且上訴人於原審亦具狀聲請依同法第十七條規定命智財局參加訴訟（見原審卷Ⅱ四五頁），則原審於擬推翻專利專責機關之判斷前，自應斟酌情形命智財局參加訴訟，以利妥適判斷。乃原審未命智財局參加訴訟，亦未於判決中說明無須命智財局參加訴訟之理由，即逕謂上訴人於本件民事訴訟中不得以系爭專利權對被上訴人主張權利，未免速斷。次查，原審對於事涉特別專業領域知識之系爭專利請求項第一項、第二項及第三項，是否可經由原判決所稱之被證二、被證四及被證五之結合而能輕易完成，致不具進步性一節認定所憑之證據，仍應行必要之證據調查程序，不能因有技術審查官之參與而可省略，否則不啻將法院認事採證之職權委諸技術調查官，與技術調查官僅為法院輔助人之趣旨（智慧財產法院組織法第十五條第四項參照），有所違背。因此，當法院與智財局對於特別專業領域知識之判斷不同時，自宜命智財局參加訴訟，以參酌其提出之意見，加以調查證據。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 九十九 年 一 月 二十一 日
最高法院民事第五庭
審判長法官 朱 建 男
法官 顏 南 全法官 林 大 洋法官 沈 方 維法官 鄭 玉 山本件正本證明與原本無異
書 記 官中 華 民 國 九十九 年 二 月 二 日
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