最高法院民事判決 一○四年度台上字第一三四三號上 訴 人 辰驊國際有限公司兼法定代理人 黃怡仁共 同訴 訟代理 人 王叡齡律師
陳建誌律師被 上訴 人 RTI運動商品銷售公司（RTI SPORTS VERTRIEB
VON SPORTARTIKELN GMBH）法 定代理 人 安諾德（ARNOLD, FRANC）訴 訟代理 人 鄒純忻律師
林思勻律師上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國一○二年十一月十四日智慧財產法院第二審判決（一○二年度民專上字第三號），提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
第三審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由本件被上訴人主張：伊於民國九十三年八月二十日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請專利名稱為「尤指比賽、越野等用之腳踏車把手」之發明專利，申請專利範圍共二十六項，其中第一項、第四項為獨立項，餘為附屬項，經該局於九十八年二月一日公告證書為Ｉ三○五七六○號發明專利（下稱系爭專利）。嗣伊在市場上發現由上訴人黃怡仁擔任負責人之上訴人辰驊國際有限公司（下稱辰驊公司），製造販賣與系爭專利功能構造近似之「V-GRIP」品牌，型號為ER1、ER1 White、NEW ER1、ER1A+系列產品（下合稱系爭產品），均落入系爭專利申請專利範圍第一項及第四項，經委由律師通知停止製造銷售，卻未獲置理，伊自得依九十二年二月六日修正公布，九十三年七月一日施行之專利法（下稱修正前專利法）第五十六條第一項，第八十四條第一項、第三項，第八十五條第一項、第三項，及公司法第二十三條第二項規定，請求排除侵害及損害賠償等情。爰求為命上訴人不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品或其他侵害系爭專利之物品；及將已製造之系爭產品或其他侵害系爭專利之物品及模具銷燬；暨連帶給付伊新台幣（下同）三十六萬元，並自一○○年十月二十一日起加付法定遲延利息之判決（未繫屬本院者，不予論述）。
上訴人則以：系爭專利申請專利範圍第四項在WIPO及美國提出之對應案審查中，因「被證３」之提出，經證明不具進步性而不具可專利之要件，被上訴人因而於二○一○年一月六日將系爭專利美國對應案申請專利範圍之第四項刪除。況系爭NEW ER1及ER1A+系列產品，無法為系爭專利申請專利範圍第一項、第四項之文義讀取，亦無均等論之適用，自侵害系爭專利可言。且伊於接獲被上訴人警告函後，即未再製造系爭ER1及ER1 White產品，並因而研發改進為ER1A+系列（即ER1A+及NEW ER1系列)，於九十九年九月十一日取得智慧局新型第Ｍ三八八四六一號「手把套結構」專利權證（權利期間至一○九年五月十三日止，下稱系爭新型專利），可知伊在製造販賣系爭產品無任何過失。另被上訴人未在專利產品標示專利證書字號，自不得請求伊損害賠償。縱認得請求賠償，其就損害亦未盡完全舉證之責。至財政部台灣省南區國稅局新化稽徵所留存辰驊公司九十八年十二月三十一日、九十九年十二月三十一日相關資料，非關系爭ER1A+或NEW ER1產品之製造販賣，不能據以認定屬營利所得而為酌定損害賠償之基準等語，資為抗辯。
原審審理結果，以：本件雖屬涉外事件，但我國法院有國際管轄權，且應以我國法為準據法。查被上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自九十八年二月一日起至一百十三年八月十九日止。另其提出之自行車把手NEW ER1（黑色、白色）、ER1A+（黑色、白色）為辰驊公司製造。而NEW ER1與ER1A+之構造相同，不同點在於NEW ER1調整器之材質為塑膠，ER1A+則為鋁製。自行車把手ER1 亦為辰驊公司製造之事實，為兩造所不爭。系爭專利係於九十三年八月二十日申請，經智慧局於九十八年二月一日審定公告為系爭專利，故有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之修正前專利法為斷。另系爭專利申請專利範圍共二十六項，其中第一項、第四項為獨立項，餘為附屬項。經分析系爭專利之技術及申請專利範圍第一項、第四項內容，暨比對系爭產品之技術內容，可知上訴人製造之腳踏車把手產品「V-Grip」品牌，有型號 ER1、ER1 White及NEW ER1、ER1A+系列。其中NEW ER1與ER1A+ 系列把手結構相同，不同點僅在於調整器前者為塑膠，後者為鋁製。又上訴人不爭執ER1及ER1 White均屬ER1 系列產品，僅顏色不同（分黑色及白色）。關於系爭專利之範圍，參酌該專利說明書所載，其中「支持部」應解為握件之一部，以突出之形狀產生支持表面，在騎車者握住握件時支持其手掌。至「把持部」，則應解為握件之一部，與「支持部」形成整體，並連同夾持機構形成共同持握表面和／或共同把持表面，在騎車者之手在把持位置時，即實質上垂直於握把最外端把持握件時，夾持機構即連同受到把持，故「支持部」和「把持部」與夾持機構形成共同把持表面。上訴人雖辯稱應將專利說明書所載「支持部、把持部和夾持機構的形狀彼此相配，其方式是表面彼此對準，即無干擾性突部、階部、肩部、溝部」等文字，納入解釋系爭專利之範圍。惟發明說明揭露但未記載於申請專利範圍之技術內容，不得被認定為專利權範圍，所辯並無可取。再系爭ER1、ER1 White系列產品，經與系爭專利申請專利範圍第一項、第四項之文義比對分析，如原判決附表（下稱附表）一所示。該專利申請專利範圍第一項之技術特徵可解析為如附表一「要件編號１Ａ至１Ｉ」等九個要件；第四項則可解析為「附表一要件４Ａ至４Ｉ」等九個要件。再解析系爭ER1、ER1 White系列產品之技術內容，其中如附表一「要件編號1a至1i」，分別為「要件編號１Ａ至１Ｉ」等九個要件之文義所讀取；另「要件編號４a至４i」則分別為附表一「要件編號４Ａ至４Ｉ」等九個要件之文義所讀取。足見系爭ER1、ER1 White系列產品落入系爭專利申請專利範圍第一項、第四項之文義範圍。又系爭NEW ER1、ER1A+系列產品，經與系爭專利申請專利範圍第一項、第四項之文義比對分析，如附表二所示。而該專利申請專利範圍第一項之技術特徵可解析為如附表二「要件編號１Ａ至１Ｉ」等九個要件；第四項則可解析為「附表一要件４Ａ至４Ｉ」等九個要件。另解析系爭NEW ER1、ER1A+系列產品之技術內容，其中如附表二「要件編號1a至1i」，分別為「要件編號１Ａ至１Ｉ」等九個要件之文義所讀取；至「要件編號４a至４i」則分別為附表二「要件編號４Ａ至４Ｉ」等九個要件之文義所讀取，亦見系爭NEW ER1、ER1A+系列產品落入系爭專利申請專利範圍第一項、第四項之文義範圍。系爭NEW ER1、ER1A+系列產品之調整塊就結構及設置位置而言，與系爭專利之把持部結構及功能相同，該調整塊未調整時，就結構及功能而言，仍為系爭專利申請範圍第一項要件編號１Ｇ文義所讀入，上訴人辯稱系爭 NEW ER1、ER1A+ 系列產品設計一調整塊，未落入系爭專利申請專利範圍第一項之範圍，並無可取。上訴人雖舉屬系爭專利相關先前技術之「被證３」〔主要圖式如原判決附圖（下稱附圖）五〕，辯稱該專利申請專利範圍第四項不具新穎性。惟比較系爭專利申請專利範圍第四項及「被證３」之技術特徵，可知該專利之握件支持部供支持手掌用，在持握於握件（附圖一第一圖編號16）及把持於把持桿末端延長部（附圖一第一圖編號22）時，支持部（附圖一第一圖編號32）與手掌接觸之技術特徵，未為「被證３」所揭露。上訴人雖稱上開差異之技術特徵相當於「被證３」之彎弧段（附圖五編號25），系爭專利申請專利範圍第四項不具新穎性或無超出預期功效云云。然查該專利之支持部係以二維度支持手掌，握住握件時可支持騎車者手掌。換言之，系爭專利支持部係提供騎車者握持握件時，支持騎車者手掌。反觀「被證３」圖9A及9B所揭示，套筒中段之彎弧段係一凸出部（附圖五編號26），基本上平行於其所被裝設於自行車之行進方向，彎弧段（附圖五編號25）當手指包覆其凸出部（附圖五編號26）時，其夾掣把手（附圖五編號8）上部（附圖五編號2a ）係供手掌抓握，非供手掌支持，「被證３」彎弧段之凸出部係供手指包覆。易言之，「被證３」把手上彎弧段設置於平行於自行車前進方向位置，其上之凸出部供手指包覆，手掌乃放置於夾掣把手上部。是系爭專利之支持部及「被證３」之彎弧段凸出部，不論就位置設置或功能而言，均不相同，「被證３」彎弧段非如上訴人所稱相當於系爭專利之支持部，故「被證３」不足以證明系爭專利申請專利範圍第四項不具新穎性。又系爭專利之支持部係以二維度支持手掌，握住握件時可支持騎車者手掌，支持部與手掌接觸，可達成騎車者在改變其持握時，即當其手掌從持握位置改到把持位置或反之，手掌可支持在把持部上，不會失去與腳踏車把手接觸之功效。換言之，系爭專利支持部係提供騎車者手掌，當持握位置改變時不會失去與把手之接觸。反觀「被證３」圖9A及9B之彎弧段，係提供騎車者手指抓握，該彎弧段及其凸出部並無法供騎車者持握把手位置改變時，手掌不會失去與把手接觸之功效，就所屬腳踏車技術領域中具有通常知識者，尚難依「被證３」揭露之手指握持彎弧部及其凸出部技術特徵，能輕易完成系爭專利手掌握持支持部之技術特徵，故「被證３」亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第四項不具進步性。此外，系爭專利申請專利範圍第四項之支持部與「被證３」彎弧部所欲解決之問題、所採之技術手段，及所產生之功效，均不相同。審酌專利權人就同一發明可能向不同國家申請專利，因各國專利審查制度及基準之差異，同一發明於不同國家所獲准專利權範圍未必相同。且對應於系爭專利申請專利範圍第四項之歐洲對應案（即「原證７」申請專利範圍第四項），及中國大陸對應案（即「原證８」申請專利範圍第十五項，相當於系爭專利申請專利範圍第四項），均經審查而核准公告等情。上訴人援引「被證６」之美國US 8,113,087B2號專利，於申請過程中經美國專利局審查員引用「被證３」核駁該專利美國對應案，俟被上訴人將申請專利範圍第四項刪除後始獲准專利等情，辯稱系爭專利申請專利範圍第四項不具進步性，尚不足採。系爭產品均落入系爭專利申請專利範圍第一項、第四項之文義範圍，侵害系爭專利，自可認定。按發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償，固為修正前專利法第七十九條本文所明定。惟但書亦規定侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。被上訴人於發現系爭ER1、ER1White 系列產品侵害系爭專利後，先後於九十九年四、五月間寄交辰驊公司警告信函，該公司接獲後雖不再製造販賣上開產品，惟辰驊公司其後因而研發改進，雖於九十九年九月十一日取得系爭新型專利，然系爭NEW ER1、ER1A+系列產品仍落入系爭專利申請專利範圍第一項、第四項，侵害系爭專利，已如上述，其為迴避系爭專利之設計失敗，因而製造販售之系爭NEW ER1、ER1A+系列產品，仍侵害系爭專利，自應負侵權責任。智慧局僅係授與系爭新型專利，未判斷系爭NEW ER1、ER1A+系列產品是否未侵害系爭專利，是上訴人辯稱伊係相信智慧局專業審查，主觀認為系爭
NEW ER1、ER1A+系列產品已不同於系爭專利，無過失可言，並無可取，不得執為免責事由，其雖無侵權之故意，仍應負過失責任，且侵權始點係自九十九年九月十一日（取得系爭新型專利）起。關於被上訴人得請求損害賠償金額之計算方面，按專利侵權事件，權利人可能因未實施專利而無積極之損害，亦可能不因侵權產品進入市場而排除專利產品之市場佔有率，縱有影響，所造成專利產品市場佔有率、專利產品是否因侵權產品進入市場，應成長而未成長？均不易估算或認定。然由於專利權之效力主要在於權利人得排除他人未經同意而侵害專利權之行為，故在專利侵權事件，專利權人至少受有依通常情形可得預期之利益即專利授權金之損害。又於侵害智慧財產權損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，辦理民事訴訟事件應行注意事項第八十七條第二項定有明文。另（一○二年六月十一公布）之專利法第九十七條第一項第三款亦明定：以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害（依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害）。是倘依當事人提出之資料，仍無從依修正前專利法第八十五條第一項計算專利權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第二百二十二條第二項規定，審酌侵害人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，核定損害賠償之數額，俾適當填補專利權人所受損害。被上訴人原主張以辰驊公司銷售系爭產品全部收入計算賠償金額，嗣改以合理權利金計算。而被上訴人在我國雖未將系爭專利授權他人實施，無法提出實際可能之授權金額，惟法院本得依衡平原則，審酌相近技術專利授權金、以侵權事實推估授權合約之特性及範圍、授權人與被授權人之市場地位、專利技術對侵權產品獲利或技術之貢獻程度，及侵權產品之市場佔有率等情況，定一適當之合理權利金。茲審酌辰驊公司亦生產其他型號款式腳踏車把手，於九十八、九十九年度之營利事業所得（扣除營業費用六百多萬元後之營業淨利約三百八十萬餘元）、系爭NEW ER1、ER1A+系列產品之售價，及被上訴人依民事訴訟法第四百四十七條第一項但書第三款、第六款規定，所提與系爭專利為同一家族之歐洲專利ＥＰ00000
00、ＥＰ0000000授權契約之相關授權金約定（以一○○年十月一日之歐元兌換新台幣計算，第一年約三十八萬元、第二年為七十六萬元。至授權區域範圍，依專利權利耗盡原則，對於授權金之計算並無實質影響）；暨已可證明之侵權事實、期間（二年又二十二日），並衡量系爭專利在我國尚未授權他人實施，該專利技術對系爭NEW ER1、ER1A+系列產品獲利及技術之貢獻程度，及被上訴人舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀，認被上訴人請求給付賠償三十六萬元，應予准許。又黃怡仁於辰驊公司侵害系爭專利期間擔任該公司負責人，因執行職務，所製造販賣之系爭NEW ER1、ER1A+系列產品，侵害系爭專利，依公司法第二十三條第二項規定，應與辰驊公司負連帶賠償之責。另修正前專利法第八十四條並未規定專利權受侵害時，請求排除侵害之主觀要件，惟排除侵害係一種不作為請求權，以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足。且權利內容之完全實現，如遭到某種事由之妨害或有妨害之虞時，權利所有人自有權請求排除妨害，以保全權利之完整性，亦與侵權人之主觀要件（故意或過失）無關。系爭產品既均侵害被上訴人之系爭專利，被上訴人依修正前專利法第八十四條第一項、第三項規定，請求上訴人不得製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品或其他侵害系爭專利之物品，及上訴人應將系爭產品或其他侵害系爭專利之物品暨模具銷燬，仍應准許等詞，為其心證之所由得，並說明上訴人其他防禦方法與判決結果不生影響，毋庸逐一論述之理由，因而就被上訴人前開請求部分，維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其該部分之上訴，經核於法並無違背。
按修正前專利法第八十四條第一項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」，雖未揭明排除或防止對於發明專利權之侵害，關於侵害行為人之主觀要件。惟稽諸修訂後現行專利法第九十六條第一項規定：發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之；另第二項明定：發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。再考其修訂立法理由，謂：「依現行條文（即修正前專利法第八十四條）第一項規定，專利侵權之民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為損害賠償類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者是除去、防止侵害類型，即現行條文第一項後段所定之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭議」，足見排除對於發明專利權之侵害，類似民法物上請求權之妨害除去或防止，以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須論行為人之主觀要件。原審基此，為上訴人不利之論斷，於法洵無違誤，無上訴人所指割裂適用修正前專利法第八十四條第一項規定之問題。上訴論旨，徒就原審採證、認事及職權適用法律暨與判決結果無關之理由，指摘原判決不利於己部分為不當，聲明廢棄，非有理由。
據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 一○四 年 七 月 十七 日
最高法院民事第四庭
審判長法官 吳 麗 女
法官 吳 謀 焰法官 詹 文 馨法官 林 金 吾法官 王 仁 貴本件正本證明與原本無異
書 記 官中 華 民 國 一○四 年 七 月 二十七 日
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