最高法院民事判決 106年度台上字第1179號上 訴 人 瑞鈦實業有限公司
汰芮國際股份有限公司兼上二人共同法 定代理 人 陳耀盛共 同訴 訟代理 人 古嘉諄律師
林怡芳律師劉雅芸律師上 訴 人 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司法 定代理 人 柏善勤訴 訟代理 人 黃貞季律師
王詩瑋律師被 上 訴 人 Moroccanoil Israel Ltd.(摩洛卡諾以色列有限
公司)法 定代理 人 Haim Lampert訴 訟代理 人 張哲倫律師上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國104年 9月17日智慧財產法院第二審判決（103年度民商上字第11號），提起上訴，本院判決如下：
主 文上訴駁回。
第三審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由本件被上訴人主張：伊為註冊第0000000號（下稱554號商標）、0000000號（下稱555號商標）之商標權人（兩商標合稱系爭商標），商標專用期間均自民國97年11月16日起至 107年11月15日止（主要圖面如原判決附表 1所示），使用於摩洛哥優油產品，為相關事業或消費者所普遍認知。詎由上訴人瑞鈦實業有限公司（下稱瑞鈦公司）製造、上訴人汰芮國際股份有限公司（下稱汰芮公司）經銷、上訴人台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司（下稱屈臣氏公司）販售之「頂級摩洛哥黃金優油」（Magicmoroccohair oil，下稱系爭產品），所採用藍綠色為底、搭配橘色大型字體「M」及白色「morocco hairoil」字樣之設計，其設色、字型及字體配置與554號商標完全相同；「morocco hairoil」字樣則與555號商標「MOROCCANOIL」高度近似，有致消費者產生混淆誤認之虞，顯有攀附伊商譽之意圖，而影響交易秩序。爰依商標法第69條第1項、第3項、第71條第1項第3款，修正前公平交易法第30條、第31條，公司法第23條第2項，民法第185條規定，求為命：㈠瑞鈦公司、汰芮公司、屈臣氏公司不得使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣於洗髮精、護髮油、髮膜或其它髮類產品，或於網頁、產品型錄、廣告文書上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品。㈡瑞鈦公司、汰芮公司連帶；陳耀盛、瑞鈦公司連帶；陳耀盛、汰芮公司連帶給付新臺幣（下同）242萬7,915元本息，如任一上訴人已履行給付義務，其餘上訴人於給付範圍內免給付義務。並在原審追加起訴，依商標法第69條第 2項規定，求為命瑞鈦公司、汰芮公司、屈臣氏公司銷毀庫存之侵權商品暨含有相同或近似「Moroccanoil 」字樣之商品及行銷物品之判決（逾上開範圍之請求，業經判決駁回確定，不予贅述）。
上訴人瑞鈦公司、汰芮公司、陳耀盛則以：系爭商標不具識別性而有應撤銷事由存在；系爭產品外盒與瓶身外觀上所使用之特殊設計字體 「M」僅代表產品名稱 「Magic」之字首，「 moroccohair oil」則為商品用途、原料、產地等之說明，並非作為商標使用，不受系爭商標權效力所拘束；系爭產品外盒與瓶身包裝係委託專業設計公司設計，其整體圖案與系爭商標並不近似，無致相關消費者混淆誤認之虞，伊等更無侵害系爭商標權之故意或過失 ， 縱認應負損害賠償責任 ， 亦應以系爭產品每瓶零售價格
199.5 元計算其損害賠償金額。上訴人屈臣氏公司則以：系爭產品包裝圖樣與系爭商標並不相同，伊接獲被上訴人來函後，即先將系爭產品全面下架，自無侵害系爭商標權之故意、過失，且伊亦無違反修正前公平交易法之情各等語，資為抗辯。
原審以：被上訴人為系爭商標之商標權人，商標專用期間均自97年11月16日起至 107年11月15日止。民事訴訟當事人就智慧財產權之有效性，得於民事訴訟主張或抗辯者，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限。系爭商標自註冊公告日（97年11月16日）起已逾5年，依商標法第58條第1項規定，已不得就其違反同法第29條第1項第1款規定之情形申請評定，上訴人執此抗辯系爭商標註冊不具識別性，應予撤銷云云，為不足取。瑞鈦公司製造、汰芮公司經銷、屈臣氏公司販售之系爭產品，依其外包裝所呈現之字體大小、排列方式、顏色設計等觀之，已非單純商品說明，使用者主觀上以之為行銷目的，客觀上亦發揮區辨商品來源之功能，應屬商標之使用無誤。系爭產品採用藍綠色為底，搭配橘色大型字體「M」以及白色「morocco hairoil」、「Magic」、「頂級摩洛哥黃金優油」等文字，自整體觀之，與554號商標同係予人藍綠底色、橘色大型「M」 及有文義為「摩洛哥油」之白色英文字體之主要印象，至系爭產品於大型字體 「M」上有一片葉子，下方另有花草圖案，則僅屬細節上之差異，並無特殊之處。系爭產品之「morocco hairoil」字樣與555號商標「MOROCCANOIL」相較，則同係以「morocc」作為字首，以「oil」結尾。自整體觀之，系爭產品與系爭商標之外觀、觀念及讀音均極為雷同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，可能有所混淆，屬高度近似之商標，其近似程度甚至已達足認行為人主觀上有仿襲意圖。而系爭產品為護髮油，與系爭商標指定使用之護髮品屬於同一商品。系爭商標經被上訴人投入大量資源宣傳，屢經由名人推薦或編輯介紹而於美容時尚雜誌曝光，已在相關消費者群中建立相當知名度，而具相當識別性。審酌上開各節綜合判斷，因認相關消費者極有可能誤認系爭產品與系爭商標係來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，而有混淆誤認之虞。藥妝店為護髮產品可能購買之場所；系爭產品之百元價位，與系爭商標商品100ML售價1,500元之價差尚非懸殊，而購買系爭商標商品者未必為其忠實顧客，亦未必確知其價位；系爭產品標示產地及製造、經銷商於包裝背面且字體甚小，未必為消費者所注意，上訴人執此各節抗辯無混淆誤認之虞云云，為不足取。按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。商標法第69條第1項、第2項前段定有明文。上開規定之適用，以客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，不以侵權人主觀上有故意、過失為必要。瑞鈦公司、汰芮公司、屈臣氏公司分別製造、經銷、販賣系爭產品之行為，於同一商品使用近似於系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，即構成系爭商標權之侵害，其等仍從事製造、販賣護髮產品之業務，就本件侵害態樣及既存之危險狀況觀之，自有排除侵害之必要。是被上訴人依商標法第69條第 1項規定，請求瑞鈦公司、汰芮公司、屈臣氏公司不得使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣於髮類產品，或於網頁、產品型錄、廣告文書上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品，及追加起訴依同條第 2項規定，請求瑞鈦公司、汰芮公司、屈臣氏公司銷毀庫存之侵權商品暨含有相同或近似 「Moroccanoil」字樣之商品及行銷物品，自屬有據。次按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第69條第 3項定有明文。又公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，為公司法第23條第 2項所明定。瑞鈦公司、汰芮公司雖係委託訴外人設計系爭產品外包裝之圖案，惟就其設計仍具有指示及認可之權，參以系爭產品使用之商標與系爭商標高度近似，難認無侵害系爭商標之故意。是被上訴人依商標法第69條第3項及民法第185條規定，自得請求瑞鈦公司、汰芮公司連帶賠償其損害，並得依公司法第23條第 2項規定，請求法定代理人陳耀盛分別與瑞鈦公司、汰芮公司負連帶賠償責任。被上訴人已選擇依商標法第71條第1項第3款方式計算其損害，基於處分權主義，法院自應依該規定審酌之。該條款並未規定須扣除侵權人之成本及必要費用。所稱「零售單價」，指商品對外銷售之價格，至商品銷售時是否提供贈品或其他促銷活動，乃商人之銷售手法，非可作為應於零售單價中扣除之依據。系爭產品於被上訴人查獲時，雖係以買一送一 399元方式促銷，惟其發票記載單價仍為399元，於網路上購買時亦同，自應以399元為其零售單價。系爭產品經相關刑案搜索、扣押6,084 瓶，加計被上訴人自行蒐證購買1瓶，共計被查獲6,085瓶，超過1,500 件，依商標法第71條第1項第3款但書規定，應以查獲商品總價2,427,915元（計算式： 399元×6,085件=2,427,915元）為賠償金額。系爭產品使用之商標高度近似於系爭商標，顯有攀附系爭商標之商譽，對系爭商標造成損害非微，因認上開計算之賠償金額，並無顯不相當之情形，自無依同條第 2項酌減之必要。從而被上訴人依商標法第69條第 1項規定，請求瑞鈦公司、汰芮公司、屈臣氏公司不得使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣於洗髮精、護髮油、髮膜或其它髮類產品，或於網頁、產品型錄、廣告文書上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣，或持有、陳列、販賣、輸出或輸入前述之商品；依商標法第69條第 2項規定，請求瑞鈦公司、汰芮公司、屈臣氏公司銷毀庫存之侵權商品暨含有相同或近似「Morocc anoil」字樣之商品及行銷物品；依商標法第69條第3項、民法第185條及公司法第23條第 2項規定，請求瑞鈦公司、汰芮公司連帶，陳耀盛、瑞鈦公司連帶，陳耀盛、汰芮公司連帶給付 242萬7,9 15元本息，如任一上訴人已履行給付義務，其餘上訴人於給付範圍內免給付義務，自屬應予准許等詞，為其心證之所由得，因而維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，並准被上訴人追加之訴所請。
按第二審法院因民事訴訟法第255條第1項但書規定，而許訴之變更或追加，依同法第463條準用第258條之規定，當事人要無聲明不服之餘地。本件被上訴人在原審所為之訴之追加，既經原審依民事訴訟法第446條第1項準用第255條第1項第 2款規定，予以准許而為裁判，上訴人即不得就該訴之追加之應否准許，據以為上訴第三審之理由。次按商標法第71條第1項第3款所設「零售單價倍數或總額（法定賠償額）」之規定，係為減輕商標權人之舉證責任，而以推估商標侵權人實際製造、銷售仿冒商品之件數定其倍數，所擬制之法定賠償額，選擇依該規定請求者，不以證明損害及其數額為必要。仿冒商品之零售單價，應指在通常情形零售時之常態價格而言，不包括偶發之非常態價格，倘侵權人僅偶發性以促銷價銷售時，仍應以原價為其零售單價。查被上訴人選擇依商標法第71條第1項第3款方式計算其損害，系爭產品查獲數量共計6,085件，標示單價為399元，查獲當時係以買一送一 399元方式促銷，為原判決所是認。觀諸卷附廣告文宣（見第一審卷一第47、49頁），上開促銷有效期限自102年3月21日起至同年月27日止為期一週，顯屬偶發性之非常態價格。原判決因以系爭產品之原價為其零售單價，依商標法第71條第1項第3款但書規定計算，認被上訴人所受損害金額為2,427,915 元，經核於法並無違誤。其他上訴論旨，仍執陳詞，就原審取捨證據、認定事實之職權行使及其他與判決基礎無涉之理由，指摘原判決關於其敗訴部分為不當，聲明廢棄，非有理由。
據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 106 年 9 月 7 日
最高法院民事第一庭
審判長法官 劉 福 來
法官 盧 彥 如法官 吳 謀 焰法官 周 舒 雁法官 梁 玉 芬本件正本證明與原本無異
書 記 官中 華 民 國 106 年 9 月 14 日