最高法院民事判決 110年度台上字第2303號上 訴 人 千代國際股份有限公司
法定代理人 蘇晏代訴訟代理人 謝瑋玲律師
卓家立律師被 上訴 人 武東實業股份有限公司
法定代理人 陳丁裕訴訟代理人 莊志剛律師上列當事人間請求確認商標權等事件，上訴人對於中華民國 109年11月26日智慧財產法院（現更名為智慧財產及商業法院）第二審判決（ 109年度民商上字第13號），提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。
理 由
一、本件被上訴人主張：伊於民國81年4月1日註冊取得第00000000號「武東公司標章」之商標（下稱系爭商標），指定使用於花邊、刺繡品等商品，伊在所有公示於外之產品、信封、目錄等均使用系爭商標，並自99年起將相關產品設計送請公證，獲中國大陸地區及美國核准登記著作權，系爭商標權為伊主要部分之財產，其移轉應經股東會特別決議，縱認非屬伊之主要財產，亦應經董事會決議行之。上訴人明知訴外人蘇秀雄代表伊與上訴人簽訂之107年12月14日資產買賣契約（下稱系爭買賣契約）及108年1月31日系爭商標權移轉契約，均未經伊董事會、股東會決議同意，係屬無權代理或代表，對伊不生效力，且系爭買賣契約出售之標的除系爭商標外，另列有伊其他專利權、著作權、繪圖、製圖軟體，及Off-
ice 標準版授權軟體等，與伊公司經營業務息息相關，亦為伊主要部分之財產，上訴人竟簽訂系爭買賣契約，並於 108年2月1日持系爭商標權移轉契約，向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請移轉系爭商標予上訴人，侵害伊系爭商標權等情，爰求為確認系爭買賣契約及系爭商標權移轉契約均無效，被上訴人為系爭商標之商標權人，上訴人不得自行或授權他人使用系爭商標於相同或類似商品或服務，並不得就該商標為移轉或其他處分、使用行為之判決。
二、上訴人則以：被上訴人因經營不佳，欲進行解散清算，而求售公司尚有價值之資產，由時任董事長蘇秀雄代表，洽議由伊向被上訴人購買連同系爭商標在內之資產。系爭商標未標示於被上訴人生產之產品，亦非其唯一之商標，其使用場合均與中文公司名稱並載，無單獨顯著作用，系爭商標復未見載於被上訴人之財產目錄，其使用與否不影響被上訴人營運。系爭買賣契約出售予伊之設計樣式，均為過時設計，且價值低廉，出售該等設計專利權、著作權亦無使被上訴人營業難以成就，均非屬被上訴人主要之財產。又被上訴人 於107年11月30日所發出之董事會開會通知書（下稱系爭通知書），已於討論事項記載第二項為「授權董事長處分公司資產同意案」（下稱授權處分資產案），並於同年12月 4日董事會（下稱系爭董事會）獲2名董事同意，僅董事陳丁裕1人反對，授權處分資產案之決議即已通過。況系爭董事會是否確實詳為討論授權處分資產案，並非伊或伊法定代理人蘇晏代所得知悉，被上訴人對其董事長之授權爭議，不得對抗伊，系爭商標移轉有效等語，資為抗辯。
三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：被上訴人自81年4月1日註冊取得系爭商標，於91年5月16日、101年1月1日延展註冊，並將系爭商標用於商品、信封及目錄等，顯見被上訴人將系爭商標作為表彰商品或服務來源之標識，且積極維護，系爭商標權為被上訴人主要財產之一。系爭買賣契約所列其他專利權、著作權、繪圖、製圖軟體及Office標準版授權軟體等，均與被上訴人公司經營業務息息相關，亦堪認係被上訴人主要部分之財產，上訴人未證明被上訴人轉讓前開財產業經公司法第 185條第1項第2款、同條第 4項規定之法定程序，自難認為適法。系爭董事會之會議紀錄雖記載：「第一案：擬依公司法相關規定進行公司解散清算。……決議：本案經蘇秀雄董事、蘇冠州董事二位董事贊成，陳丁裕董事一位董事保留意見，多數決議通過，並提請股東會決議」、「第二案：為逐步減縮本公司營業規模並考量資金需求，擬處分如附件一所示公司資產，並授權董事長代表本公司對外議價簽約等事宜，提起同意。決議：本案經蘇秀雄董事、蘇冠州董事二位董事贊成，陳丁裕董事一位董事保留意見，多數決議通過」等語；惟經第一審法院勘驗系爭董事會之會議錄音光碟，系爭董事會之會議過程，並未達成解散被上訴人之共識表決或對話，均在討論公司解散應經股東會決議及改選董監事，被上訴人之前董事蘇冠州經監察人蘇正祐一再確認，始終肯認被上訴人解散須經董事會提議，並經全體股東決定，而股東會尚須等到 107年12月17日召開始能決議被上訴人是否解散，系爭董事會即無授權董事長處分被上訴人資產之必要。且系爭董事會全程未討論董事長代理之具體內容，亦無提及該會議紀錄附件一所示之被上訴人資產，更未討論該資產範圍及各別處分方式，可見系爭董事會之會議紀錄內容與該會議之討論過程不符。雖蘇冠州於系爭董事會復稱：「……第一點就是12月17日會召開臨時股東會，股東會的內容就是公司要解散的問題。第二點，我是『推薦』給董事長去做全權代理，當然你們可以提出反駁」等語，惟蘇冠州個人「推薦」董事長全權代理，不能認係系爭董事會之決議。系爭董事會既無授權董事長處分被上訴人資產之決議，則蘇冠州逕予宣示由蘇秀雄處分被上訴人資產，應屬無效。嗣被上訴人於 107年12月17日召開之臨時股東會流會，蘇秀雄明知其未經系爭董事會決議處分被上訴人之資產（包含系爭商標），且上訴人於 108年3月8日以前係由蘇秀雄、蘇秀雄之配偶蘇梁秀梅及女兒蘇晏代等 3人擔任董事，由蘇秀雄之子蘇冠禎擔任監察人，蘇晏代及蘇冠禎並持有上訴人已發行總數100%之股份，則蘇秀雄於 107年12月14日代表被上訴人與代表上訴人之蘇晏代簽立系爭買賣契約而處分被上訴人之資產時，身兼被上訴人之董事長及上訴人之董事。上訴人對於蘇秀雄未經系爭董事會決議處分被上訴人之資產一事，知之甚明，系爭買賣契約對被上訴人不發生效力。蘇秀雄對外處分被上訴人主要部分之財產未經股東會決議，亦未經董事會決議，系爭買賣契約即為無效，上訴人本於該買賣契約而於108年1月31日簽立之系爭商標權移轉契約亦為無效，系爭商標仍為被上訴人所有。上訴人前以系爭商標權移轉契約向智財局申請移轉登記，即有侵害系爭商標權之虞，而有排除、防止侵害之必要。從而，被上訴人請求如其上述聲明，為有理由等詞，為其判斷之基礎。
四、按公司法第 185條第1項第2款所謂讓與主要部分之營業或財產，係指該部分營業或財產之轉讓，足以影響公司所營事業之不能成就者而言。查被上訴人於系爭買賣契約所讓與之標的，為該契約附件一所示包含系爭商標在內之資產（見一審卷第81至83頁），為原審所確定之事實。而上訴人於原審主張：系爭商標本身僅為單純鬱金香圖樣，其使用場合均與中文公司名稱並載，無單獨顯著作用；系爭買賣契約所出售之設計樣式均為過時設計，其中包含之專利權因被上訴人未繳納專利年費，已於 101年12月11日或之前消滅，且與系爭商標俱未見載於被上訴人財產目錄，非屬被上訴人之主要資產等語（見原審卷第181至187頁），並提出被上訴人107年1月至10月底之財產目錄、中華民國專利資訊系統查詢結果為憑（見同上卷第225至240頁、第 251頁），似非全然無據。果爾，能否謂系爭買賣契約之標的（含系爭商標）係屬被上訴人之主要財產？即非無進一步研求之餘地。究竟讓與系爭買賣契約標的之財產，是否足以影響被上訴人所營事業不能成就？尚有未明，此攸關讓與系爭買賣契約之標的是否須踐行公司法第 185條所定程序之判斷，自待深究。又系爭通知書記載召集事由之討論事項為：㈠公司解散清算討論案、㈡授權董事長處分公司資產同意案、㈢公司臨時股東會召開討論案，有該通知書可稽（見一審卷第67頁）。而董事陳丁裕於系爭董事會陳稱：「……所以第一點解散，第二點什麼授權董事長這些，我都是不同意就對了」、「所以第二條授權那個就不用說了吧」，監察人蘇正祐亦稱：「授權董事長這個不能同意就對了，一定不能同意這一條」，董事蘇冠州復稱：「這樣我再最後一次再重複今天的結論，第一點就是12月17日會召開臨時股東會，股東會的內容就是關於公司要解散的問題。第二點，我是『推薦』給董事長去做全權代理，當然你們可以提出反駁」等語（見一審卷第174頁、第178至17
9 頁），似見陳丁裕已於系爭董事會表達不同意授權處分資產案。倘若董事於系爭董事會之會前或會中知悉授權處分資產案之內容或範圍，並已進行討論，則能否以系爭董事會過程未提及授權董事長處分資產之範圍，遽認系爭董事會無授權處分資產案之決議？亦滋疑問。原審未查明授權處分資產案之內容為何？是否曾以系爭通知書告知與會之董事？董事就該案有無為討論、決議？遽以上述理由，為上訴人不利之判決，更嫌速斷。本件上開事實既未臻明瞭，本院自無從為法律上之判斷。上訴論旨，執以指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。
中 華 民 國 111 年 9 月 7 日
最高法院民事第九庭
審判長法官 盧 彥 如
法官 林 麗 玲法官 翁 金 緞法官 黃 明 發法官 吳 麗 惠本件正本證明與原本無異
書 記 官中 華 民 國 111 年 9 月 16 日