最高法院民事判決111年度台上字第2792號上 訴 人 戴紅妹訴訟代理人 簡秀如律師
湯舒涵律師被 上訴 人 張文禮訴訟代理人 周逸濱律師
魯忠翰律師黃詩婷律師上列當事人間請求專利權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國111年7月29日智慧財產及商業法院第二審判決（110年度民專上字第29號），提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決關於駁回上訴人請求移轉專利權登記之上訴，及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。
其他上訴駁回。
第三審訴訟費用關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人主張：㈠兩造於民國108年9月23日簽訂專利所有權及其申請權讓與暨
技術移轉契約書（下稱系爭契約），約定被上訴人將其向我國申請發明專利「高效奈米淡斑、亮白、保濕活化劑及其製法」（申請案號：第000000000號，下稱系爭專利）核准後之專利權、全球專利申請權（除臺灣外）讓與伊，並提供製程之技術移轉。而系爭專利業經核准並於109年8月21日發給專利證書（專利證書號：第0000000號，下稱系爭專利權），被上訴人拒不移轉系爭專利權，伊得依系爭契約第4條第1項第1款、第7條第3項約定，請求被上訴人將系爭專利權移轉登記予伊。
㈡被上訴人就系爭專利製程使用工業級原料，故意或過失給付
不符合化妝品相關法令規定之技術，並違反系爭契約第8條第1項約定，而有不完全給付情形，經兩造於109年3月31日合意就製程技術移轉部分解約，伊因此至少受有備置公司租金、人事等費用，並從事設備採購等相關支出合計新臺幣（下未註明幣別者同）763萬9976元之損害，得依民法第184條第1項前段及民法第227條、第250條規定請求賠償。㈢爰依上開規定，求為命被上訴人：⒈將系爭專利權移轉登記予
伊；⒉給付伊763萬9976元，並加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息之判決。
二、被上訴人抗辯：㈠兩造就系爭專利權移轉並無解除或變更之合意，伊表示「專
購義務未執行部分，併予解除」，亦無片面免除上訴人履行人民幣360萬元原物料附帶專購義務之意，上訴人未履行附帶專購義務，不得請求移轉系爭專利權。㈡伊已依約履行系爭專利製程技術移轉義務，並於109年2月25
日取得SGS生菌數、重金屬試驗合格證明，上訴人應依約給付人民幣200萬元。惟其藉詞系爭專利所需原物料不符化妝品法令，拒絕給付尾款人民幣60萬元，並要求伊返還已付之人民幣140萬元，伊因完成技術移轉後已無談判籌碼，僅得同意暫先退還，上訴人尚積欠人民幣200萬元未付。縱認上訴人請求賠償為有理由，伊亦得以之為抵銷。
三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴。理由如下：
㈠兩造於108年9月23日簽立系爭契約，約定上訴人或所屬公司
組織於簽約後3年內累計向被上訴人所屬頂尖奈米科技股份有限公司（下稱頂尖公司）採購原物料及相關類別成品、半成品達人民幣360萬元（即附帶專購義務），被上訴人即無償讓與系爭專利權；被上訴人各以人民幣200萬元之代價，讓與系爭專利全球（除臺灣外）申請權，並將製程技術移轉予上訴人。兩造於109年3月31日以通訊軟體LINE互傳訊息（下稱系爭訊息），被上訴人已於同年4月8日前陸續返還上訴人人民幣140萬元，經濟部智慧財產局於000年0月間發給系爭專利之專利證書等事實，為兩造所不爭。
㈡審酌系爭契約第1條、第3條將系爭專利之轉讓標的分別命名
為所有權、申請權及技術移轉，且清楚約定上訴人就系爭專利權讓與之對待給付為3年內達標人民幣360萬元之附帶專購義務、系爭專利申請權及技術移轉之對待給付義務各為人民幣200萬元，顯然系爭專利權讓與、系爭專利全球申請權讓與及製程技術移轉皆有各自獨立之對價。再觀諸系爭訊息內容，可知兩造業已就系爭契約達成一部解約之意思合致，解約範圍並以被上訴人傳送首則內容為準，佐以系爭契約第4條第1項第1款、第7條第3項約定被上訴人無償讓與系爭專利權，係以上訴人附帶專購達標為要件，併參兩造於109年3月傳送系爭訊息時，被上訴人尚未取得系爭專利權，難認被上訴人有將附帶專購達標與系爭專利權讓與分別處理之意。堪認兩造合意解除系爭契約關於系爭專利權轉讓部分，僅特約附帶專購已執行部分不生溯及效力，而非將解約範圍限制在附帶專購未執行部分。則上訴人請求被上訴人移轉系爭專利權，即乏其據。
㈢上訴人雖主張被上訴人就製程技術移轉部分有不完全給付之
情，惟兩造業以系爭訊息合意解除系爭契約關於技術移轉部分，系爭契約第8條第1項僅係約定上訴人製品應與被上訴人技術移轉一致之免責條款，亦非相關原物料及特定規格需符合化妝品相關法令規定之約款，上訴人不得向被上訴人請求賠償該部分損害並給付違約金。又依證人甲○○之證詞，難認兩造締約時約定相關原物料需符合我國化妝品法令日後將採用之新規範，亦難認被上訴人就系爭專利製程之技術移轉，有何違反注意義務而成立侵權行為。
㈣從而，上訴人依系爭契約第4條第1項第1款、第7條第3項約定
請求被上訴人移轉系爭專利權，並依不完全給付及侵權行為法律關係請求賠償763萬9976元本息，均無理由，不應准許。
四、本院之判斷：㈠關於廢棄發回（即請求移轉系爭專利權）部分：
⒈按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人
立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二 語，任意推解致失其真意。⒉查：兩造係以系爭訊息就系爭契約達成一部解約之意思合致
，為原審所認定。但核系爭訊息係解除系爭契約關於製程技術移轉及附帶專購未執行部分，至於專利申請權則不變（見一審卷45頁），據證人即負責擬定系爭訊息之甲○○證稱：當時系爭專利尚未核准所以寫申請權，所謂「不變」是指被上訴人仍要將系爭專利核准後之專利權及全球專利申請權讓與上訴人等語（見同上卷308至309頁）；再參諸系爭契約第3條第1款約定，上訴人或其所屬公司向被上訴人所屬頂尖公司以基準日（即簽約日）起算3年內附帶專購人民幣360萬元之原物料達標後，被上訴人即無償讓與系爭專利權予上訴人（見同上卷19頁）；況兩造於原審均不否認並無解除系爭專利權移轉之合意，僅就上訴人應否履行附帶專購義務以無償取得系爭專利權有所爭執（見原審卷50至53、76至79頁），則原判決逕以兩造就上訴人附帶專購達標與被上訴人無償讓與系爭專利，無分別處理之意，並擷取證人甲○○就系爭訊息無涉上開主要內容所為陳述，摒棄不採其證詞，遽認兩造合意解約範圍包括被上訴人移轉系爭專利義務，進而為上訴人不利之判決，不免速斷。
⒊上訴意旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，非無理
由。㈡關於駁回其他上訴（即請求給付763萬9976元本息）部分：
原審就此部分，本於取捨證據、認定事實之職權行使，並斟酌全辯論意旨，以上述理由認定：兩造業以系爭訊息合意解除系爭契約關於技術移轉部分，上訴人不得再依系爭契約請求被上訴人賠償該部分損害並給付違約金；系爭契約並未約定相關原物料需符合化妝品法令日後將採用之新規範，亦難認被上訴人就系爭專利製程之技術移轉有何違反注意義務而成立侵權行為等情，因而維持第一審所為上訴人該部分本息敗訴之判決，經核與法並無違誤。上訴人就此部分雖聲明廢棄，但未提出上訴理由，其上訴自無理由。㈢末查，因本件所涉及之法律上爭議不具原則上重要性，無行
言詞辯論之必要，附此敘明。
五、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 112 年 2 月 8 日
最高法院民事第六庭
審判長法官 魏 大 喨
法官 李 寶 堂法官 林 玉 珮法官 高 榮 宏法官 胡 宏 文本件正本證明與原本無異
書 記 官 連 玫 馨中 華 民 國 112 年 2 月 14 日