最高法院民事判決114年度台上字第1895號上 訴 人 林虹均訴 訟代理 人 林佳瑩律師
鄭人豪律師上 訴 人 台灣正豐植保股份有限公司(下稱正豐公司)兼法定代理人 徐添發共 同訴 訟代理 人 陳家輝律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，兩造對於中華民國114年7月31日智慧財產及商業法院第二審更審判決（113年度民商上更二字第2號），各自提起上訴，本院判決如下：
主 文原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。
理 由
一、上訴人林虹均主張：伊為第一審判決附圖（下稱附圖）一、二所示商標（下分稱商標1、2，合稱系爭商標）之商標權人，該商標指定使用於第5類之農藥等商品。對造上訴人正豐公司自民國106年11月8日起至110年9月止，未得伊同意、授權，使用相同或高度近似之商標於附圖三、四所示商品(下分稱商品1、2，合稱系爭商品)，銷售件數各超過1,500件，應按銷售總額定賠償金額。對造上訴人徐添發兼正豐公司負責人(下稱正豐公司2人)，應負連帶給付責任等情。爰依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項、民法第179條規定，求為命正豐公司2人連帶給付新臺幣（下同）500萬元，及加計法定遲延利息之判決（未繫屬本院部分，不予贅敘）。並於原審主張侵權期間應至111年11月，及擴張賠償金額，追加請求正豐公司2人再連帶給付3,000萬元，及自112年3月9日擴張聲明書狀送達翌日起算之法定遲延利息。
二、正豐公司2人則以：林虹均、其配偶即訴外人謝慶陽及其等經營之公司，於伊申請廢止系爭商標前3年內，均未以該商標行銷及販售農藥，且未領有農藥許可證；並仿襲他人農藥廠牌名稱，足使消費者誤認其商品或服務之性質、品質或產地，有商標法第30條第1項第8款、第63條第1項第2款、第5款應廢止及撤銷原因，林虹均不得以系爭商標主張權利。系爭商品使用之標識，與系爭商標不構成近似，伊之標示行為不構成商標使用，無侵害商標之故意、過失等語，資為抗辯。
三、原審廢棄第一審所為駁回林虹均請求正豐公司2人連帶給付500萬元本息部分判決，改判命如數給付；另判命正豐公司2人再連帶給付100萬元本息，駁回其餘追加之訴，理由如下：㈠商品1、2外包裝之「正豐冬」、「正豐固殺草」，依其位置
、顏色，整體字樣明顯醒目，傳達「正豐」之加保扶、固殺草，消費者得以區別所表彰商品來源，當有行銷目的，與系爭商標中度近似，主要識別均為「正豐」。系爭商品與商標指定使用之農業商品，為同一或高度類似商品，足使消費者誤認兩者為關係企業，或授權、加盟等類似關係，有混淆之虞，構成商標法第68條第3款所定商標侵權。正豐公司2人抗辯上開標示係依農藥標示管理辦法所為，未侵害系爭商標權，自無可採。
㈡系爭商標字樣與所指定使用第5類商品之性質、品質或產地
無直接關聯，消費者無從由商標判斷指定使用之商品有無領有農藥許可證、是否為偽農藥，要難謂有誤認誤信之虞，正豐公司2人抗辯系爭商標有商標法第30條第1項第8款、第63條第1項第5款規定應廢止或不得註冊事由，自無可採。徐添發知悉系爭商標存在，仍分別使用正豐冬、正豐固殺草在商品1、2包裝上，僅移除鳳梨頭圖樣，過失侵害系爭商標權，應依商標法第68條第3款規定負賠償責任。
㈢依112年1月12日修正前智慧財產案件審理法(下稱修正前智
審法)第16條第2項規定，法院認有撤銷、廢止之原因事實，智慧財產權人於該訴訟中不得對他造主張權利。林虹均未證明於正豐公司申請廢止商標，即109年7月20日前3年內有使用系爭商標，自該日起有商標法第63條第1項第2款本文規定之應廢止事由。林虹均僅能請求106年11月8日至109年7月19日之損害賠償，其主張109年7月20日以後賠償部分，乃架空修正前智審法第16條商標有效性抗辯制度，有不當擴張商標權人請求排除侵害、損害賠償之疑慮，自難憑採。以上開期間銷售數量，依商標法第71條第1項第3款規定計算，其金額雖逾3,500萬元，惟綜合考量正豐公司之資本額、非故意侵權，及林虹均3年未使用商標、系爭商品標示未影響市場交易安全，及系爭商品銷售所得利益等情，認賠償金額應酌減為600萬元，以符合比例。
㈣綜上，林虹均依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項規
定，請求正豐公司2人連帶給付600萬元本息，洵屬有據，應予准許，逾此範圍之請求，為無理由。
四、本院判斷：㈠民事訴訟採處分權主義，原告應於起訴時，依民事訴訟法第2
44條第1項第2款、第3款規定，表明及特定其作為訴訟上請求之訴訟標的及其原因事實、應受判決事項之聲明，以確定法院審判及確定判決既判力範圍。又當事人請求法院審判之範圍，如有不明瞭或不完足，法院應闡明令其敘明或補充之，此觀同法第199條第2項規定即明。另當事人在第二審合法為訴之追加，實質上為在第二審起訴，無維持或廢棄第一審判決問題。㈡林虹均在第一審主張請求賠償500萬元本息，係以商品1於106
年11月至110年9月之商品總價5,704萬9,200元計算(見原審上字卷四74頁至76頁)；再於原審將請求金額擴張為7,000萬元，其中500萬元自起訴狀繕本送達翌日，其餘6,500萬元自112年3月9日擴張聲明書狀送達翌日起算之利息，係以商品1、2自106年10月至111年11月之銷售總價1億1,983萬9,333元、1億0,997萬9,100元，各以3,500萬元計算；嗣僅就3,500萬元本息部分上訴第三審，主張侵權期間自106年11月8日至111年11月24日(見原審更一卷二448頁、更一限閱卷三266頁、269頁至270頁、272頁至274頁、更二卷二58頁、卷三9頁至10頁、本院113年度台上字第275號卷28頁)；原審將系爭商品侵害系爭商標之賠償金額，酌減為600萬元，然未區分商標1、2及商品1、2。則林虹均原訴及追加之訴，主張賠償額高於聲明金額，請求商品1、2各侵害商標1、2之賠償額若干?原審擴張請求金額為7,000萬元本息，嗣再減縮請求3,500萬元本息，究竟何部分係原訴、追加之訴?原審判命給付之600萬元，就商標1、2各因商品1、2侵權之各自賠償額為何?此攸關法院審判、既判力範圍，及第二審裁判主文之諭知，原審未予闡明令上訴人敘明或補充之，已有不適用上開規定及說明之違背法令。㈢行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效
力繼續存在；合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起，失其效力，行政程序法第110條第3項、第125條本文分別定有明文。而商標註冊申請案經審查無商標法第31條第1項規定之情形者，應予核准審定；經核准審定之商標，應於申請人繳納註冊費後，始予註冊公告，並發給商標註冊證；商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權；商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權；商標註冊後有無正當事由迄未使用，或繼續停止使用已滿3年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，此觀商標法第32條第1項、第2項、第33條第1項、第35條第1項、第63條第1項第2款等規定亦明。基此可知，商標之實際使用為維護商標權之要件，商標權人於商標註冊後，有無正當事由迄未使用，或繼續停止使用已滿3年之情形，固有廢止事由存在，惟經核准審定並註冊公告之商標權，並非因之當然消滅。申言之，商標權人取得商標權之行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在；商標權人於商標註冊後，有商標法第63條第1項第2款之廢止事由時，商標專責機關固應依職權或據申請廢止其註冊，惟於該廢止註冊之處分作成以前，原行政處分之效力繼續存在，商標權人所取得之商標權，自未消滅。
㈣當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法
院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，修正前智審法第16條復有明定。揆其立法理由，乃避免上開停止訴訟規定拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時保障；且智慧財產權之權利有效性爭點，係屬私權之爭執，智慧財產法院之民事法官，具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，無等待行政爭訟結果之必要，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護。由是而論，修正前智審法第16條之規範重點，乃在審理智慧財產民事事件之法院，應就當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，其主張或抗辯有無理由自為判斷，然未及於該智慧財產權利消滅或行使限制之時點。㈤綜觀修正前智審法第16條第2項係規定法院「認」有撤銷、廢
止之原因時，而未有溯及於廢止原因具備即不得主張權利之文義；商標固有未實際使用而存在廢止事由，惟授與商標之行政處分失其效力前，商標權人所取得之商標權，尚未消滅；智慧財產民事法院如認商標有廢止原因，則商標權人於該民事訴訟不得對於他造主張權利之時點，與商標遭廢止而不得再行使權利之情形相當，始符適用商標註冊效力法律體系解釋之一貫各節，參互以考，可見商標有廢止原因尚未經廢止，商標權人不得對他造主張權利之起算時點，當為智慧財產民事法院認定以後，而非自他造申請廢止時起算。
㈥原審固認定林虹均註冊為系爭商標之商標權人，未證明正豐
公司於109年7月20日申前廢止前3年內使用系爭商標之事實。惟林虹均在原審主張，商標1於112年8月31日經經濟部智慧財產局（下稱智財局）廢止、同年9月4日送達，商標2迄同年11月16日經原審更一審判決認定有廢止原因，伊請求106年11月8日至111年11月24日系爭商標權受侵害之賠償，均在上開廢止或認定有廢止原因之前，並提出智財局商標廢止處分書為證(見原審更二卷三118頁、132頁至133頁、卷二69頁、更一卷三355頁)，是否全無可採，攸關林虹均得請求賠償金額，應予調查審認。原審逕以系爭商標迄申請廢止日即110年7月20日存在應廢止事由，林虹均不得請求該日以後之賠償，進而為其不利之判斷，並有適用上開規定及說明意旨不當之違法。
㈦本件相關事實尚非明確，本院無從為法律上判斷。兩造上訴
論旨，各自指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。
五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。中 華 民 國 115 年 3 月 11 日
最高法院智慧財產民事第二庭
審判長法官 鍾 任 賜
法官 林 麗 玲法官 呂 淑 玲法官 陶 亞 琴法官 黃 書 苑本件正本證明與原本無異
書 記 官 曾 韻 蒔中 華 民 國 115 年 3 月 18 日