臺灣桃園地方法院民事判決 九十二年度簡上字第九四號
上 訴 人 甲○○
參 加 人 吉誠工業有限公司法定代理人 丙○○被上訴人 德保有限公司法定代理人 乙○○右當事人間請求排除侵害等事件，上訴人對於中華民國九十二年一月二十九日本院桃園簡易庭八十八年度桃簡字第七二一號第一審簡易判決提起上訴，本院判決如左：
主 文上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
參加訴訟費用由參加人負擔。
事 實
甲、上訴人方面：
一、聲明：㈠原判決廢棄；㈡右廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回；㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
二、陳述：除與原判決所記載相同者，茲予引用外，補稱：㈠上訴人使用的浪板並沒有侵害被上訴人之專利權，若被上訴人認有侵害專利，為何還讓參加人賣產品予上訴人，然後再來告上訴人侵害專利及要求和解金額。
㈡對於台北高等行政法院九十年度訴字第二八五四號新型專利舉發事件之判決業已
確定並無意見。原審法院履勘當時是被上訴人當場稱所有的鐵皮其均有專利，因當時上訴人不清楚其所言是否正確，所以當時沒有否認。
三、證據：援用原審之證據方法。
乙、參加人方面：
一、陳述略稱：㈠首按被上訴人於原審法院提出中國機械工程學會出具之民國（下同）八十五年十
一月十一日鑑定報告書而論，該鑑定書係應被上訴人私自付費委託製作，取樣的內容也不足以證明係參加人之產品，無公信力可言自不足採信，原審法院未依職權囑託公正機構鑑定，其草率令人實難甘服。參加人的產品是八十一年就開始製造、生產及銷售，從來沒有被法院判決侵害被上訴人一○六二七三號專利權。
㈡次查被上訴人所有之一○六二七三號專利權，於八十六年五月二十日由上訴人向
中央標準局提出更正案申請縮小專利範圍，經該局於八十九年五月一日准予更正在案，該專利案既經更正專利範圍，則原中國機械工程學會之鑑定書不可採。參加人認為應由智慧財產局鑑定。
㈢參加人公司法定代理人所提出之舉發案確實已被台北高等行政法院九十年度訴字
第二八五四號新型專利舉發事件之判決駁回確定，但被上訴人專利就算成立，也不代表上訴人有侵害專利，參加人的產品八十一年間就開始做了，但被上訴人是以八十三年以後才取得之專利來主張侵害專利權，如果參加人產品有侵害專利，為何被上訴人不來封參加人之工廠。
㈣被上訴人違反公平交易法案件確實後來改判無罪，且該案涉及專利案號不同。原
審判決以更正前之申請專利範圍來主張專利權被侵害並不適當且不合法，被上訴人並無證明上訴人侵害更正後的申請專利範圍，被上訴人未盡舉證責任，故上訴人與參加人不需要以送鑑定之方式作進一步之舉證。
二、證據：提出更正公告影本一份、准予更正之理由一份為證。
丙、被上訴人方面：
一、聲明：㈠請求駁回上訴人之上訴；㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。
二、陳述：除與原判決所記載相同者，茲予引用外，補稱：㈠參加人公司法定代理人丙○○所提出之舉發案已經被台北高等行政法院九十年度
訴字第二八五四號新型專利舉發事件之判決駁回確定，故上訴人及參加人主張之理由不足採信。所有的舉發案共有十七件，已有十四件不成立，另外三件是最近才提出的。
㈡被上訴人法定代理人雖曾因違反公平交易法遭判刑，但後來已改判無罪，有台灣
高等法院台中分院八十五年度上易字第一六○九號刑事判決為證。該案涉及的專利與本件沒有關係，專利案號是不一樣的。原審法院是有至現場履勘，確認有侵害專利之狀況方為判決，被上訴人早就控告參加人侵害專利，但在台灣台中地方法院檢察署偵查六、七年，現在專利法又除罪化，所以可能沒有結果。被上訴人並不是針對上訴人而不針對參加人。
㈢根據台灣彰化地方法院彰化簡易庭八十六年度彰簡字第二一九號民事判決、鈞院
桃園簡易庭八十五年度桃簡字第五五○號民事判決，均證明參加人之產品確實仿冒侵權。原審法院履勘時，被上訴人並未特別向法官說所有的鐵皮被上訴人都有專利。
㈣中國機械工程學會是法院認可而囑託鑑定，是個公正的單位，參加人以被上訴人
常委託該學會鑑定為由，而質疑鑑定公正性，此並無道理，原審法院採信該學會之鑑定報告並無不當。若上訴人或參加人有其他的鑑定單位，應由上訴人或參加人繳費聲請鑑定，而負起舉證責任，但他們又不願意。
三、證據：除援用原審之證據方法外，補提台灣彰化地方法院彰化簡易庭民事判決影本一份、台北高等行政法院判決及確定證明影本各一份、中國機械工程學會專利鑑定服務報告影本一份、和解筆錄影本一份、台灣高等法院台中分院刑事判決影本一份、本院桃園簡易庭民事判決影本一份為證。
理 由
一、程序方面：㈠按就兩造之訴訟有法律上之利害關係之第三人，為輔助一造起見，於該訴訟繫屬
中，得為參加，民事訴訟法第五十八條定有明文。本件參加人以其防滲隔熱浪板售予本件上訴人，是以上訴人若因該產品侵害專利而敗訴，參加人即應賠償上訴人，故參加人對本件顯有相當利害關係，聲請參加訴訟，程序上並無不合。
㈡復按「當事人對於訴訟程序規定之違背，得提出異議。但已表示無異議或無異議
而就該訴訟有所聲明或陳述者，不在此限。」，民事訴訟法第一百九十七條第一項定有明文。本院九十二年七月八日言詞辯論期日所寄發之通知書，雖誤載期日種類為「準備程序」，然上訴人、被上訴人與參加人當日均已到庭為言詞辯論，且當庭均未就此程序瑕疵提出異議，程序瑕疵即已治癒，附此敘明。
二、上訴人主張意旨、參加人參加意旨、被上訴人答辯意旨與兩造爭執重點：㈠上訴人上訴意旨略以：⑴上訴人之浪板並未侵害被上訴人專利權，原審法院履勘
時未予否認，係因當時不知情是否有侵害專利權；⑵被上訴人如認有侵害專利，即不應讓參加人將浪板出售上訴人，對於舉發被上訴人專利不成立之判決確定無意見云云。參加人參加意旨略以：⑴中國機械工程學會出具之八十五年十一月十一日鑑定報告不具公信力；⑵被上訴人事後申請縮小專利範圍，經中央標準局於八十九年五月一日准予更正在案，系爭專利案既更正縮小專利範圍，中國機械工程學會先前之鑑定書即不可採；⑶參加人法定代理人舉發被上訴人不應取得系爭專利雖未成立，並不表示上訴人之浪板侵害專利；⑷被上訴人未能舉證上訴人產品侵害更正後之專利範圍，上訴人或參加人無必要繳費聲請另為鑑定云云。
㈡被上訴人答辯意旨則以：⑴中國機械工程學會乃法院認可而囑託鑑定之公正單位
，該學會出具之八十五年十一月十一日鑑定報告自具有公信力；⑵更正專利範圍後，參加人產品仍經本院桃園簡易庭及台灣彰化地方法院彰化簡易庭另案判決認定確屬侵害被上訴人專利；⑶參加人法定代理人舉發被上訴人不應取得系爭專利並未成立，上訴人之浪板確有侵害專利；⑷被上訴人已舉證證明上訴人之浪板侵害專利，上訴人或參加人若欲否認，理應繳費另送鑑定，但其又不願意等語。
㈢兩造及參加人對於下列事項不爭執：⑴上訴人之系爭浪板，係向參加人所購買使
用；⑵參加人生產之系爭浪板，於八十五年間經中國機械工程學會以被上訴人申請更正前之專利範圍為依據，認定參加人生產之浪板侵害專利；⑶確有另案判決認定參加人之產品侵害被上訴人之專利；⑷參加人法定代理人舉發被上訴人不應取得系爭專利並未成立。兩造及參加人爭執重點在於：⑴中國機械工程學會是否為具公信力之鑑定單位？該學會以被上訴人申請更正前之專利範圍為依據，認定參加人生產之浪板侵害專利，是否具有證據力？另案判決認定參加人之產品侵害專利，應如何評價？⑵參加人法定代理人舉發被上訴人不應取得系爭專利並未成立，法律上應如何評價？爰就上揭爭點說明如后。
三、中國機械工程學會屬具公信力之鑑定單位，依該學會出具八十五年十一月十一日鑑定報告內容，與被上訴人申請更正後之專利範圍對照以觀，參加人生產之浪板侵害被上訴人專利仍甚為明確，另案判決並足以佐證：
㈠本件參加人主張，中國機械工程學會鑑定書係應被上訴人私自付費委託製作，取
樣的內容也不足以證明係參加人之產品，無公信力可言云云。惟查，被上訴人業已提出另件台灣士林地方法院士林簡易庭委託鑑定之中國機械工程學會專利鑑定服務報告，足以證明該鑑定單位確如被上訴人所言，乃法院認可之鑑定單位，其出具之鑑定報告自有一定之公信力；再者，該學會出具八十五年十一月十一日鑑定報告內容，載明待鑑定物為參加人之產品照片，參加人空言主張取樣內容不足以證明係參加人之產品，自非可採。
㈡參加人另主張，系爭專利案申請更正縮小專利範圍，經中央標準局於八十九年五
月一日准予更正公告在案，該學會以被上訴人申請更正前之專利範圍為依據，認定參加人生產之浪板侵害專利，根本不足為憑云云。經查：
⑴依參加人所提出之更正公告影本與准予更正之理由，足信參加人所主張系爭專
利案申請更正縮小專利範圍，經智慧財產局於八十九年五月一日准予更正公告在案一事應屬真實，故中國機械工程學會出具八十五年十一月十一日鑑定報告內容，雖已認定參加人產品侵害被上訴人專利，但既非以被上訴人申請更正後之專利範圍為基礎進行鑑定，自不能逕行採認該鑑定結論，而應以該鑑定之內容，與被上訴人申請更正後之專利範圍加以對照，方能認定是否侵害專利。原審判決之理由，並未就該鑑定之內容，與被上訴人申請更正後之專利範圍加以對照，即逕採該八十五年間之鑑定結論，認定上訴人購自參加人之系爭浪板確有侵害專利，其理由確有不當之處。
⑵然而，前揭鑑定報告內容指出：「‧‧‧由實物照片（圖二）可知，在（Ａ）
和（Ｂ）所指示之處均可看到在浪板高起緣之左右兩側設有一凹槽，當二浪板相互搭接之後可形成二導引槽，供滲透之水分排出，此構造特徵與所能達成功效均與本專利案相同。」（參見原審第二卷第九十一頁），此與參加人所提出更正公告劃線部分之更正內容：「而該搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」對照以觀，顯然參加人之產品仍然侵害被上訴人申請更正後之專利範圍。又另案台灣彰化地方法院彰化簡易庭八十六年度彰簡字第二一九號民事判決，明白認定參加人之產品確有侵害專利，亦足為參加人產品侵害專利之佐證，參加人稱其產品從來沒有被法院判決侵害被上訴人一○六二七三號專利權，顯與事實不符。
四、參加人法定代理人舉發被上訴人不應取得系爭專利，其舉發不成立並已於九十一年八月二十九日確定，則上訴人於原審法院九十一年十二月十六日履勘現場時，稱不知其浪板侵害被上訴人專利權，實非可信：
㈠本件原審判決認定，被上訴人之系爭專利雖曾經舉發並成立，惟經被上訴人提起
行政訴訟後，業經行政法院撤銷再訴願決定、訴願決定及原處分，有被上訴人所提出行政法院八十八年度判字第一九七一號判決為證，故被上訴人之系爭專利仍為有效存在，上訴人辯稱不知有無侵害被上訴人專利自不足採云云。惟查，行政法院撤銷再訴願決定、訴願決定及原處分後，行政爭訟程序尚未結束，原審判決僅憑該行政法院判決，即認定上訴人辯稱不知有無侵害被上訴人專利不足採，其理由實嫌速斷，尚有可議。
㈡然另一方面，被上訴人於本院準備程序中提出台北高等行政法院九十年度訴字第
二八五四號新型專利舉發事件之判決與確定證明，足資認定前揭舉發案已於九十一年八月二十九日確定不成立，行政爭訟程序斯時已結束，則上訴人於原審法院九十一年十二月十六日履勘現場時，猶稱不知其浪板侵害被上訴人專利權，實非可信，特此說明。
五、綜上所述，本件被上訴人主張系爭防滲隔熱浪板侵害其專利權，堪信為真實，上訴人及參加人所辯為不足採。從而，被上訴人本於侵權行為及專利權之法律關係，請求上訴人拆除系爭防滲隔熱浪板為有理由，應予准許。原審判決為上訴人敗訴之判決，並為被上訴人供擔保後得假執行之宣告，其判決理由雖有未當，但結論則無不當。上訴意旨及參加意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。
六、兩造及參加人其他攻擊防禦方法，對於本件判決結果無影響，故不一一論列，附此敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第四百三十六條之一第三項、第四百四十九條第二項、第七十八條、第八十六條第一項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 七 月 二十二 日
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