臺灣桃園地方法院民事判決 93年度智字第14號原 告 和龍興業股份有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 廖正多律師被 告 春寶企業股份有限公司法定代理人 甲○○訴訟代理人 謝玉璇律師複代理人 楊宗儒律師上列當事人間請求損害賠償事件，於民國97年12月4日辯論終結，本院判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、本件原告起訴主張：㈠原告於民國93年4月8日經中華民國經濟部智慧財產局核給新
型第216198號「六角金蔥製造機」（下稱系爭機器）之專利權，專利期間自92年12月21日起至103年7 月4日止。詎被告未取得原告之授權，竟擅自製造系爭機器之機身，且大量製造、販售該出產物（即六角形金蔥粉），其行為已侵害原告系爭專利權，被告應對原告負損害賠償責任。
㈡按專利法第第51條第3 項、第101條第3項及第113條第3項規
定之專利權期限，自申請日當日起算，專利法第20條第2 項定有明文。依此，原告係於91年7月5日提出系爭機器之專利權申請，則原告請求被告自該申請日起賠償其所受損害，於法有據。
㈢被告應賠償原告所受損害臚列如下：
⒈被告違法製造系爭機器之利益：
依本院93年度執全字第1497號假扣押事件中所查扣被告已生產之6 台單刀式及另行生產製造51台雙刀式之「六角金蔥製造機」，估以每台機器銷售價額約為新台幣（下同）295,592元，被告製造57 台「六角金蔥製造機」所獲之利益為16,848,744 元（計算式：295,592×57＝16,848,744）。
⒉被告銷售六角金蔥之利益：
依原告於89年至93年之5年間，擁有40 台「六角金蔥製造機」所產出六角金蔥之總營業額為1,030,630,993 元，平均每年營業額為206,126,199 元，平均每台機器所產生之年營業額為5,153,155元，每月營業額則為429,430元。依此，被告計有57台「六角金蔥製造機」，自91年7月5日起至94年11月18日止《即原告提出民事準備書狀（一）》，共有3年又3個月，以每台每月平均所產生之營業額429,430元計算，估計被告所獲利益為954,622,890元（計算式：
429,430×57×39＝954,622,890）。
⒊次按侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額
以上之賠償。但不得超過損害額之三倍，專利法第85條第
3 項定有明文。被告明知系爭機器已經原告申請取得專利，卻仍故意製造，侵害原告之系爭專利權，其侵害之情節自屬重大，依前開規定，原告得請求法院酌定損害額以上之三倍賠償金即2,863,868,670元（計算式：954,622,890×3＝2,863,868,670）。
⒋精神慰撫金：
本件因被告侵害原告系爭專利權之行為，已造成其新型專利權之業務信譽受損，且該信譽已難以回復，故請求賠償慰撫金3億元。
⒌基上，總計原告至少受有3,180,717,414 元（計算式：16
,848,744＋2,863,868,670＋300,000,000＝3,180,717,41
4 ）之損害，且已重大影響原告商業上之利益，故原告爰請求被告賠償總侵害金額中之5.000萬元，應為適法。
㈣為此，爰依侵權行為法律關係，提起本件訴訟，並聲明：⒈
被告應給付原告5,000 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒉願以台灣銀行土城分行可轉讓定期存單或現金供擔保，請准為假執行之宣告。
二、被告則以：㈠系爭機器乃業界早已使用之普通生產機器，為普遍習知之舊
有技術，不僅被告早已使用，原告亦早於80幾年間即開始使用生產六角金蔥，兩造並均早已刊登廣告販售。又原告前聲請本院查封被告所有「六角金蔥製造機」前，並未有任何昭告其公司取得專利之表示，且於其廣告產品目錄亦無任何專利標示，是被告根本無從得悉原告已取得系爭專利權之情事，從而被告實無任何侵害原告專利權之故意或過失可言。
㈡按凡可供產業上利用之新型，無申請前已見於刊物或已公開
使用者，得依本法申請取得新型專利；新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利，專利法第98條第1項第1款、第2 項定有明文（專利法已於92年2月6日修正，並將該條文意旨改規定於同法第94條第1項第1款、第4 項），準此，可知欲取得新型專利者，其新型所揭露之內容必須能據以實施而可提供產業之利用，同時具有新穎性以及其進步性，否則無法取得新型專利。惟據原告提出新型專利說明書所示，該專利案係以吉普森式專利請求項進行，其前言部分係屬習知技術，因此，包括機台、吊料架、料捲、送料滾輪、平面刀以及滾刀，且該平面上排列有複數個刀齒，而該滾刀環設有複數個刀面，得藉由送料滾輪將料捲壓送至平面刀及滾刀之間以剪切成細末狀的金蔥皆係屬習知技術；而原告所認為該專利之特徵係在於該平面刀之刀齒後方具有一凹口，該滾刀之刀面係成小角度傾斜之螺旋狀，以及得剪切成六角狀之金蔥。然而，前述之平面刀之刀齒後方具有方便退料的一凹口，此凹口係一般機械加工之刀具（如車刀、銑刀等）常見之結構及用途；該滾刀之刀面係成小角度傾斜之螺旋狀，也常見於一般的機械加工之刀具中，尤其於該專利案，原告視為特徵之螺旋狀滾刀，更於原告申請專利前已完全揭露於韓國、大陸已公開之六角金蔥機專利中。因此，原告所主張之系爭機器，不但為熟習該項技術者所能輕易完成，且其結構已經揭露於先前技術中，所以不具有新穎性，也不具有進步性。況以原告所謂該專利之金蔥製造機之機械原理根本無法剪切出六角狀金蔥，而無法據以實施，換言之，亦即原告所稱之金蔥製造機雖可據以組成一機械裝置，然而所構成之機械裝置卻無法達到欲生產六角狀金蔥之目的。是則，原告所執有該專利所揭示之結構，皆為傳統技藝的運用以及組合，且不具新穎性、進步性，更無法據以實施而不具產業上利用性，核屬無效（系爭專利權業經被告申請舉發，並經經濟部智慧財產局以94年12月9日（94）智專三（一）05017字第09421128170號專利舉發審定書，予以撤銷在案；而原告在不服該撤銷處分後，已提起訴願及行政訴訟，然各經經濟部以95年5月24日經訴字第09506168670號訴願決定書駁回其訴願，及台北高等行政法院以95年度訴字第02460號判決駁回其訴）㈢退萬步而言，縱認原告系爭專利權有效，惟據前開新型專利
說明書所示其所揭露之構造係往昔所無，指稱僅該系爭專利之六角金蔥製造機可製出六角金蔥，依此反面推論，在原告於91年7月5日申請系爭專利權前，應不至有大量六角金蔥之產品販賣於市。然實際上，在此之前，被告早已從事六角金蔥之生產多年，依專利法第108條條準用同法第57條第1項第
3 款規定，系爭專利權之效力自不及於原告申請該專利前即已存在國內而為業界及被告所共知普遍使用之機器。
㈣次按發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號
數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限，專利法第79條亦定有明文。
準此，新型專利權人若未於其專利物品或其包裝上標示專利證書號數，除非他人係明知或經証明係可得而知為專利物品，否則不得請求損害賠償。查原告於93年4月8日獲核准系爭專利後，其並未在專利物品或包裝上標示專利證書號數，此經原告於臺灣板橋地方法院94年度聲字第2799號保全證據事件之94年12月23日勘驗筆錄及本院94年12月29日言詞辯論筆錄中自認屬實，依同法第108 條條準用前開規定，原告自不得向被告請求賠償。
㈤第按92年2月6日修正前專利法第100條第1項、第2項、第102
條第1項之規定，原告申請新型專利須經審定公告3個月無異議後，始核准公告，並自核准公告之日起給予新型專利權。惟據核准公告專利公報資料所示，原告系爭專利權之核准公告日為92年12月21日，是自該公告日起原告始取得新型專利權，顯然原告主張其自91年7月5日起即受有損害，顯非有理。
㈥再者，據原告主張應將「六角金蔥製造機」之製作價格列入
賠償範圍云云。惟被告並未曾將該57台六角金蔥製造機對外販售牟利，且該機器本身並未對原告造成實際損害，此項請求並非有理。又原告主張依其於89年至93年間之平均每年營業額推估計算被告自91年7月5日後生產六角金蔥之營業額云云，並不實在，此亦與專利法第108條條準用同法第85條第1項2 款前段依侵害人因侵害行為所得之利益計算損害賠償之規定不符，原告自應以被告實際產製六角金蔥所得利益為計算基準等情，資為抗辯，並聲明：⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。⒉如受不利判決，願以現金或等值之有價證券供擔保，請准宣告免為假執行。
三、本件原告起訴主張：其於93年4 月8 日，向經濟部智慧財產局取得「六角金蔥製造機」之專利權之情，有原告提出之新型第216198號專利證書為證，並為被告所不爭執，原告此部分之主張堪信為真實。
四、本件首需審究為系爭專利是否不具產業利用性？按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之改良。」為系爭專利核准時專利法第97條所明定。又「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利．．．」亦為同法第98條第1項前段所明定。是知，新型如不具「可供產業上利用」者，仍不得依法申請取得新型專利。又所謂「可供產業上利用」者，則係指該新型創作在產業上能被製造或據以實施使用者而言。本件被告抗辯系爭專利不具有實用性，而與核准時專利法第98條所揭示之專利要件不符，其專利核屬無效之情，然為原告所否認。經查：被告以系爭專利有違其核准時專利法第98條第1 項及第2 項之規定，對之提起舉發，案經經濟部智慧財產局於94年12月9 日以（94）智專三（一）05017 字第09421128170 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，提起訴願，經濟部於95年5 月24日以經訴字第09506168 670號訴願決定書「訴願駁回」，原告不服提起行政訴訟，經台北高等行政法院於96年5 月17日以95年度訴字第2460號駁回原告之訴，有前揭舉發審定書、訴願決定書、台北高等行政法院判決在卷可稽。觀諸上揭行政法院判決理由以：
⒈本件原告主張其94年9 月21日所提系爭專利更正本與系爭
專利原專利說明書及申請專利範圍之內容完全相同，該修正前後內容並未變更實質，其更正本僅就原申請專利範圍內容作一些先前技術之補充說明與圖式之修正而已，並無違當時專利法第105 條準用第67條之規定等語。惟查，原告於94年9 月21日所提更正本，經對照前後兩版本之圖示（見原處分卷第190 、192 及第59、61頁），其更正後專利圖式第2 圖之「刀齒形狀」已變更成半個六角形狀，其第4 圖「平面刀之構造」亦與原案專利圖式有別，顯已變更原圖之造形；另系爭專利更正後之說明書第7 頁（第8行至第15行）復增列：「．．．滾刀的每一刀面上的齒與平刀之刀齒形狀相對應．．．，恰可使料捲前緣切成與平刀的刀齒形狀重疊相同的鋸齒狀（突出部為六角金蔥的一半），其次再持續使料捲斜向推進一進刀量讓下一葉的面刀切到時，該葉的面刀恰可切下六角金蔥的形狀．．．」等文字，而該等文字內容並未記載於原系爭專利說明書之中，足知該更正本已變更系爭專利之實質內容，參照專利法第108 條準用第64條第2項 之規定：「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」原告上開更正本自已違專利法許可更正之規定而不准更正，原處分遂依系爭專利原核准公告之申請專利範圍審查，於法自屬有據，原告自稱並無實質變更系爭專利原申請專利範圍等云，自難憑採。
⒉據上，自應依系爭專利公告之申請專利範圍審究本件。而
本件參加人主要係以附件10（即參加人自繪之系爭專利進行作動示意圖）主張系爭專利說明書所載內容不會形成六角狀金蔥，無法剪切出六角狀金蔥而無法據以實施等語。
原告則主張參加人附件10所揭技術與系爭專利並不相同，系爭專利為一實際可實施之機械等語。
⒊查系爭新型案專利，係於一機台上裝設有一吊料架，於該
吊料架上裝置有一料捲，並於機台上裝設有至少兩送料滾輪，而在送料滾輪後方裝設有一固定不動的平面刀及一得以轉動的滾刀，該平面刀上排列有複數個刀齒，而該滾刀環設有複數個刀面，得藉由送料滾輪將料捲壓送至平面刀及滾刀之間以剪切成細末狀的金蔥者，其特徵乃在於：該滾刀之刀面係成小角度傾斜之螺旋狀，俾得有較佳的剪切力，且得剪切成六角狀之金蔥者。有系爭專利說明書第8頁「申請專利範圍」之記載足考（見原處分卷第63頁）。
⒋惟就系爭專利原專利說明書及其圖示以觀，其說明書中第
5 頁僅述及可藉由「平面刀及滾刀」，「滾切」成六角狀的細段，即可成為細末狀的金蔥等文字，然對照其所附圖式並未揭示任何可形成六角狀金蔥的構造；亦即，系爭專利之滾刀，無論在專利說明書或圖式，均未具形成六角金蔥粉之「刀齒形狀」，且其專利說明書亦未揭示可實施之具體內容，確實缺乏可剪切出六角狀金蔥之刀齒等具體構造，顯然無法滾切出六角狀之金蔥，可見系爭專利之機械裝置實無法達成所欲生產六角狀金蔥之物品，自不具產業利用性。原告雖因之提出系爭專利更正本，然因其更正已變更系爭專利實質內容，而有違上述專利法許可更正之規定，不准更正。就此，亦另見原告亦同認為系爭專利之申請專利範圍需要修正。
⒌原告固以附件5 ，由國立台灣科技大學所製作之專利鑑定
報告之鑑定結論，認系爭專利與實物照片附件兩者完全相同，證明依實物照片顯示於機械組件實際動作時可將料捲切割成六角狀金蔥，進而主張系爭專利具有產業利用性及請求進行現場實物勘查等情。惟查，該鑑定報告所顯示實物照片之平面刀構造（見訴願卷第29頁）與系爭專利圖式第2 圖所示之平面刀構造（見原處分卷第61頁）並不相同，既與系爭專利標的及所欲審查之基礎事實不同，自無法執為本件系爭專利具備產業利用性之有利證明。又原告請求現場實物勘驗部分，因事證已明，且所欲勘驗之機器目下仍為上開鑑定所用之機器，因其平面刀構造與系爭專利所載之圖示有別，有如前述，並無實施實物勘驗之必要，附此敘明。
⒍綜上，原告所訴均委無足採，而系爭專利就所欲達成製造
六角狀金蔥之技術手段，並未在其說明書或圖式載明，致使其實施為不可能，而無法達成其所欲創作之目的，顯然不具產業利用性，被告因之以系爭專利有違首揭專利法第98條第1項 前段之規定，而以系爭處分為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。
本院斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，認行政法院「撤銷系爭專利權」之前揭理由為可採。
五、綜上所述，原告之系爭新型專利權並不存在，從而原告本於侵害專利權損害賠償法律關係，請求判決被告應給付原告5,
000 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，為無理由，應予駁回。原告既受敗訴之判決，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及其他未經援用之證據，經斟酌尚無礙於本院前述之認定，無一一論究之必要。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，應依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 12 月 31 日
民事第一庭 法 官 吳爭奇以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 98 年 1 月 5 日
書記官 梁麗雲