臺灣桃園地方法院民事判決 95年度訴字第107號原???告?萬銓企業股份有限公司?法定代理人?甲○○??????????送達代收人?盧國勳律師被 ?告 乙○○訴訟代理人 徐原本律師上列當事人間塗銷商標權移轉登記事件，本院於95年5月3日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告應將智慧財產局註冊聯合商標申請第000000000 號、第000000000 號名稱均為「理想」商標申請權移轉登記，均予塗銷。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由於告負擔二分之一，餘由原告負擔。
??事實及理由
壹、原告起訴主張：
(一)原告於民國79年間就排油煙機以及瓦斯爐、熱水器等商品類別，以「玉里想」名稱申請商標並經核准註冊公告，其中排油煙機獲准註冊490005號，並於86年以「理想」提出聯合商標申請號為00000000；而熱水器、瓦斯爐商品類別則於79年間以「玉里想」申請獲准註冊號數為481264號，於86年8 月間以「理想」為聯合商標申請，其號數為00000000號。上開
2 聯合商標於94年4 月間獲准註冊公告。嗣於原告法定代理人欲繳費領取證書時，智慧財產局承辦人員稱上開2 聯合商標及正商標業已移轉予被告，公告係作業錯誤，已重新公告，公告內容商標權人為被告。經向智慧財產局申請閱卷始知本件「玉里想」及「理想」聯合商標於88年10月6 日有辦理商標權讓與被告之申請登記。本件系爭註冊490005號「玉里想」商標，指定商品類別為非油煙機，其商標專用權自79年
7 月1 日起算，而指定商品類別為自瓦斯爐、熱水器註冊481264號之「玉里想」，其商標專用權則自民國79年4 月1 日起算。雖依商標法第27條第1 項規定商標專用權期間為10年，同條第2 項亦規定，商標權得申請延展，而本件系爭商標於原專用期間內，於88年10月6 日即被移轉至被告名下，自無從以原告名義申請延展，惟系爭商標專用權仍存在之客觀事實，徵諸被告所提出之商標註冊證，實已至為灼然。
(二)原告公司從事排油煙機、熱水器、瓦斯爐等商品，自79年起以自創「玉里想」等品牌行銷多年，已形成公司重要之無體財產權，系爭商為原告公司營業之主要部分，然商標係表彰企業之營業，商標權係公司重大營業資產，依82年修法前商標法第28條第1 項及公司法第185 條第1 項第2 款應經股東會決議。而原告公司於88年10月間前後亦均無就「玉里想」正商標專用權以及「理想」聯合商標申請權之轉讓，有召開股東會經特別決議之情形。故被告所為上揭「玉里想」正商標專用權移轉登記，以及「理想」聯合商標申請權讓與登記，違反上揭公司法強制規定而屬公司法第191 條規定之無效，被告依無效法律行為所為商標移轉登記，自應塗銷而回復原狀。且縱本件商標權之轉讓非屬公司讓與主要部分之營業財產，然系爭同意書讓與人代表人並非原告法定代理人之筆跡，原告法定代理人甲○○亦否認同意系爭商標權之移轉，系爭同意書所示商標權非由原告公司法定代理人所為之法律行為，對原告公司亦不生效力。再者，系爭商標權縱非屬原告公司主要部分財產，其讓與無庸依同法第185 條第1 項第
2 款規定經股東會特別決議，然亦應依公司法第202 條規定，經董事會決定行之。然本件被告無法證明系爭商標移轉已經原告公司董事會決議之事實，自不生移轉之效力。
(三)至被告抗辯原告因欠被告公司巨款無法償還，以移轉系爭商標抵債，亦經原告公司法定代理人同意云云。惟被告就原告欠債、以商標權抵債以及原告公司法定代理人已經同意等事實，均未見其舉證證明。況若有欠債，究為借款或貸款？數額多少？均應有單據憑證；而如何抵債？有無找補？找抵債數額若干？亦應有協議資料，然均未見被告提出，自不足採信。綜上所陳，本件系爭移轉違反公司法第185 條、第191條規定而無效，縱令非屬公司主要財產之移轉，相關移轉證書簽署之法律行為均非被告法代所為，亦未經原告公司董事會之決議，亦屬無效等語。並聲明：（一）被告應將智慧財產局註冊正商標號數49005 號名稱為「玉里想」商標權移轉登記，以及聯合商標申請號000000000 名稱為「理想」商標申請權移轉登記，均應予塗銷。（二）被告應將智慧財產局註冊正商標號數481264號名稱為「玉里想」商標權移轉登記，以及聯合商標申請號000000000 名稱為「理想」商標申請權移轉登記，均應予以塗銷。
貳、被告則以:
(一)原告積欠被告鉅額款項無力償還，而於88年10月6 日由訴外人劍橋國際專利商標事務負責人蔡同賽辦理，將系爭商標專用權均讓與被告，用以抵償借款。簽訂系爭商標專用權讓與契約時，原告法定代理人甲○○之妻，即原告執行董事長許碧玉經曾以電話與甲○○聯絡，經其同意後始簽訂有關讓與之書類，故本件相關移轉書面上之原告法定代理人之簽名，雖非原告董事長甲○○所為，惟因其長期在大陸經商未回，致原告在台灣業務之執行及代表均委由陳碧玉代理及身兼實際執行董事長，故依公司法第208 條第3 項規定，陳碧玉代表原告及代理甲○○與被告為本件之移轉行為，自屬關於原告營業上一切事物有辦理之權，應對公司發生效力。又甲○○於89年至94年間，經常出入於被告經營之「淨群器具股份有限公司」，甚且當場指導數件商標商品之製作，從而原告稱其法定代理人在94年4 月間欲領取繳費證書時，始知系爭商標業已移轉被告，並非事實。被告於79年間取得「玉里想」商標註冊證，其商標註冊號碼分別為00 00 0000號及00000000號；另於94年4 月間，取得「理想」商標註冊證，其商標註冊號碼分別為：00000000及00000000號。
(二)原告自認於79年間即以「玉里想」申請商標並經核准註冊公告，惟系爭商標權已合法轉讓給被告，而未依前開規定申請延展商標專用期間，依92年修正前商標法第34條第1 款之規定，其商標專用權當然消滅。被告於89年間既以自己名義提出延展申請並取得該商標專用權，則原告原享有該商標專用權自該重新延展日起，由被告正式合法取得，並於同年3 月23日登報公告在案，是原告之權利主張確已因被告獨立之延展申請而中斷，故原告就本件系爭商標專用權並不存在。況本件系爭商標專用權之移轉縱原告認有爭議，惟在上開商標專用權之移轉期間內（79年7 月1 日至89年7 月1 日）原告本有機會依法異議，然原告不依商標法規定提出異議，竟容由被告申請延展，取得暨享有該商標專用權迄今是本件應由雙方合意受讓之日起，原告之權利自該日起即喪失。
(三)對於原告主張82年修正前之商標法第28條第1 項規定：「商標專用權之移轉應與其營業一併為之。」但修正後之商標法已刪除此規定。且商標專用權移轉契約書內雖有記載「與其營業一併移轉與受讓人」惟查原告於88年10月間，讓與系爭商標權與被告時，已擁有約20種商標權，且當時主打之商標品牌為「山田牌」，可見「玉里想」及「理想」之商標權並非原告主要部分之財產，故本件移轉縱未經正式召開股東會決議之，然本件移轉標的之性質，非屬公司主要部分財產之讓與，故其讓與不必經過股東會之特別決議。且若本件移轉事宜屬董事會決議之事項，縱未經原告董事會形成決議，並不因此即認定本件移轉行為屬自始當然確定無效，蓋公司法並無此明文規定，依公司法第208 條準用同法第57條、58條之規定，公司董事長關於公司營業上一切事物有辦理之權，從而亦有代表公司之權，公司章程對董事長代表權所加之限制不得對抗善意第3 人，為保護交易安全，應認對公司發生效力，而本件系爭商標權之讓與係經原告公司董事長甲○○之同意，縱令甲○○之行為未經董事會之決議仍應對公司發生效力。至於原告辯稱本件系爭商標於原專用期間內，即於
88 年10 月6 日即被移轉至被告名下，自無從以原告名義申請延展云云; 惟原告於起訴狀陳稱：其法定代理人在94年4月間欲繳費領取證書時，始知商標權業已移轉被告等語。是系爭商標專用權在即將屆滿10年之89年間，若當時原告仍不知該商標專用權已移轉被告，何以原告當時未辦理延展？並聲明：原告之訴駁回。
四、兩造不爭執之事項：
(一)原告於79年間取得「玉理想」商標註冊證，商標註冊號碼分別為490005、481264號；另於86年8 月間，取得「理想」商標註冊證，其商標註冊證號碼分別為00000000、00000000號。且原告迄今未就「玉理想」之商標專用權申請延展。
(二)原告與被告於88年10月6 日向經濟部智慧財產局申請為系爭商標專用權之移轉登記。
(三)系爭商標權之讓與，並未經原告公司股東會決議及董事會決議。
(四)原告公司提起本件訴訟迄今，於主管機關登記之代表人均為「甲○○」。
五、原告主張：系爭商標專用權，均屬原告公司主要部分之營業，被告所稱之系爭商標專用權移轉契約乃未依公司法第185條規定經股東會特別決議，亦未依公司法第202 條規定經董事會同意，應屬無權處分行為，而無效，被告應負塗銷之責等情。被告抗辯：系爭商標專用權非為原告公司主要部分之財產，其讓售自不受公司法第185 條限制，且本件商標權之移轉乃係原告董事長之妻代表原告及代理甲○○而為，屬關於原告營業上之一切事務，自有辦理之權而屬有效成立之移轉；況商標專用權期間為10年，依法得申請延展，然原告既自承於79年7 月間即以「玉里想」申請商標並經核准註冊公告，且迄89年7 月間，原告均未依法申請延展，原告就「玉理想」之商標專用權當已消滅等語，是本件乃應審究原告就「玉理想」之商標專用權是否存在？轉讓「理想」之商標權未依公司法第185 條規定以股東會特別決議方式為之，抑未依公司法第202 條經董事會之決議方式為之是否有效？
(一)按「商標專用期間為十年，自註冊之日起算。聯合商標及防護商標之專用期間，以其正商標為準。前項專用期間，依本法之規定，申請延展，每次延展以十年為限。」「申請商標專用期間延展註冊者，應於期滿前、後六個月內申請。」「有左列情形之一者，商標專用權當然消滅：一、未依第二十五條規定延展註冊者。二、商標專用權人死亡而無繼承人者。」92年修正前商標法第24條、第25條、第34條分別定有明文。」又按「依本法第34條之規定，商標權當然消滅者，其消滅日如下：一、未依本法第25條規定申請延展者，商標權期間屆滿之次日。二、商標權人死亡而無人繼承者，其死亡時。」91年修正前商標法施行細則第26條亦定有明文。原告於79年7 月間即以「玉里想」申請商標並經核准註冊公告，且其今未依商標法第28條之規定就該商標申請延展一節，已如前述，按諸前揭法條明文，原告就「玉里想」之商標專用權自已消滅，是其請求被告應將智慧財產局註冊正商標號數49005 號及481264號名稱均為「玉里想」商標權移轉登記，均予以塗銷，自屬無由，應予駁回。
(二)按公司法第185 條第1 項第2 款所謂「讓與主要部分之營業或財產」須經股東會之特別決議者，係指該部分營業或財產之轉讓，足以影響公司原訂所營事業之不能成就為準，此項規定乃為保障股東投資意願而設，故股東表示異議時得請求公司收買股份，是所謂「主要部分」界限，應視各該公司之營業或經營性質而有不同。查原告主張原告公司主要業務係排油煙機、瓦斯爐、熱水器之產銷，系爭商標復冠於原告公司主要產品上，是前開商標權之讓售屬公司主要部分財產之處分等情，雖未舉證以實其說，被告且辯以移轉系爭商標專用權予被告時，原告已擁有約20餘種之商標權，且其當時主銷者為「山田牌」，系爭商標專用權非屬原告公司之主要財產等語。
(三)惟按公司法第202 條規定，公司業務之執行，由董事會決定之，除本法或章程規定，應由股東會決議之事項外，均得由董事會決議行之。從而系爭商標縱非屬原告公司主要部分財產，其讓與無庸依同法第185 條第1 項第2 款規定經股東會同意，然亦應依上述規定，經董事會決定行之。又股份有限公司董事長對外固代表公司，然於執行業務時，應以董事會決議行之，此項決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之，其設常務董事者，於董事會休會而以集會方式經常執行董事會職權時，亦同，此觀公司法第208 條第3 項、第4 項、第202 條、第206條第1項等規定即明，足見公司董事長之執行業務，非其獨自
1 人所得全權決定。是有關被告所提出之於88年10月6 日所簽立之第0000000 、0000000 號「理想」聯合商標專用權讓與合意，縱經董事長甲○○蓋章同意，惟原告始終否認原告公司董事會曾就此討論及決議通過，並抗辯對公司不生效力等語，而被告就此利己之事實，亦未舉證以實其說，則該合意所載，對原告公司之效力如何，公司法雖無明文，惟參酌民法第170 條第1 項所定：無代理權人以代理人之名義所為之法律行為，非經本人承認，對於本人，不生效力（同法第
118 條並參照），應認董事長代表公司所締結之上開契約，非經公司董事會甚至股東會之特別決議，對於公司，不生效力（最高法院64年度臺上字第2727號及第69年度臺上字第3362號兩判決參照）（司法院 (79) 廳民一字第914 號參照）。
(四)按無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返其利益，民法第179 條第1 項前段定有明文。查系爭讓與契約關係（含準物權契約關係）依前述對原告既不生效力，原告自仍係如附表所示商標權之所有人。又被告既無法律上之原因（契約不生效力），而受有登記之利益，致使原告所有商標權受有損害。從而，原告本於民法第179 條規定，請求被告將聯合商標申請號000000000 、000000000 號名稱為「理想」商標申請權移轉登記，均予塗銷，為有理由，應予准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦，於判決之結果不生影響，爰不一一論述，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條但書，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 5 月 17 日
民事第一庭 法 官 陳婉玉以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 95 年 5 月 17 日
書記官 劉雅玲